文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李春暉

　　摘要：

　　最新司法解釋法釋〔2016〕1號第8條對功能性特征提出了定義和不同于傳統(tǒng)等同原則的等同標(biāo)準(zhǔn)。這種對功能性特征和普通技術(shù)特征的區(qū)分在技術(shù)層面是困難的，在權(quán)利層面會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍因技術(shù)特征會(huì)否被認(rèn)定為功能性特征而產(chǎn)生極大不同，從而推動(dòng)產(chǎn)生一些不必要的爭議，影響權(quán)利人行使權(quán)利。事實(shí)上，美國司法實(shí)踐以及功能性特征與普通技術(shù)特征在權(quán)利要求中的目的、在語言學(xué)上的關(guān)聯(lián)、在司法實(shí)踐中的解釋方式、等同原則與功能性特征的根源與目的等，均表明功能性特征應(yīng)與普通技術(shù)特征一樣適用傳統(tǒng)的等同原則。即，對功能性特征等同侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)為“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果”。

　　關(guān)鍵詞：

　　功能性特征 等同原則 反向等同原則 權(quán)利要求的解釋

　　一、問題的提出：功能性特征不再適用等同原則？

　　在我國專利實(shí)踐中，《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（下稱《規(guī)定》）第17條正式引入了等同原則，確立了等同原則的基本標(biāo)準(zhǔn)，即手段、功能、效果的基本相同。

　　審查指南提及了“功能或者效果特征”及“功能性限定的技術(shù)特征”，但未直接定義?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下稱《解釋》）第4條涉及“以功能或者效果表述的技術(shù)特征”，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號，下稱《解釋二》）則直接定義了功能性特征。三者所指為同一對象。

　　在侵權(quán)救濟(jì)程序中，《解釋》第4條規(guī)定，“對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容?！比舯豢禺a(chǎn)品與說明書及附圖（以下僅稱“說明書”）記載的具體實(shí)施方式不相同也不等同，即使其落入功能性特征1的語義范圍也不侵權(quán)。

　　該第4條涉及了“等同”。從其措辭來看，這里的“等同”非指傳統(tǒng)的等同原則，而是功能性特征的解釋所使用的一種手段。它與等同原則的標(biāo)準(zhǔn)有何異同？在這一點(diǎn)上存在分歧。分歧主要在于對功能和效果這兩個(gè)要素，是“相同”還是“基本相同”。若考慮到該第4條的目的是“確定技術(shù)特征的內(nèi)容”，亦即解釋權(quán)利要求的技術(shù)特征，而非進(jìn)行侵權(quán)判定，認(rèn)為該“等同”的標(biāo)準(zhǔn)是“基本相同的手段、相同的功能和效果”是有道理的，畢竟功能性特征就是用功能或效果來限定該技術(shù)特征本身2。相對于傳統(tǒng)的由三個(gè)“基本相同”構(gòu)成的“標(biāo)配”等同原則而言，我們不妨將只有一個(gè)“基本相同”的“等同”稱為“低配等同”。

　　基于前述可自然推知，對于經(jīng)說明書和附圖解釋的功能性特征仍可適用等同原則。即，經(jīng)過《解釋》第4條的解釋，功能性特征的內(nèi)容包括與說明書中的具體實(shí)施方式以相同或基本相同的手段實(shí)現(xiàn)相同的功能和效果的實(shí)施方式。這是判定字面侵權(quán)（相同侵權(quán)）的基礎(chǔ)。進(jìn)一步，在等同原則之下，與該功能性特征相比，以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能和效果的技術(shù)特征，為等同技術(shù)特征，構(gòu)成等同侵權(quán)的基礎(chǔ)。

　　然而，最新頒布的《解釋二》第8條規(guī)定：“與說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征3相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且……4在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，……與功能性特征相同或者等同?！逼渲校芭c功能性特征相同或者等同”這樣的措辭使得該第8條的邏輯比較凌亂。如果說第8條的目的在于直接規(guī)定如何判定功能性特征的相同或等同的標(biāo)準(zhǔn)的話，則相當(dāng)于廢除了《解釋》第4條。而如果說《解釋二》第8條的目的在于進(jìn)一步細(xì)化《解釋》第4條的話，則“與功能性特征相同或者等同”這樣的措辭又與該第4條確定功能性特征的內(nèi)容的目的不符。

　　事實(shí)上，按權(quán)威解釋，《解釋二》第8條即功能性特征的最終保護(hù)范圍，不應(yīng)再對功能或效果進(jìn)行“二次等同”5，這就是為什么使用了“與功能性特征相同或者等同”這樣的措辭。即，雖然最高人民法院聲稱《解釋二》不與《規(guī)定》和《解釋》相抵觸，不存在取代它們的問題6，事實(shí)上《解釋二》第8條有兩個(gè)功能：一是對依據(jù)《解釋》第4條對功能性特征進(jìn)行解釋的方式進(jìn)行進(jìn)一步明確，二是對功能性特征的等同原則進(jìn)行特殊規(guī)定。

　　進(jìn)一步，從《解釋二》第8條的措辭“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果”對應(yīng)于“與功能性特征相同或者等同”兩種情況來看，唯一合理的理解為：“與功能性特征相同” 對應(yīng)于手段、功能、效果均相同的情況，是對技術(shù)特征內(nèi)容的確定，對應(yīng)于《解釋》第4條，但相當(dāng)于取消了其中的“等同”；“與功能性特征等同”則不屬于《解釋》第4條中所確定的“技術(shù)特征的內(nèi)容”，而是對《規(guī)定》中等同原則的修正，即舍“標(biāo)配”等同原則而采“低配等同”標(biāo)準(zhǔn)7。

　　如此，則兩個(gè)方面均存在疑問：《解釋》第4條所確立的對功能性特征內(nèi)容的確定方式真的不再包含任何“等同”手段了嗎？對功能性特征本身的等同標(biāo)準(zhǔn)有必要不同于普通技術(shù)特征嗎？即使假設(shè)《解釋二》第8條中的“等同”肩挑雙重角色，既作為確定功能性特征的內(nèi)容的手段的一部分（以免出現(xiàn)與《解釋》第4條的矛盾），又作為對功能性特征本身的等同原則的新規(guī)定，則前述第二個(gè)問題仍然存在。甚或假設(shè)《解釋二》第8條不是對等同原則的修改而是對功能性特征斷絕了適用傳統(tǒng)等同原則的可能性，問題則是：功能性特征不再適用等同原則嗎？

　　筆者認(rèn)為：對功能性特征本身，應(yīng)與普通技術(shù)特征一樣適用傳統(tǒng)的等同原則。

　　二、等同原則與功能性特征的美國實(shí)踐

　　等同原則源于美國專利實(shí)踐，同樣采用通行的“三個(gè)基本相同”的等同標(biāo)準(zhǔn)。

　　我國《解釋》第4條類似于美國專利法第112條f款：“組合方案權(quán)利要求中的特征可以被表達(dá)為執(zhí)行指定功能的手段或步驟，而不記載支持該功能的結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作。這樣的權(quán)利要求應(yīng)被解釋為覆蓋說明書中所描述的相應(yīng)結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作，以及其等同方案”。該條款是發(fā)源于Westing-House v. Boyden Power Brake, Co.案8的衡平法原則“反向等同原則”針對功能性特征的具體化9。該原則的含義是即使被控方案在權(quán)利要求字面含義范圍內(nèi)，但與體現(xiàn)于具體實(shí)施例的真正發(fā)明相比是以實(shí)質(zhì)上不同的方式實(shí)現(xiàn)相同或相似的作用，則不構(gòu)成侵權(quán)10?？梢姡督忉尅返?條和美國專利法系從正面陳述如何解釋功能性特征，而作為侵權(quán)抗辯原則的反向等同原則系從反面涉及何種技術(shù)方案不構(gòu)成侵權(quán)。為論述方便，本文將兩方面均稱為“反向等同原則”，并在提及該原則時(shí)僅指代上述解釋方式，并不意味著相關(guān)機(jī)構(gòu)或文獻(xiàn)明確提出了“反向等同原則”這個(gè)概念。

　　關(guān)于等同原則與112條的“等同”之間的關(guān)系問題，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Pennwalt Co. v. Durand-Wayland, Inc.案（1987年）11中，認(rèn)為112條中的“等同”涉及的是相同侵權(quán)的判斷，而非等同侵權(quán)的判斷。 1997年，美國最高法院在Warner-Jenkinson案12中進(jìn)一步確認(rèn)，1952年美國專利法第112條并未取消等同原則。

　　這樣，在經(jīng)反向等同原則“解釋”（法律問題）之后的權(quán)利要求基礎(chǔ)上可再施加作為侵權(quán)判定原則的等同原則（事實(shí)問題），即“三個(gè)基本相同”的標(biāo)準(zhǔn)13。

　　三、功能性特征仍應(yīng)適用等同原則

　　可見，關(guān)于等同原則和功能性特征，我國很大程度上借鑒了美國的專利實(shí)踐。然而《解釋二》第8條對美國實(shí)踐進(jìn)行了一些修改，筆者認(rèn)為理由并不充分。

　　1．功能性特征與普通技術(shù)特征沒有實(shí)質(zhì)性區(qū)別

　　首先，它們在權(quán)利要求中具有相同的目的，即概括說明書中的具體實(shí)施方式。即使對于所謂非概括性的技術(shù)特征，可以認(rèn)為其在說明書中的具體實(shí)施方式就是其自身。

　　其次，二者在語言學(xué)上是相關(guān)聯(lián)的，沒有不可逾越的界限：功能性特征的使用多因技術(shù)發(fā)展和語言局限導(dǎo)致找不到恰當(dāng)?shù)囊延行g(shù)語。很多普通術(shù)語的淵源正是對其指稱的事物所完成的功能或任務(wù)的表述。《解釋二》第8條將“……僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定其實(shí)現(xiàn)……功能或者效果的具體實(shí)施方式的”限定功能或效果的技術(shù)特征（例如“變壓器”、“放大器”）排除在功能性特征之外14，部分目的即在于區(qū)分功能性特征與成熟普通術(shù)語所構(gòu)成的普通技術(shù)特征15，這正是基于對上述淵源的正確認(rèn)知。

　　與美國實(shí)踐相似，上述對適用反向等同原則的排除是因?yàn)檎J(rèn)為已經(jīng)普通術(shù)語化的功能性語言的內(nèi)涵、外延是清楚明確的。但這種清楚明確至多是語言學(xué)意義上的，而非專利法意義上的。因?yàn)槭褂萌魏涡g(shù)語進(jìn)行的概括，都應(yīng)在專利文件上下文中獲得其含義（見下節(jié)）。因此，即便被排除的術(shù)語不明確適用反向等同原則，其仍然難逃依據(jù)說明書和附圖來解釋的命運(yùn)。

　　2．對功能性特征和普通技術(shù)特征的解釋沒有實(shí)質(zhì)性區(qū)別

　　基于前節(jié)，對功能性特征和普通技術(shù)特征的解釋也不應(yīng)有任何實(shí)質(zhì)性區(qū)別，而事實(shí)正是如此。

　　中外專利法都認(rèn)同申請文件可對術(shù)語另有定義。對說明書有明確定義的情況當(dāng)然沒有任何爭議16。但在說明書中沒有明確定義時(shí)何種情況可視為“另有定義”，有多種不同理解。一種認(rèn)為若從說明書來看所用術(shù)語明顯不是其常規(guī)字面含義，則應(yīng)按說明書限定其含義。另一種認(rèn)為所用術(shù)語基本上都要基于說明書進(jìn)行解釋，因?yàn)槠浜x必在申請文件之上下文中形成。我國司法實(shí)踐采后一理解。據(jù)《解釋》第2條、第3條，法院依據(jù)內(nèi)部證據(jù)對權(quán)利要求的理解和解釋無任何前提條件，且內(nèi)部證據(jù)優(yōu)先于外部證據(jù)。這意味著法院認(rèn)為權(quán)利要求的術(shù)語含義總是依據(jù)內(nèi)部證據(jù)確定的，所謂的字面含義其實(shí)決定于外部證據(jù)，只有在沒有內(nèi)部定義時(shí)才出場。確實(shí)，該《解釋》第2、3、4條均為對折中解釋原則17的細(xì)化，且為層層遞進(jìn)的關(guān)系，第4條（反向等同原則）只是在第2、3條的規(guī)則下，針對功能性特征這種特殊情況作出的具體規(guī)定，并不意味著功能性特征之外的技術(shù)特征的解釋就與功能性特征相反。

　　換言之，針對功能性特征的反向等同原則是語言的特點(diǎn)、權(quán)利要求技術(shù)方案的概括的性質(zhì)和方法以及利益平衡原則所導(dǎo)致的利用說明書和附圖解釋權(quán)利要求的一種自然的方式，并非對解釋方式的實(shí)質(zhì)性改變，仍然與對權(quán)利要求的折中解釋原則是一致的。

　　從另一角度來看，對普通技術(shù)特征基于說明書和附圖進(jìn)行的解釋也就是基于說明書所記載的具體實(shí)施方式的解釋，與侵權(quán)判定階段的等同原則相結(jié)合，則基本覆蓋了反向等同原則的效果（除了本文要討論的“等同”標(biāo)準(zhǔn)是否一致之外），或者說相當(dāng)于反向等同原則（其中的“等同”為“低配等同”）加上等同原則（“標(biāo)配等同”）的效果。例如，在東莞富增泡棉塑膠訴福建富增鞋材案18中，根據(jù)說明書具體實(shí)施方式將甲苯二異氰酸脂（TB1）解釋為TDI-90。TDI-90的性能優(yōu)于被告使用的TDI-80，也就是功能、效果不同也不基本相同，因此被告使用的TDI-80不構(gòu)成等同替換，不侵權(quán)。19可以看出在上述案件中，對非功能性特征的普通技術(shù)特征的解釋和侵權(quán)判定方式與《解釋》第4條的解釋方式加上等同原則是類似的。

　　3． 功能性特征對等同原則有同樣的需求

　　功能性特征與普通技術(shù)特征對等同原則也存在同樣的需求。對功能性特征完全可能存在功能和/或效果基本相同的等同侵權(quán)。

　　首先，適用等同原則的根本原因在于語言無法精確。功能性特征本身產(chǎn)生的根源也在于語言無法精確：尚無可用的普通術(shù)語可用。但功能性特征的“不得不用”并不意味著功能性特征“更”精確從而更不需要等同原則。相反，功能性特征本身從語言上看仍然是由普通術(shù)語（元概念）組成的描述語言構(gòu)成的，這些描述中的任何詞語，包括所使用的功能/效果用語，應(yīng)與普通技術(shù)特征處于同樣的地位。

　　適用等同原則的另一原因在于申請人無法預(yù)見到侵權(quán)者有可能采用的所有侵權(quán)方式20。按三-1節(jié)，功能性特征未必比普通技術(shù)特征更為寬泛21，因此沒有理由認(rèn)為功能性特征比普通技術(shù)特征更能預(yù)見和覆蓋住可能的侵權(quán)方式。況且，無論是功能性特征還是普通技術(shù)特征，是否過于寬泛要與說明書所公開的內(nèi)容相比較，而非僅僅取決于該功能性特征或普通技術(shù)特征的用語自身。若權(quán)利要求中的功能性特征對功能/效果的概括事實(shí)上小于說明書中具體實(shí)施方式所能支持的范圍，功能、效果或操作層面的等同完全是有可能和有必要的。

　　固然，審查指南對功能性特征是一種不提倡的態(tài)度。但是，不提倡某類技術(shù)特征僅僅是專利審查標(biāo)準(zhǔn)，并不意味著要在確定保護(hù)范圍時(shí)適用不同的解釋標(biāo)準(zhǔn)。如前所述，《解釋》第4條的反向等同原則其實(shí)只是折中解釋原則的具體體現(xiàn)，與對普通技術(shù)特征的解釋沒有實(shí)質(zhì)性區(qū)別；而《解釋二》第8條對功能性特征設(shè)定不同的等同標(biāo)準(zhǔn)（或取消傳統(tǒng)等同原則），則沒有合理的理由。即使假設(shè)使用功能性特征的申請人懷有不當(dāng)擴(kuò)大保護(hù)范圍的“不良”意圖的話，嚴(yán)格的專利審查，以及反向等同原則的適用，也已經(jīng)縮小了范圍，讓功能性特征重新回到了與普通技術(shù)特征相同的起跑線上，更何況普通技術(shù)特征的范圍未必就不寬泛。

　　當(dāng)然，在適用等同原則時(shí)，對于不同的技術(shù)特征，例如必要技術(shù)特征、非必要技術(shù)特征、構(gòu)成功能性特征的各種術(shù)語（元概念）、構(gòu)成功能性特征在說明書中的具體實(shí)施方式的必要和非必要技術(shù)特征，以及說明書中對具體實(shí)施方式的描述所使用的各種術(shù)語（元概念）， 何謂“基本相同”會(huì)有不同的彈性。然而決定這種彈性的是該特征（術(shù)語）與技術(shù)方案的發(fā)明點(diǎn)的關(guān)聯(lián)度，而與功能性特征與普通技術(shù)特征的二元?jiǎng)澐譄o關(guān)。這種彈性也沒有理由導(dǎo)致對某類特征（例如功能性特征）完全取消“基本相同”的標(biāo)準(zhǔn)而要求嚴(yán)格相同。

　　對大量未經(jīng)實(shí)質(zhì)審查的實(shí)用新型的考量也是《解釋二》第8條對功能性特征采用不同的等同標(biāo)準(zhǔn)（或取消傳統(tǒng)等同原則）的因素之一22，但是該理由并不成立。首先，實(shí)用新型制度的缺陷與功能性特征完全是兩個(gè)方向的問題，不存在任何內(nèi)在的關(guān)聯(lián)性；其次，實(shí)用新型中未經(jīng)審查的不僅包括功能性特征，也包括起概括作用、可能同樣范圍寬泛的普通技術(shù)特征，沒有必要區(qū)別對待；最后，對實(shí)用新型的明顯缺陷的審查會(huì)排除部分功能性特征23，而且涉及實(shí)用新型的侵權(quán)訴訟毫無疑問會(huì)有無效程序介入以完成所缺失的“實(shí)質(zhì)審查”。

　　功能性特征甚至對等同原則有更多的需要。如前所述，功能性特征的使用往往是因?yàn)榧夹g(shù)的發(fā)展碰到了語言的局限。申請人不得不使用功能性特征這一事實(shí)（當(dāng)然，是否確實(shí)“不得不”要經(jīng)過審查）就意味著相關(guān)技術(shù)方案具有一定的開拓性。業(yè)內(nèi)已公認(rèn)創(chuàng)造性更高的發(fā)明應(yīng)享有更寬的保護(hù)范圍24，因此從理論上說，功能性特征理應(yīng)具有更寬的保護(hù)范圍。那么，功能性特征的不得不然，以及其至少在形式上的更為寬泛，所導(dǎo)致的更寬保護(hù)范圍也就有內(nèi)在的合理性?！督忉尅返?條的反向等同原則表面上看是對功能性特征的一種限制，但這種限制并非否認(rèn)上述更寬保護(hù)范圍的合理性，而是防止產(chǎn)生并非不得不然而系蓄意謀求不合理保護(hù)范圍的情況。而當(dāng)保護(hù)范圍按照反向等同原則已經(jīng)收縮至說明書中的具體實(shí)施方式的時(shí)候，其至少已經(jīng)取得了與普通技術(shù)特征相同的地位，應(yīng)同樣適用等同原則。而若考慮到前述開拓性，甚至可以有更寬松而非相同或更嚴(yán)格的等同標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、區(qū)別對待功能性特征和普通技術(shù)特征的弊端

　　上面詳細(xì)討論了功能性特征與普通術(shù)語的淵源和關(guān)聯(lián)，顯示它們并無實(shí)質(zhì)性區(qū)別。如此的話，若強(qiáng)行區(qū)分二者反而會(huì)帶來問題。

　　首先是技術(shù)層面的問題：何為功能性特征將非常難以區(qū)分，從而為司法機(jī)關(guān)和當(dāng)事人帶來負(fù)擔(dān)?！督忉尪返?條的排除對象，“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式”，其判斷標(biāo)準(zhǔn)極具主觀性。加上前述功能性特征和普通術(shù)語之間的漸變性（從而——界限的模糊性），將導(dǎo)致實(shí)踐中非常難以操作。

　　當(dāng)然，規(guī)則是否必要未必以其難度為準(zhǔn)；然而也不能創(chuàng)立沒有必要或者必要性不那么高、卻高度難以實(shí)施的規(guī)則。若功能性特征與普通技術(shù)特征的區(qū)分僅僅在于是否適用反向等同原則即是否將技術(shù)特征收縮至說明書中的具體實(shí)施方式（及其低版等同），則如第三部分所述，由于對普通技術(shù)特征的解釋方式與功能性特征沒有實(shí)質(zhì)性區(qū)別，在這個(gè)方面對權(quán)利人并無太大影響，則前述技術(shù)層面的困難不會(huì)構(gòu)成嚴(yán)重問題。然而，若這種區(qū)分導(dǎo)致了是否二次等同（即是否對功能性特征本身的功能/效果適用等同原則）的問題，或者說是否對功能性特征采用相同的等同標(biāo)準(zhǔn)的問題，則前述技術(shù)層面的困難對權(quán)利人的影響極大。

　　即，在權(quán)利層面，《解釋二》第8條的規(guī)定將導(dǎo)致功能性特征的認(rèn)定不僅涉及是否適用反向等同原則的問題，而且涉及是否可以適用等同原則的問題。這樣，是否將一個(gè)技術(shù)特征認(rèn)定為功能性特征將極為重要?？紤]到上述技術(shù)層面的復(fù)雜性和難度，可以預(yù)見功能性特征的認(rèn)定將是侵權(quán)糾紛當(dāng)事人角力的重要場所。社會(huì)公眾，甚至是權(quán)利人自身，都有可能無法準(zhǔn)確區(qū)分功能性特征的界限，從而無法穩(wěn)定預(yù)期保護(hù)范圍。

　　最后，舍棄“基本相同”，而采“相同”的標(biāo)準(zhǔn)來判定是否侵權(quán)，將十分不利于權(quán)利人。首先，眾所周知語言無法精準(zhǔn)，權(quán)利人對功能/效果的概括和描述未必完善25。 其次，同樣眾所周知，世間絕無完全相同的兩件事物，除非涉嫌侵權(quán)人是百分百地抄襲。第三，基本不存在沒有用的技術(shù)特征，只要技術(shù)方案存在不同，一般而言定有功能/效果的差異。以上三點(diǎn)的結(jié)合將令權(quán)利人非常難以證明侵權(quán)。

　　五、結(jié)論

　　綜上，功能性特征與普通技術(shù)特征在權(quán)利要求中的目的、在語言學(xué)上的關(guān)聯(lián)、在司法實(shí)踐中的解釋方式、等同原則與功能性特征的根源與目的等，均顯示功能性特征與普通技術(shù)特征對等同原則有同樣的需求，甚至更多的需求。若人為區(qū)分功能性特征和普通技術(shù)特征，并限制前者適用等同原則，在技術(shù)層面是困難的，在權(quán)利層面會(huì)導(dǎo)致專利權(quán)的保護(hù)范圍因技術(shù)特征會(huì)否被認(rèn)定為功能性特征而產(chǎn)生很大的不同，從而推動(dòng)產(chǎn)生一些不必要的爭議，影響權(quán)利人行使權(quán)利。

　　因此，《解釋二》第8條的征求意見稿（例如第十三稿）有其合理性。在該征求意見稿中，作為對功能性特征的解釋，亦即對功能性特征字面侵權(quán)（相同侵權(quán)）的標(biāo)準(zhǔn)，是“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果”；作為針對功能性特征本身的等同原則，亦即對功能性特征等同侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，是“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果”。

　　注釋：
　　1.當(dāng)涉及“等同”時(shí)，指的是技術(shù)特征。當(dāng)涉及侵權(quán)判定或新穎性創(chuàng)造性、支持問題等審查基準(zhǔn)時(shí)，指的是權(quán)利要求（技術(shù)方案）。為行文簡潔，本文不作特意區(qū)分。
　　2.國家知識產(chǎn)權(quán)局2013年9月26日發(fā)布的《專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)和假冒專利行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)指引（征求意見稿）》中，提出了“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到基本相同的效果”的標(biāo)準(zhǔn)。但是在國家知識產(chǎn)權(quán)局2016年5月通過國知發(fā)管字[2016]31號印發(fā)給各地知識產(chǎn)權(quán)局的《專利侵權(quán)行為認(rèn)定指南（試行）》中，完全未涉及權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定。
　　3.法釋〔2016〕1號第8條采用了“實(shí)現(xiàn)……功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”的說法，與法釋〔2009〕21號第4條的“功能或者效果的具體實(shí)施方式”的說法有所不同。為簡潔起見，本文仍采用“具體實(shí)施方式及其等同實(shí)施方式”的說法。即使在法釋〔2016〕1號之前，法釋〔2009〕21號第4條采用的“具體實(shí)施方式”的說法也并不意味著包含所有不相關(guān)的細(xì)節(jié)。換個(gè)角度，即便包含這樣的細(xì)節(jié)，其等同的范圍必然是很寬廣的，寬廣到跟不考慮該細(xì)節(jié)一樣。
　　4.為行文簡潔，本文均略去了“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”這樣的用語，除非有特別強(qiáng)調(diào)之需。
　　5.宋曉明、王闖、李劍：《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）的理解與適用》，載《人民司法.應(yīng)用》2016年第10期，頁28， 31。
　　6.同前注，頁36。
　　7.北京市高級人民法院2013 年 9 月 4 日下發(fā)至北京市屬中級法院和基層法院的《專利侵權(quán)判定指南》中，第39條和第54條即已分別體現(xiàn)了與《解釋二》類似的相同侵權(quán)和等同侵權(quán)判定規(guī)則，但從字面上并未排除二次等同。
　　8.170 U.S. 537 (1898).
　　9.閆文軍：《專利權(quán)的保護(hù)范圍》，北京：法律出版社2007年4月第1版，頁150-151。
　　10.同前注，頁150。
　　11.4 USPQ 2d 1737.
　　12.Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).
　　13.See Kimberly A. Moore, Timothy R. Holbrook, John F. Murphy, Patent Litigation And Strategy, 4th edition, p532.
　　14.《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)及說明(征求意見稿)》（第十三稿），最高人民法院2015年2月發(fā)布：第8條第1款及其說明。
　　15.另一部分目的在于排除下面這種情況：不涉及成熟的普通術(shù)語，仍然是對功能和效果的描述，但是對于功能和效果的描述足以確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，例如，審查指南第二部分第九章涉及的軟件領(lǐng)域的所謂功能性限定，很多情況下實(shí)為對軟件模塊所欲完成的操作的描述，就有可能符合《解釋二》該但書的規(guī)定。信息來源：最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭審判長、《解釋二》執(zhí)筆人李劍：“最新專利法司法解釋全文解讀”，在中國知識產(chǎn)權(quán)研究會(huì)“《侵犯專利權(quán)糾紛案件司法解釋（二）》與專利訴訟證據(jù)運(yùn)用培訓(xùn)班”上的講課，北京京燕飯店，2016年4月24日。
　　16.例如《專利審查指南2010》第二部分第二章3.3.3節(jié)第8段。
　　17.《專利法》第59條第1款。
　　18.福建省高級人民法院（2008）閩民終字第391號判決書。
　　19.黃從珍編寫：“東莞富增泡棉塑膠有限公司訴福建富增鞋材發(fā)展有限公司侵犯專利權(quán)糾紛案”，載奚曉明主編：《中國知識產(chǎn)權(quán)指導(dǎo)案例評注（上下卷）》，中國法制出版社2011年4月第1版，頁155，163-164。
　　20.尹新天：《專利權(quán)的保護(hù)》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2005年4月第2版，頁374。
　　21.同腳注5。該文指出之所以沒有二次等同，主要是考慮到功能性特征字面含義較為寬泛。筆者認(rèn)為該邏輯并不必然成立。
　　22.同腳注5。該文還指出，“加之大量的實(shí)用新型專利授權(quán)未經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，如果對于功能、效果適用基本相同，則會(huì)不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)張了了專利權(quán)的保護(hù)范圍”。
　　23.《專利審查指南2010》第一部分第二章7.4節(jié)之（9）。
　　24.例如3.2.1節(jié)第2段，“開拓性發(fā)明可以比改進(jìn)性發(fā)明有更寬的概括范圍?！?
　　25.例如腳注5，頁30。