文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王雪

　　在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查過程中，專利代理人可能碰到這樣的情況：申請人在答復(fù)國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的審查意見通知書時，擬主動刪除獨立權(quán)利要求中的某個或某些技術(shù)特征，而如此修改后的權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案確已記載在說明書中，沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

　　作為專利代理人，對于這樣的修改，直覺反應(yīng)可能會是什么呢？能不能進行這樣的修改呢？能或不能的原因又是什么呢？如果不能進行這樣的修改，那么接下來應(yīng)該如何處理呢？

　　對于“能不能進行這樣的修改”的問題，相信專利代理人會立刻給出否定答案：不能進行這樣的修改。

　　但是，你會對此答案感到疑惑嗎？如果你對此尚存疑惑，那就跟隨本文先來回顧一下專利法及其實施細則以及《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定吧！

　　有關(guān)在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查過程中答復(fù)審查意見通知書時對申請文件進行的修改，在專利法及其實施細則以及《專利審查指南》中進行了詳細的規(guī)定，具體地：

　　專利法第三十三條的規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

　　專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定：申請人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對專利申請文件進行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進行修改。

　　專利法第三十三條對修改的內(nèi)容與范圍作出了規(guī)定。專利法實施細則第五十一條第三款對答復(fù)審查意見通知書時的修改方式作出了規(guī)定。

　　此外，在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.1節(jié)中明確提出，如果修改的內(nèi)容和范圍不符合專利法第三十三條的規(guī)定，則這樣的修改不能被允許。在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中明確提出，如果修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定，則這樣的修改文本一般不予接受。在此使用措辭：“一般不予接受”，即表明對于專利法實施細則第五十一條第三款的適用存在例外情形。

　　為此，在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中給出了這樣的例外情形：對于雖然修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定，但其內(nèi)容和范圍滿足專利法第三十三條要求的修改，只要經(jīng)修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景，這種修改就可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而經(jīng)此修改的申請文件可以接受。

　　根據(jù)該規(guī)定，對于那些修改方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定的修改，只有在“其內(nèi)容和范圍滿足專利法第三十三條要求”且“經(jīng)修改的申請文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景”的情況下，經(jīng)此修改的申請文件才可能因為“該修改可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改”而被接受。

　　然而，并非滿足上述條件的修改都可以被接受。

　　在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中還規(guī)定：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而不予接受。

　?。?）主動刪除獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴大了該權(quán)利要求請求保護的范圍。

　　（2）主動改變獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴大了請求保護的范圍。

　　（3）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。

　?。?）主動增加新的獨立權(quán)利要求，該獨立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

　　（5）主動增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

　　筆者認為，前述規(guī)定應(yīng)是基于程序節(jié)約原則而設(shè)的。專利申請的審查及批準與其他行政行為一樣，也受到行政效率優(yōu)先原則的約束，具體表現(xiàn)為審查員應(yīng)遵循程序節(jié)約原則而盡可能地縮短審查過程。在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查程序中，在大多數(shù)情況下審查員是在對發(fā)明專利申請進行檢索之后發(fā)出第一次審查意見通知書的。然而，前述第（1）-（5）項所涉及的修改將使權(quán)利要求的保護范圍擴大或出現(xiàn)新的保護范圍。如果對由此修改后的權(quán)利要求繼續(xù)審查，則需要重新進行檢索，增加了審查負荷。因而，在《專利審查指南》中將前述第（1）-（5）項所涉及的修改明確列為不予接受的情形。

　　至此，可以看出，本文開篇所提到的修改乃因?qū)儆谇笆鲆?guī)定中的第（1）項所述情形而不能在答復(fù)審查意見通知書時作出如是修改。也就是說，在答復(fù)審查意見通知書時通過主動刪除獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征的方式而對獨立權(quán)利要求進行的修改，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，符合專利法第三十三條的規(guī)定，也因為“不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改”而不被接受。

　　在明了“為什么”不能進行這樣的修改之后，專利代理人隨即就要面對“如何處理”的問題。

　　專利代理人應(yīng)當(dāng)清醒地認識到，前述規(guī)定是來自《專利審查指南》的?！皩彶橹改稀保櫭剂x是指導(dǎo)專利局和專利復(fù)審委員會的審查員依法行政的依據(jù)和標準。也就是說，《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定是從審查員的角度出發(fā)的，就如同在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中一般，規(guī)定對于什么樣的情形，審查員可以不予接受，等等。因而，對于那些不予接受的情形，審查指南中除了規(guī)定“審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出審查意見通知書，說明不接受該修改文本的理由，要求申請人在指定期限內(nèi)提交符合專利法實施細則第五十一條第三款規(guī)定的修改文本”之外，并未就如何克服或消除申請文件中不被接受的缺陷從而“提交符合專利法實施細則第五十一條第三款規(guī)定的修改文本”給出進一步的措施或建議。畢竟，“審查指南”不是專利代理的“服務(wù)指南”。

　　因此，在實踐中，專利代理人需要根據(jù)個案具體情況，參照相關(guān)的規(guī)定，向申請人提出適當(dāng)?shù)暮侠淼慕ㄗh，以期避免或消除不符合專利法及其實施細則以及《專利審查指南》中相關(guān)規(guī)定的缺陷。

　　就本文開篇所提及的情形而言，代理人常規(guī)的做法是向申請人作出風(fēng)險預(yù)警，告知這樣的修改根據(jù)《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定將是不被接受的，并建議申請人取消這樣的修改。

　　這是一種中規(guī)中矩的做法，實踐中多被采用。然而，從維護申請人利益的角度出發(fā)，作者認為，此做法有進一步拓展的空間。

　　刪除權(quán)利要求中的技術(shù)特征往往導(dǎo)致該權(quán)利要求所要求保護的范圍擴大，因而從申請人的角度看，這么做是有利的。而申請人之所以選擇刪除獨立權(quán)利要求中的某技術(shù)特征的修改方式，大抵也是因為發(fā)現(xiàn)原獨立權(quán)利要求所要求保護的范圍過小而希望通過此方式獲得較大的保護范圍。導(dǎo)致原獨立權(quán)利要求保護范圍過小的原因林林總總，筆者不打算在本文中著筆墨深究。筆者想探究的是，如果申請人通過刪除獨立權(quán)利要求中的某技術(shù)特征而得到的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案已記載在原說明書中，沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，那么在這種情況下，如果僅由于《專利審查指南》中的前述規(guī)定不允許做出這樣的修改而建議申請人放棄這樣的修改，導(dǎo)致申請人不能獲得一個較大的合理的保護范圍，這么做對申請人而言顯然是不公平的。那么，申請人或?qū)＠麢?quán)人是否必然只能接受由于撰寫權(quán)利要求不當(dāng)所帶來的損失呢？

　　答案當(dāng)然是：“否！”

　　與其他部門法一樣，專利法也為由于實施專利法而制定的規(guī)章可能給相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益帶來的侵害提供了救濟途徑。

　　就本文開篇所提及的情形而言，作者認為，無論是什么原因?qū)е聦＠暾埖莫毩?quán)利要求所要求保護的范圍過小，在專利申請人已經(jīng)在專利申請的說明書中對發(fā)明作出了清楚、完整的說明的情況下，申請人可以選擇通過基于當(dāng)前的專利申請?zhí)岢龇职干暾埖姆绞?，在該分案申請中采用符合專利法第三十三條及專利法實施細則第四十三條第一款的相關(guān)規(guī)定的、刪除了原獨立權(quán)利要求中的某技術(shù)特征從而具有較大的保護范圍的權(quán)利要求，由此尋求較大的保護范圍。

　　此外，對于在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中規(guī)定的第（2）-（5）項所涉及的不予接受的修改方式，也可以建議申請人在不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍的情況下，就改變了獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征的新權(quán)利要求、基于在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容重新撰寫的權(quán)利要求、以及在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過的新的獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求基于當(dāng)前申請另行提出分案申請。