——圣象集團訴柯諾地板（北京）有限公司請求確認不侵犯商標權(quán)案
文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司   桂慶凱

案情摘要：

原告：圣象集團有限公司（代理人：北京市集佳律師事務(wù)所）
被告：柯諾地板（北京）有限公司
被告：鄧桂斌

　　2005年10月底至11月初，被告柯諾公司向原告發(fā)送律師函，并召開新聞發(fā)布會，聲稱：被告柯諾公司是第3401199號“EO”注冊商標專用權(quán)人（核定使用商品為第19類“膠合板、半成品木材”），包括原告在內(nèi)的地板銷售企業(yè)在宣傳資料上等使用“E0” （字母和數(shù)字的組合）侵犯其注冊商標專用權(quán)，并警告立即停止銷售，否則將追究法律責(zé)任。

　　原告各地經(jīng)銷商，在收到此律師函后，因擔(dān)心侵權(quán)，已將地板紛紛撤柜，等待確認是否有權(quán)繼續(xù)銷售，進而使得原告的商品大量積壓。被告柯諾公司發(fā)送上述律師函的行為，使得原告權(quán)利和經(jīng)營處于不穩(wěn)定狀態(tài)。被告柯諾公司與其經(jīng)銷商鄧桂斌共同向原告在長沙市的各經(jīng)銷商發(fā)送律師函。

      原告認為，“E0（字母和數(shù)字的組合）”為國家標準規(guī)定的甲醛釋放限量級別標志。根據(jù)《商標法》等相關(guān)規(guī)定，原告使用“E0” （字母和數(shù)字的組合）屬于正當(dāng)使用技術(shù)標志、而非商標侵權(quán)。因此，被告柯諾公司發(fā)送律師函的行為，是濫用權(quán)利的非法行為。原告在長沙市市區(qū)和瀏陽等地的經(jīng)銷商，銷售了被告律師函警告的涉嫌侵權(quán)商品，被告鄧桂斌是被告柯諾公司在長沙市的經(jīng)銷商，兩被告共同向原告在長沙市的各經(jīng)銷商發(fā)送律師函。這種濫用權(quán)利的行為，共同侵犯了原告的合法權(quán)益。為維護原告的合法權(quán)益，制止被告濫用權(quán)利的侵權(quán)行為，原告2005年11月3日向湖南省長沙市中級人民法院提起請求確認不侵犯商標權(quán)訴訟。請求判決確認原告在經(jīng)營中使用“E0”（字母和數(shù)字的組合）的行為，不侵犯被告柯諾公司的第3401199號“EO意林生態(tài)及圖”注冊商標專用權(quán)。

案件審理：

　　湖南省長沙市中級人民法院立案后，被告柯諾公司提出管轄異議申請，認為本案應(yīng)當(dāng)由北京市法院審理。長沙中院裁定確認該院對本案有管轄權(quán)。被告柯諾公司提起上訴，湖南省高級人民法院二審裁定駁回柯諾公司的上訴，維持長沙中院的裁定。

　　2006年1月，柯諾公司又以圣象集團為被告向北京市第二中級人民法院提起了商標侵權(quán)訴訟。圣象集團認為長沙中院在先受理了圣象集團提出的“請求確認不侵犯商標權(quán)訴訟”，北京二中院受理的商標侵權(quán)訴訟屬于柯諾公司基于相同事實的同一法律關(guān)系，在后提起的訴訟?；诰屯皇聦嵉陌讣粦?yīng)由不同法院重復(fù)審判為理由，圣象集團申請北京市第二中級人民法院將商標侵權(quán)訴訟移送長沙中院，與該院受理的“請求確認不侵犯商標權(quán)訴訟”合并審理。

　　北京市第二中級人民法院依據(jù)《民事訴訟法》第三十七條第二款、《最高人民法院關(guān)于在經(jīng)濟審判工作中嚴格執(zhí)行〈民事訴訟法〉的若干規(guī)定》第2條之規(guī)定，裁定將案件移送至長沙中院審理。該案原、被告在長沙中院開庭前達成和解。

案件評析：

　　雖然該案最終以和解方式結(jié)案，但該案所涉及的“請求確認不侵權(quán)訴訟” 是近年來知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟司法實踐中所遇到的新訴訟類型。對該類訴訟的研究分析有助于更好地理解和把握涉及此類訴訟的案件。

一、請求確認不侵權(quán)訴訟產(chǎn)生的背景

　　在經(jīng)濟全球化和知識經(jīng)濟的背景下，知識產(chǎn)權(quán)越來越成為各種類型的公司，如國內(nèi)公司、跨國公司爭奪市場、謀求更大利潤的重要手段。從法律的角度，知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人充分利用法律賦予的專有權(quán)取得市場競爭優(yōu)勢，依法通過各種途徑保護自己的知識產(chǎn)權(quán)本是無可厚非的。但一些知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人超出了知識產(chǎn)權(quán)正當(dāng)行使的界限，以行使權(quán)利之名，對競爭對手進行不合理打壓，或者通過所謂的行使商標權(quán)、專利權(quán)，通過宣傳、炒作，來擴大企業(yè)知名度和影響力。

　　權(quán)利人輕率地向與其有競爭關(guān)系的同行業(yè)者或同行業(yè)的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、客戶等發(fā)出律師函或者警告信，或在公開媒體上發(fā)表聲明，對他人進行侵權(quán)指控和威脅，這可能給被指控侵權(quán)的主體造成巨大的經(jīng)濟損失，甚至?xí)髿⒁粋€很有前途或者很優(yōu)秀的企業(yè)，同時對社會公眾的利益也會造成損失。

　　為了平衡知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人和被控侵權(quán)人以及社會公眾間的利益沖突，在知識產(chǎn)權(quán)是否侵權(quán)的權(quán)利狀態(tài)不確定的情況下，被控侵權(quán)人有權(quán)先行向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，請求法院確認其受指控的行為并不侵犯權(quán)利人享有的知識產(chǎn)權(quán)。這就是知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的“請求確認不侵權(quán)訴訟”，其包括請求確認不侵犯專利權(quán)訴訟、請求確認不侵犯商標權(quán)訴訟、請求確認不侵犯著作權(quán)訴訟。本案便屬于其中的請求確認不侵犯商標權(quán)訴訟。

二、請求確認不侵權(quán)訴訟的訴訟地位，即法院主管問題

　　目前尚沒有法律、行政法規(guī)對于請求確認不侵權(quán)訴訟給與明確的規(guī)范。但最高人民法院對于此類問題出臺了多個司法解釋性質(zhì)的文件。“司法解釋是由最高人民法院對知識產(chǎn)權(quán)審判工作中具體應(yīng)用法律問題所作的具有法律效力的解釋。在知識產(chǎn)權(quán)案件審判工作中，最高人民法院通過‘解釋’、‘規(guī)定’、‘批復(fù)’等方式作了許多司法解釋，使許多知識產(chǎn)權(quán)法律具體化，更具可操作性，對知識產(chǎn)權(quán)審判工作起了重要作用”， 全國各地法院根據(jù)這些司法解釋的精神，受理了請求確認不侵權(quán)訴訟。

　　《民事訴訟法》第一百零八條明確規(guī)定，原告提起的訴訟必須屬于“人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄”。2001年1月1日生效實施的《民事案件案由規(guī)定（試行）》中“知識產(chǎn)權(quán)合同糾紛”、“知識產(chǎn)權(quán)糾紛”中沒有關(guān)于“請求確認不侵權(quán)訴訟”的規(guī)定，同時，也沒有關(guān)于此類案件可以受理的法律規(guī)定。在2001年最高人民法院針對蘇州龍寶生物工程實業(yè)公司與蘇州朗力福保健品有限公司請求確認不侵犯專利權(quán)糾紛案做出了批復(fù)（最高院（2001）民三他字第4號《批復(fù)》），該批復(fù)從最高司法審判機關(guān)的角度確定了“請求確認不侵權(quán)訴訟”的合法性——即法院對此類案件有權(quán)主管。如果暫不考慮此批復(fù)是否與《立法法》相違背。此批復(fù)開創(chuàng)了司法審查確認是否侵犯知識產(chǎn)權(quán)的先河，在知識產(chǎn)權(quán)保護和民事訴訟法理論上具有標志性的意義。

 　　此批復(fù)內(nèi)容內(nèi)容為“江蘇省高級人民法院，你院的……請示收悉，現(xiàn)答復(fù)如下：依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條和第一百一十一條的規(guī)定，對于符合條件的起訴人民法院應(yīng)當(dāng)受理。本案中，由于被告朗力福公司向銷售原告龍寶公司產(chǎn)品的商家發(fā)函稱原告的產(chǎn)品涉嫌侵權(quán)，導(dǎo)致經(jīng)銷商停止銷售原告的產(chǎn)品，使得原告的利益受到了損害，原告與本案有直接的利害關(guān)系；原告在起訴中，有明確的被告；有具體的訴訟請求和事實、理由；屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄，因此，人民法院對本案應(yīng)當(dāng)予以受理。本案中，原告向人民法院提起訴訟的目的，只是針對被告發(fā)函指控其侵權(quán)的行為而請求法院確認自己不侵權(quán)，并不主張被告的行為侵權(quán)并追究其侵權(quán)責(zé)任。以“請示確認不侵犯專利權(quán)糾紛”作為案由，更能直接地反映當(dāng)事人爭議的本質(zhì)，體現(xiàn)當(dāng)事人的請求與法院裁判事項的核心內(nèi)容?！?BR>
　　上述答復(fù)的內(nèi)容，既確定了法院的主管問題，同時亦確定此類案件的案由為“請求確認不侵犯專利（商標權(quán)、著作權(quán)）糾紛”。該案由名稱的確定，是因為原告起訴僅僅是要求法院對其不侵犯被告的某一種知識產(chǎn)權(quán)作出確認，其并不包含給付之請求。

三、請求確認不侵權(quán)訴訟的適用條件

　　很明顯，原告請求的“確認不侵權(quán)”與被告指控的“構(gòu)成侵權(quán)”是一對對立的范疇。那么在具備哪些條件下，法院才能受理一方提出的“請求確認不侵權(quán)訴訟”，是該類訴訟實踐中必須解決和明確的問題。

　　“(2001)民三他字第4號批復(fù)”的內(nèi)容隱含著幾個條件：

　　第一、被告發(fā)侵權(quán)警告，而被控侵權(quán)人不承認自己的行為構(gòu)成侵權(quán)；

　　第二、原告的利益已經(jīng)受到了損害；

　　第三、符合《民事訴訟法》基本的立案條件；

　　第四、“請求確認不侵權(quán)訴訟”案由不適用于原告向被告主張侵權(quán)責(zé)任的情況，即其僅是原告提出的具有否定意義、屬于消極的確認之訴。對于此點，最高人民法院2003年10月《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定》（會議討論稿）第62條：“……專利權(quán)人或者其利害關(guān)系人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)警告的，被警告人可以向人民法院起訴，請求確認不侵犯專利權(quán)。專利權(quán)人或者其利害關(guān)系人的警告行為侵犯被警告人的其他權(quán)利的，被警告人可以一并向人民法院請求判令警告人停止侵害、賠償損失、消除影響、賠禮道歉?！薄按_認不侵權(quán)訴訟”中可以含有給付之訴的內(nèi)容，即含有肯定的、積極的成份。此問題估計會隨著司法實踐的積累而有所變化。但因該規(guī)定尚屬于會議討論稿，故對此問題仍應(yīng)當(dāng)以生效的批復(fù)為準。

       第五、被告在合理的期限內(nèi)沒有提起訴訟或投訴。被告發(fā)侵權(quán)警告是原告提起不侵權(quán)訴訟的前提條件。同時，被告發(fā)出侵權(quán)警告后，在合理的期限內(nèi)，沒有對其認為原告涉嫌侵權(quán)的行為提起訴訟或者向有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)行政管理部門進行行政投訴。因為被告的遲延起訴或投訴，使得原告是否侵權(quán)處于一種未決的狀態(tài)，而基于侵權(quán)警告的存在和散布，尤其是被告以公開信的形式所發(fā)的侵權(quán)警告或者直接向原告產(chǎn)品的經(jīng)銷商發(fā)侵權(quán)警告，都已經(jīng)不可避免地給原告造成了財產(chǎn)損失。因此，此時原告為了維護自己的合法權(quán)益，有權(quán)行使訴權(quán)，提起請求確認不侵權(quán)訴訟，以便采取主動的方式，使處于未決狀態(tài)下的社會關(guān)系的能夠及時通過司法程序被確定。

　　至于何謂“合理的期限”，在沒有法律規(guī)定的情況下，司法實踐也尚未形成統(tǒng)一的標準。其完全由各法院的立案庭自行掌控。這也對立法提出了呼喚和要求。

　　在我國首例有涉外因素的請求確認不侵權(quán)訴訟案——北京市第一中級人民法院受理的原告中國社會科學(xué)出版社訴被告費德里克?沃恩公司彼得兔案件中，確定了“已經(jīng)進入行政處理和行政訴訟程序的侵權(quán)糾紛不能再行提起確認不侵權(quán)訴訟”的“原則”。因我國不是判例法國家，其他法院對該“原則”當(dāng)然可以不適用。南通市中級人民法院受理的原告通州市南洋燈泡有限公司與被告德國奧斯拉姆公司 于請求確認原告在燈泡上使用“DECOSTAR”商標不侵犯被告DECOSTAR?注冊商標專用權(quán)一案，被告在先進行了工商投訴，并且工商機關(guān)已經(jīng)做出行政處罰，認定原告的行為構(gòu)成商標侵權(quán)。原告在針對行政處罰提起行政訴訟后，又立了該請求確認不侵權(quán)訟訴案。雖然該案經(jīng)過法院的審理審理，沒有支持原告請求確認不侵權(quán)的訴訟請求。但此案也開創(chuàng)了“在先存在工商投訴、且有行政訴訟的前提下，法院仍然可以立案審理請求確認不侵權(quán)訴訟”的先河。筆者認為，此類情況極易發(fā)生法院針對同一案件事實做出不一致的判決結(jié)果。解決此問題的有效方法是，如果法院在原告在不侵權(quán)訴訟立案時已經(jīng)得知同一事實在先工商投訴或者民事、行政訴訟的存在，便不應(yīng)當(dāng)再受理不侵權(quán)訴訟。如果法院無法知曉，則即使立案后，也應(yīng)當(dāng)將案件中止審理，或者在能夠移送的情況下，將案件移送至在先立案的法院進行審理。

四、請求確認不侵權(quán)訴訟的管轄問題

　　2002年1月21日實施的《最高人民法院關(guān)于審理商標案件有關(guān)管轄和法律適用范圍問題的解釋》明確規(guī)定，商標民事糾紛第一審案件，由中級人民法院管轄。此級別管轄的規(guī)定，同樣適用于審理請求確認不侵犯商標權(quán)案件的法院的級別確定問題。

　　關(guān)于地域管轄，根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，傳統(tǒng)的侵權(quán)訴訟由被告住所地、侵權(quán)行為地（包括侵權(quán)行為實施地和侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地）的人民法院管轄。根據(jù)2002年10月16日生效的《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定，商標侵權(quán)訴訴訟由侵權(quán)行為實施地、侵權(quán)商品的儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。那么請求確認不侵犯商標權(quán)訴訟的地域管轄法院如何確定呢？

　　雖然沒有法律直接針對請求確認不侵犯商標權(quán)訴訟的管轄做出規(guī)定，但我們可以借鑒關(guān)于請求確認不侵犯專利權(quán)案件的相關(guān)規(guī)定。最高人民法院在2004年做出了（2004）民三他字第4號《關(guān)于本田技研工業(yè)株式會社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司、北京旭陽恒興經(jīng)貿(mào)有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知》。此《通知》確定了兩個重要的問題：

　　第一、確認不侵權(quán)訴訟屬于侵權(quán)類糾紛，應(yīng)當(dāng)依照民事訴訟法第二十九條的規(guī)定確定地域管轄。涉及同一事實的確認不侵犯專利權(quán)訴訟和專利侵權(quán)訴訟，是當(dāng)事人雙方依照民事訴訟法為保護自己的權(quán)益在糾紛發(fā)生過程的不同階段分別提起的訴訟，均屬獨立的訴訟，一方當(dāng)事人提起的確認不侵犯專利權(quán)訴訟不因?qū)Ψ疆?dāng)事人另行提起專利侵權(quán)訴訟而被吸收。但為了避免就同一事實的案件為不同法院重復(fù)審判，人民法院應(yīng)當(dāng)依法移送管轄合并審理。

　　在明確了確認不侵權(quán)訴訟屬于侵權(quán)類糾紛的前提下，從侵權(quán)行為地法院有管轄權(quán)的理論出發(fā)，不侵權(quán)訴訟可以確定由被告住所地和被告警告的原告產(chǎn)品生產(chǎn)地和銷售行為地的法院管轄。

　　第二、為了避免就同一事實的案件為不同法院重復(fù)審判，在后立案的侵權(quán)訴訟應(yīng)當(dāng)被依法移送到在先立案的不侵權(quán)訴訟的法院合并審理。移送管轄的法律依據(jù)是1994年12月22日最高人民法院“法發(fā)（1994）29號”《關(guān)于在經(jīng)濟審判工作中嚴格執(zhí)行〈民事訴訟法〉的若干規(guī)定》。這也為審理此類案件的法院裁定移送此類案件提供了法律適用的參考依據(jù)。

　　通過本文的分析，可知關(guān)于不侵權(quán)訴訟在無立法明確規(guī)定下，司法實踐中存在操作靈活、立案標準不統(tǒng)一等諸多不確定因素。這無疑有損法律的嚴肅性。因此，應(yīng)對請求確認不侵權(quán)訴訟這類新案件進行及時的立法規(guī)規(guī)范。