文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 邢雨辰

　　在美國專利審查過程中，限制性要求（Restriction/Election Requirement，以下簡稱RR）是一種較為常見的審查意見。該審查意見主要基于法條35 U.S.C 121，其規(guī)定在一個專利申請要求保護兩個或者更多“獨立且有區(qū)別（independent and distinct）”的發(fā)明時，美國專利與商標(biāo)局的局長可以要求將該申請限制在這些發(fā)明之一上。進(jìn)一步的要求出現(xiàn)在37 CFR中，例如，37 CFR 1.142a規(guī)定了在上述情況下，審查員在審查意見通知（Office action，以下簡稱OA）中需要要求申請人選擇一個發(fā)明并將權(quán)利要求限制在該發(fā)明上。因此，從概念上來看，RR中的“限制性（Restriction/Election）”可以理解為要求申請人選擇一組發(fā)明作為后續(xù)的審查基礎(chǔ)（MPEP 802.02）。

　　1 RR與單一性要求的聯(lián)系

　　從以上規(guī)定來看，RR非常類似于其他國家和地區(qū)（例如中國、歐洲等等）專利審查中的“單一性（Unity）”要求。如果僅考慮RR的目的、基本要求以及在審查中的出現(xiàn)時間，RR確實與單一性要求具有不少共同點。具體而言：

　　（1）從目的上來看，RR與單一性要求都是為了減輕審查員在檢索和審查單個專利申請時的負(fù)擔(dān)，避免申請人在單個專利申請中放入多個關(guān)聯(lián)度較低的發(fā)明，以較低的申請成本占用過多的審查資源。

　?。?）從基本要求上來看，RR與單一性要求都是要求申請人將單個專利申請的檢索與審查限制在部分發(fā)明（單一發(fā)明或者有明顯聯(lián)系的多個發(fā)明）上。這一限制允許申請人在多個發(fā)明之中自主選擇，且未選擇的發(fā)明能夠以分案的形式來獲得檢索、審查和授權(quán)的機會。

　　（3）從出現(xiàn)時間上來看，RR與單一性要求均可以針對申請人在審查過程中任何時候提交的權(quán)利要求，既包括實審前提交的權(quán)利要求也包括在實審過程中修改的權(quán)利要求。因此，RR與單一性要求均可以出現(xiàn)在任何常規(guī)的OA中。例如，37 CFR 1.142a中規(guī)定了RR通常會在正式OA之前下發(fā)，但其可以在終局OA（Final OA）之前的任何時候下發(fā)。

　　2 RR與單一性要求的區(qū)別

　　實際上，以上三個主要的相同點只是RR審查的冰山一角，其詳細(xì)要求、判斷邏輯與對審查的具體影響與單一性要求仍然有天壤之別。由于專利代理師通常對于單一性要求較為熟悉，以下將從RR與單一性要求的四個主要的區(qū)別點來對RR進(jìn)行詳細(xì)介紹。

　　2.1 判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　RR和單一性要求的下發(fā)是否合理涉及同一申請中不同發(fā)明之間關(guān)系的判斷，這也是兩者之間最為重要的區(qū)別點。需要注意，在美國的專利申請審查中，RR涉及的判斷標(biāo)準(zhǔn)與申請途徑密切相關(guān)。對于通過專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）的國家階段在美國遞交的申請，即基于35 U.S.C 371提交的申請，針對其下發(fā)的RR實際上是常規(guī)的單一性要求（37 CFR 1.499, MPEP 823, MPEP 1893.03d），即判斷標(biāo)準(zhǔn)與中國、歐洲等國家或地區(qū)的單一性問題一致。因此，本節(jié)以下內(nèi)容所提及的RR特指針對美國國家申請（即通過35 U.S.C. 111a遞交的申請，例如在美國直接提交的正式申請以及通過by-pass途徑進(jìn)入美國的PCT申請）所下發(fā)的RR，而通過PCT國際階段遞交的美國申請的RR直接參考單一性要求即可，并不在此處RR判斷標(biāo)準(zhǔn)的討論范圍之內(nèi)。

　　單一性問題在各個國家和地區(qū)通常具有較為簡單的判斷標(biāo)準(zhǔn)，即不同發(fā)明對應(yīng)的權(quán)利要求是否具有“涉及一個或多個相同或者對應(yīng)的特定技術(shù)特征”作為其間的技術(shù)性關(guān)聯(lián)，如果存在這種技術(shù)性關(guān)聯(lián)，可以認(rèn)為這些發(fā)明具有單一性。如果不存在這種技術(shù)性關(guān)聯(lián)，即無法在對應(yīng)權(quán)力要求中尋找到上述“特定技術(shù)特征”，那么審查員就可以針對這些發(fā)明下發(fā)單一性要求。

　　相比之下，下發(fā)RR的判斷標(biāo)準(zhǔn)要更加復(fù)雜一些，較為的籠統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)可以概括為兩個方面：首先是同一申請中的不同的發(fā)明之間是“獨立或者有區(qū)別（independent or distinct）”的，其次對該申請檢索和審查會對審查員造成“嚴(yán)重負(fù)擔(dān)（serious burden）”（MPEP 802.03）。

　　2.1.1獨立性和區(qū)別性判斷

　　對RR下發(fā)是否合理的判斷首先需要明確美國專利審查中對不同發(fā)明之間關(guān)系的幾個定義，即，發(fā)明之間是否“獨立（independent）”以及發(fā)明之間是否“有區(qū)別（distinct）”。

　　在美國專利審查中，“獨立”是指兩個發(fā)明之間在“設(shè)計（design）、運作（operation）和效果（effect）”上沒有聯(lián)系，例如方法和不能使用該方法的設(shè)備（MPEP 802.01）。與之相對的，如果兩個發(fā)明之間在設(shè)計、運作和效果中至少一方面相互關(guān)聯(lián)，那么這兩個發(fā)明就被認(rèn)為是“相關(guān)（related）”的。從這一概念可以看出，如果兩個發(fā)明具有相同或者對應(yīng)的特定技術(shù)特征，那么這兩個發(fā)明一定在設(shè)計、運作和效果至少一方面上有所關(guān)聯(lián)，這就意味著兩個發(fā)明具有單一性可以視為兩個發(fā)明相關(guān)的充分條件。因此在實踐中，按照單一性要求撰寫的權(quán)利要求通常不會因為獨立性的問題而遇到RR。

　　與獨立性相比，“有區(qū)別”則是一個更加寬泛的概念。在美國專利審查中，“有區(qū)別”是指（1）要求保護的兩個發(fā)明之前在設(shè)計、運作和效果中至少一方面沒有聯(lián)系，且（2）一個發(fā)明相對另一個發(fā)明滿足新創(chuàng)性要求的，即相對另一個發(fā)明是新穎且非顯而易見的（MPEP 802.01）。其中條件（1）顯然可以涵蓋大量的情況，例如兩種裝置在部分制作或者部分使用方法上有所區(qū)別。而條件（2）則是在條件（1）的基礎(chǔ)上進(jìn)行了一定的限制，即兩個發(fā)明即便有一定的區(qū)別，但如果兩者是本質(zhì)上一致或者是顯而易見的變體，那么依然可以認(rèn)為他們是“無區(qū)別（not distinct）”的。從專利保護范圍上來看，條件（2）主要是為了避免過于嚴(yán)苛的無區(qū)別標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致RR產(chǎn)生的分案與母案之間出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)的問題，從而使損害申請人的利益。具體來說，被認(rèn)定有區(qū)別的兩個發(fā)明在分案后被禁止用重復(fù)授權(quán)駁回（MPEP 806.04h），這意味著RR的下發(fā)在一定程度上保護了分案相對于母案的新創(chuàng)性。

　　為了進(jìn)一步明確兩個發(fā)明之間是否有區(qū)別，美國審查實踐對幾種較為常見的出現(xiàn)在同一申請中的發(fā)明類型組合提供了更為明確的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.1.1.1 組合/子組合

　　“組合 (combination) ”和“子組合（subcombination）”是不同發(fā)明之間相對的概念。要求保護的發(fā)明往往可以視為由多個元素（element）構(gòu)成的整體。組合 (combination) 可以理解為由子組合或者元素（element）為部件構(gòu)成的整體（MPEP 806.05a）。例如，如果一個發(fā)明具有三個元素A、B和C來描述，另一個發(fā)明具有兩個元素A和B，那么發(fā)明ABC為組合，發(fā)明AB為子組合。當(dāng)然，此時發(fā)明BC和發(fā)明AC也可以視為子組合。、

　　在這種類型組合下，比較典型的情況是兩個發(fā)明是組合與子組合的關(guān)系。此時，如果（1）組合的可專利性（即新創(chuàng)性）的不需要子組合中的細(xì)節(jié)，且（2）子組合自身或者在另一種組合中能夠具有實用性，那么就可以認(rèn)為這兩個發(fā)明是有區(qū)別的（MPEP 806.05c）。

　　例如，組合為ABbr，即包含元素A與元素B較為上位的表述，而子組合為Bsp，即元素B較為下位的表述，則此時可以認(rèn)為組合的可專利性并不需要Bsp這種下位概念。如果Bsp本身具有實用性，或者Bsp在另一中組合（例如CBsp）中能夠具有實用性，那么ABbr和Bsp之間就被認(rèn)為是有區(qū)別的。

　　相對的，如果組合為ABsp，子組合為Bsp，此時無法證明組合的可專利性不需要Bsp，因此，ABsp和Bsp之間可以認(rèn)為是無區(qū)別的。但是，如果組合ABbr和組合ABsp同時存在，ABsp的存在并不能改變ABbr和Bsp之間的關(guān)系，因為ABbr發(fā)明的存在本身就意味著其不需要Bsp這種下位概念。

　　另一種比較典型的情況是兩個發(fā)明均為子組合。此時，如果兩個子組合不能夠被同時使用，那么顯然二者在設(shè)計、運作和效果中至少一方面無法關(guān)聯(lián)，那么兩個子組合是有區(qū)別的。如果兩個子組合能夠被同時使用，但（1）彼此之間范圍不重疊（即范圍互斥）且并非顯而易見的變體，同時（2）能夠被分開使用，那么這兩個子組合通常也會被認(rèn)為是有區(qū)別的（MPEP 806.05d）。

　　特別需要注意的是，如果此時與兩個子組合對應(yīng)的組合也存在，那么任何一個子組合本身都意味著組合的可專利性不需要另一個子組合中的細(xì)節(jié)，那么任何一個子組合都會被認(rèn)為與組合有區(qū)別。

　　2.1.1.2 有關(guān)聯(lián)的方法/裝置/產(chǎn)品

　　在這種類型組合下，比較典型的情況是一個發(fā)明為產(chǎn)品，而另外一個發(fā)明為該產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)方法或者使用方法。此時，如果（1）產(chǎn)品可以相應(yīng)的通過另一種本質(zhì)不同的裝置來生產(chǎn)、通過另一種本質(zhì)不同的方法來生產(chǎn)、通過另一種本質(zhì)不同的方法得到使用，或者（2）該裝置或者方法可以相應(yīng)的生產(chǎn)或者使用另一種本質(zhì)不同的產(chǎn)品，那么就可以認(rèn)為這兩個發(fā)明是有區(qū)別的（MPEP 806.05f, g, h）。

　　另一種比較典型的情況是一個發(fā)明為方法，另一發(fā)明為實現(xiàn)該方法的裝置。此時，如果（1）該方法可以通過另一種本質(zhì)不同的裝置來實現(xiàn)，或者（2）該裝置可以用于實現(xiàn)另一種本質(zhì)不同的方法，那么就可以認(rèn)為這兩個發(fā)明是有區(qū)別的（MPEP 806.05e）。

　　由此可見，如果兩個發(fā)明屬于方法/裝置/產(chǎn)品中不同的類型且相互關(guān)聯(lián)，其無區(qū)別的前提是這兩個發(fā)明的特征嚴(yán)格的相互對應(yīng)，一言以蔽之，從一個發(fā)明中無法推導(dǎo)得到與另一發(fā)明類型相同但范圍不同的發(fā)明。

　　不過，上述情況有一種較為特殊的場景，即產(chǎn)品、產(chǎn)品生產(chǎn)方法和產(chǎn)品使用方法同時存在。此時，如果當(dāng)產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)方法按上述標(biāo)準(zhǔn)無區(qū)別時，那么當(dāng)產(chǎn)品使用方法相對產(chǎn)品有區(qū)別時只需要下發(fā)“產(chǎn)品+生產(chǎn)方法”與使用方法之間的RR，無需針對生產(chǎn)方法和使用方法之間的區(qū)別進(jìn)行判斷（MPEP 806.05i）。

　　當(dāng)然，更為簡單的情況是兩個發(fā)明同屬于方法/裝置/產(chǎn)品，此時，如果兩個要求保護的發(fā)明（a）在范圍上不重合、（b）不屬于顯而易見的變體且（c）無法一起使用或者能夠具有實質(zhì)不同的設(shè)計、運作或效果，則可以認(rèn)為這兩個發(fā)明是有區(qū)別的（MPEP 806.05j）。顯然，這里的c相當(dāng)于之前區(qū)別性判斷的條件（1），而a和b相當(dāng)于之前區(qū)別性判斷的條件（2）。

　　2.1.2嚴(yán)重負(fù)擔(dān)判斷

　　與獨立性和區(qū)別性相比，對審查員是否造成嚴(yán)重的檢索和審查負(fù)擔(dān)的判斷標(biāo)準(zhǔn)更為明確。具體而言，審查員在下發(fā)RR時需要指明為何在不進(jìn)行RR時將會有嚴(yán)重的檢索和審查負(fù)擔(dān) （MPEP 803, MPEP 808.02）。

　　針對檢索，嚴(yán)重負(fù)擔(dān)的判斷標(biāo)準(zhǔn)通常包含兩個發(fā)明具有不同的分類、面臨不同的技術(shù)現(xiàn)狀或者需要在不同領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行檢索。而針對審查，嚴(yán)重負(fù)擔(dān)的判斷標(biāo)準(zhǔn)通常會要求審查員解釋其中一個發(fā)明有很大可能性面臨嚴(yán)重的專利適格性問題（35 U.S.C. 101）或者可實施性問題（35 U.S.C. 112a），且該問題與另一個發(fā)明不相關(guān)。

　　2.2 選擇對象

　　單一性要求的選擇對象僅限于權(quán)利要求所限定的發(fā)明，同時其要求的具體形式也是對權(quán)利要求形成的分組進(jìn)行選擇。

　　對于RR，雖然其選擇對象仍然是基于申請要求保護的發(fā)明，但具體體現(xiàn)形式可以是權(quán)利要求限定的發(fā)明，也可以是在說明書或附圖中體現(xiàn)為實施例的發(fā)明，后者在被稱為“類型（species）”（MPEP 806.01）。從法條來看，一個美國國家專利申請不能要求保護兩個或者更多獨立且有區(qū)別的發(fā)明，除非：不同的權(quán)利要求保護的是一個發(fā)明的多個類型，該申請中對應(yīng)這些類型的總括性權(quán)利要求是可以授權(quán)的，且其他與這些類型的對應(yīng)的權(quán)利要求均為總括性權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求或者均包含總括性權(quán)利要求的所有特征（37 CFR 1.141(a)）。此外，如果一個發(fā)明包含了超過合理數(shù)量的類型，那么審查員可以首先要求申請人選擇合理數(shù)量的類型然后在考慮是否下發(fā)RR（37 CFR 1.146）。

　　由于在申請中可以為一個發(fā)明提供不同的實施例，該發(fā)明可以被稱為“總括性（generic）”發(fā)明，與其對應(yīng)的權(quán)利要求可以稱為總括性權(quán)利要求，而這些實施例所對應(yīng)的發(fā)明則為稱為類型，同時對應(yīng)這些實施例的權(quán)利要求可以被稱為類型性權(quán)利要求。如果一個類型性權(quán)利要求僅對應(yīng)一個實施例，其可以被稱為類型限定的權(quán)利要求（MPEP 806.04e）。由于一個總括性發(fā)明可以對應(yīng)多個類型，一個總括性權(quán)利要求也可以關(guān)聯(lián)多個類型性權(quán)利要求，且總括性權(quán)利要求并不包含類型性權(quán)利要求之外的其他元素，相對的，類型性權(quán)利要求的保護范圍為具有總括性權(quán)利要求的所有特征（MPEP 806.04d）。

　　具體而言，屬于總括性發(fā)明的類型可能是獨立的或者是有區(qū)別的，且這些類型可能會帶來過重的檢索或者審查負(fù)擔(dān)，那么此時審查員就可以針對這些類型下發(fā)RR（MPEP 806.01，MPEP 806.04b）。一種較為典型的情況是不同類型的范圍是互斥的（即，不重合），那么此時就有符合了獨立性或者是區(qū)別性的要求（MPEP 806.04f）。

　　因此，在實際的RR中，審查員有時不僅要求申請人將申請限制在部分權(quán)利要求所限定的某一個發(fā)明上，也會進(jìn)一步要求申請人在多個對應(yīng)實施例的類型中選擇一個類型。此時，申請人需要聲明與該類型相符合的權(quán)利要求，以便審查員確定后續(xù)的審查基礎(chǔ)。這種情況下，選擇的結(jié)果雖然最終也表現(xiàn)為一組確定的權(quán)利要求，但選擇直接對象并非是權(quán)利要求本身，而是申請中的是特定實施方式。

　　2.3 答復(fù)與后續(xù)審查

　　由于單一性的判斷標(biāo)準(zhǔn)中“特定技術(shù)特征”需要相對現(xiàn)有技術(shù)具有可專利性（即新穎性和創(chuàng)造性），審查員有時會利用現(xiàn)有技術(shù)主張不同發(fā)明之間的共有特征并非特定技術(shù)特征。在實踐中，通常情況下，由于單一性問題的判斷標(biāo)準(zhǔn)相對簡單明確，申請人與審查員之間較少就特定技術(shù)特征的對應(yīng)或者相同與否產(chǎn)生分歧，主要矛盾往往集中在審查員所使用的現(xiàn)有技術(shù)文件是否能夠?qū)⒐灿刑卣鲝姆翘囟夹g(shù)中排除。由于針對這一問題所提交的答復(fù)往往也是針對新穎性和創(chuàng)造性的答復(fù)，此時的單一性要求在一定程度上和新創(chuàng)性要求有一定重疊，并不會要求申請人對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行過多額外的調(diào)整。

　　當(dāng)然，如果申請人和審查員之間并不存在分析，申請人也可以為不同的發(fā)明構(gòu)造新的特定技術(shù)特征。不過，如果采用構(gòu)造或者爭辯特定技術(shù)特征而非直接刪除權(quán)項的方式回應(yīng)單一性請求，后續(xù)依然有可能再次面對因為現(xiàn)有技術(shù)而帶來的單一性請求。

　　相比之下，RR的判斷標(biāo)準(zhǔn)均不涉及現(xiàn)有技術(shù)，所以審查員下發(fā)RR主要基于申請本身的內(nèi)容。相應(yīng)的，申請人和審查員對RR是否合理的爭議也主要集中在同一申請不同發(fā)明之間獨立性和區(qū)別性以及獨立或有區(qū)別的發(fā)明是否會帶來較重的審查或檢索負(fù)擔(dān)。顯然，與單一性要求相比，RR的獨立性、區(qū)別性、嚴(yán)重負(fù)擔(dān)的判斷標(biāo)準(zhǔn)更為主觀和模糊，同時與發(fā)明相對現(xiàn)有技術(shù)的可專利性關(guān)聯(lián)較小。因此，為了避免對RR結(jié)論的分歧影響到后續(xù)對實質(zhì)性內(nèi)容的審查，美國專利審查中賦予了審查員對RR的最終決定權(quán)。

　　具體來說，審查員對特定發(fā)明首次下發(fā)RR（也被稱為臨時RR）之后，申請人可以對審查員在RR中出陳述的理由表示同意或者反對（37 CFR 1.143），但無論反對或者同意均需要針對RR選擇相應(yīng)的發(fā)明或者類型 （MPEP 818.01b）。同時，在反對時必須提供反對的理由，否則會視為同意（MPEP 818.01a）。如審查員認(rèn)可反對理由可以撤回臨時RR（MPEP 821.01），否則其可以在下一次OA中做出維持RR的決定，此時臨時RR會轉(zhuǎn)為最終RR。在最終RR中，審查員會將申請人選擇的發(fā)明或者類型直接確定為本申請的后續(xù)審查基礎(chǔ)。當(dāng)然，在極少數(shù)情況下，審查員在申請人未進(jìn)行反對時會主動撤回RR（MPEP 821.02）。

　　也就是說，在對RR進(jìn)行答復(fù)時，申請人對審查員只有一次提出異議的權(quán)利，且必需提供反對理由，而審查員能夠自由裁量是否采納申請人的反對理由。然而，只要申請人給出了反對理由，其在最終RR之后依然保留有請求美國專利與商標(biāo)局局長對RR進(jìn)行審查的權(quán)利（37 CFR 1.144, MPEP 818.01b），該請求可以推遲到終局OA之后提交，但提出時間需要不晚于申訴（appeal）。需要注意的是，請求權(quán)利的前提僅需要申請人對RR提出具體的反對意見，而不需要申請人在后續(xù)審查中保留不同發(fā)明/類型之間的總括性權(quán)利要求。也就是說，即便是兩個類型的總括性權(quán)利要求在審查中被刪除，申請人依然可以請求對針對這兩個類型的最終RR進(jìn)行審查（MPEP 818.01d）。

　　另外需要注意，申請人在答復(fù)RR時所做出的選擇可以通過直接聲明選擇的發(fā)明/類型，也可以通過刪除未選擇的發(fā)明/類型來間接選擇（MPEP 818.02c,d）

　　2.4 選擇可逆性

　　針對單一性要求所做出的選擇通常是不可逆的，即未選擇的權(quán)利要求將從申請中刪除，在分案之前無法獲得審查，也無法再次加入到當(dāng)前申請中。

　　相比之下，針對RR所做出的選擇有一定的可逆性。在RR未被撤銷的情況下，未選擇的發(fā)明/類型所對應(yīng)的權(quán)利要求會處于“撤回（withdrawn）”的狀態(tài)（37 CFR 1.142b），在審查過程中，處于該狀態(tài)的權(quán)利要求可以被修改也可以被刪除。此時，未被刪除的被撤回的權(quán)利要求仍然屬于當(dāng)前申請的一部分，并在當(dāng)前申請獲得授權(quán)時有機會被重新加入到該申請中（MPEP 821.04），即直接處于可授權(quán)狀態(tài)。

　　當(dāng)RR的對象是屬于相同的類別（例如方法、裝置或者產(chǎn)品）時，如果一個被撤回的權(quán)利要求在授權(quán)時包含至少一個可授權(quán)權(quán)利要求的所有特征（例如，引用該可授權(quán)權(quán)利要求，或者為該可授權(quán)權(quán)利要求的組合），那么該權(quán)利要求可以被重新加入申請中。

　　比較特殊的情況涉及到針對產(chǎn)品和相應(yīng)產(chǎn)品制作/使用方法的RR。如果申請人在RR時選擇了產(chǎn)品，那么當(dāng)產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)利要求獲得授權(quán)時，包含了產(chǎn)品權(quán)利要求所有特征的方法權(quán)利要求可以被重新加入到申請中（MPEP 806.05f,h, MPEP 821.04b）。這種包含可以是將產(chǎn)品權(quán)利要求的特征直接寫在方法權(quán)利要求中，也可以直接在方法權(quán)利要求中引用方法產(chǎn)品權(quán)利要求。

　　從整體上看，與單一性要求相比，RR通過設(shè)置額外的標(biāo)準(zhǔn)和審查流程來進(jìn)一步減輕審查員的檢索和審查負(fù)擔(dān)。不過，雖然RR對發(fā)明的要求比單一性更加嚴(yán)苛，但因此而未被選擇的權(quán)利要求有一定可能性在授權(quán)時重新回到申請中，在整體效果上二者可以認(rèn)為殊途同歸。

　　3 權(quán)利要求的構(gòu)建

　　以上基于與單一性要求的不同之處對RR的特點進(jìn)行了介紹。從以上特點可以看出，雖然相關(guān)規(guī)則允許將未被選擇的部分權(quán)利要求在授權(quán)時重新加入到申請中，但考慮到實質(zhì)審查中對比文件的不確定性，更為穩(wěn)妥的策略依然是在應(yīng)對RR時盡可能爭取更廣的審查范圍。因此，無論是在遞交申請、答復(fù)RR還是實審修改的環(huán)節(jié)，均需要考慮構(gòu)建相關(guān)且無區(qū)別的權(quán)利要求。在構(gòu)建時，申請人可以特別關(guān)注的幾個要點。

　　3.1 具有包含關(guān)系的獨立權(quán)利要求

　　在這種情況下，需要注意不同主體的使用是否是當(dāng)然對應(yīng)的。例如，權(quán)利要求1為“一種A，其特征在于……”，另一個權(quán)利要求2為“一種B，其特征在于包括A，……”。在這種情況下，權(quán)利要求1和權(quán)利要求2會形成子組合與組合之間的關(guān)系，如果A本身可以應(yīng)用于B之外的場景，且說明書中描述了B中除A之外其余部分的細(xì)節(jié)，那么權(quán)利要求1和權(quán)利要求2就會對應(yīng)有區(qū)別的類型，從而導(dǎo)致審查員下發(fā)RR。

　　此時，如果申請人將權(quán)利要求1修改為“一種應(yīng)用/部署于B的A，其特征在于，……”，那么權(quán)利要求1和權(quán)利要求2就無法滿足“子組合能夠單獨或在其他組合中具有實用性”這一要求，從而使得權(quán)利要求1和權(quán)利要求2對應(yīng)無區(qū)別的類型?；蛘?，如果申請人將權(quán)利要求2中除A以外的其他元素刪除，那么權(quán)利要求2的可專利性將依賴于權(quán)利要求1的可專利性，從而使得權(quán)利要求1和權(quán)利要求2對應(yīng)無區(qū)別的類型。

　　當(dāng)然，在上述示例中，B實際上包含了A中所有的特征，因此即便是在遇到RR的情況下，申請人依然可以選擇權(quán)利要求1對應(yīng)的類型并在其授權(quán)時將權(quán)利要求2重新加入到申請中。

　　3.2 分別涉及不同方法/裝置/產(chǎn)品類別的對應(yīng)獨立權(quán)利要求

　　在這種情況下，需要特別注意不同類別的獨權(quán)是否在特征上是完全對應(yīng)的。例如，如果在產(chǎn)品權(quán)利要求中有特征“包含第一材料層”，而生產(chǎn)方法權(quán)利要求中對應(yīng)特征為“沉積第一材料層”，那么二者之間就會有區(qū)別，因此第一材料層有可能通過沉積之外的其他手段來制備。

　　此時，如果申請人將方法權(quán)利要求中的特征修改為“形成/提供第一材料層”，那么二者之間的區(qū)別性就可以被消除。

　　當(dāng)然，在上述示例中，“沉積第一材料層”是可以使得最終產(chǎn)品“包含第一材料層”這一特征的（不考慮后續(xù)移除），因此即便是在遇到RR的情況下，申請人依然可以選擇產(chǎn)品權(quán)利要求并在其授權(quán)是將生產(chǎn)方法權(quán)利要求重新加入到申請中。

　　3.3 部分特征重疊的同類主體獨立權(quán)利要求

　　這種情況通常出現(xiàn)于在技術(shù)交底書階段或者優(yōu)先權(quán)階段通過合案形成的申請，需要特別注意是否存在總括性權(quán)利要求，即僅包含重疊特征的獨立權(quán)利要求。

　　例如，獨立權(quán)利要求1的形式為“特征A+特征B+特征C”，獨立權(quán)利要求2的形式為“特征A+特征B+特征D”，此時二者范圍不重合，如果特征C和特征D不能視為顯而易見的兩種變體，那么權(quán)利要求1和權(quán)利要求2就對應(yīng)了有區(qū)別的發(fā)明/類型。

　　此時，需要構(gòu)建僅包含“特征A+特征B”或者額外包含特征C和D共同的上位特征E的獨立權(quán)利要求3，來作為權(quán)利要求1和2的總括性發(fā)明，并將權(quán)利要求1和2改寫為權(quán)利要去3的從屬權(quán)利要求。如果審查員針對權(quán)利要求1和2下發(fā)了RR，那么只需要將權(quán)利要求3置于后續(xù)審查基礎(chǔ)中，就有機會在權(quán)利要求3獲得授權(quán)后將未選擇的權(quán)利要求1或者2重新加入到申請中。

　　3.4 多個對應(yīng)單一實施例的從屬權(quán)利要求（即類型限制權(quán)利要求）

　　與上一情況類似，對于存在大量實施例的申請，需要對相似的實施例進(jìn)行歸納，以得到范圍介于獨立權(quán)利要求和類型限制權(quán)利要要求的過渡從屬權(quán)利要求，用這些從屬權(quán)利要求來覆蓋盡可能多的實施例。這樣，即便審查員在RR中要求對單個實施例進(jìn)行選擇，在相應(yīng)的過渡從屬權(quán)利要求授權(quán)后也可以將相近的其他實施例重新加入到該申請中。

　　4 RR應(yīng)對策略

　　如前所述，以下從遞交申請、答復(fù)RR和實審修改三個環(huán)節(jié)簡單介紹申請人可以采取的應(yīng)對策略。

　　4.1 申請遞交

　　申請人確定申請的遞交途徑時可以將申請中不同發(fā)明之間的關(guān)系作為參考因素。由于通過PCT國家階段遞交和作為美國國家申請直接遞交會面臨不同的RR規(guī)則，如果申請中包含的發(fā)明/類型按照前述獨立性和區(qū)別性的判斷標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)且無區(qū)別的，那么申請人可以按照其他音素自由選擇申請途徑；如果申請中所包含的發(fā)明/類型有較大的可能性是獨立或者是有區(qū)別的，那么申請人可以優(yōu)先考慮通過PCT國家階段遞交的申請途徑，以爭取讓在審查中將更多的內(nèi)容作為審查基礎(chǔ)。

　　當(dāng)然，如果已經(jīng)確定需要按照美國國家申請遞交，申請人可以考慮對權(quán)利要求進(jìn)行修改以使其盡量符合相關(guān)且無區(qū)別的標(biāo)準(zhǔn)，也就是在申請遞交階段即構(gòu)建較為合理的權(quán)利要求已盡可能規(guī)避RR對實質(zhì)審查范圍產(chǎn)生的影響。

　　4.2 RR答復(fù)

　　在對RR進(jìn)行答復(fù)時，申請人首先需要檢查審查員下發(fā)RR的理由是否合理，即其是否正確的使用了涉及獨立性和相關(guān)性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)發(fā)明是否因為分類、專利適格性或者支持性等問題存在嚴(yán)重的檢索或者審查負(fù)擔(dān)。在對合理性進(jìn)行判斷之后，申請人可以據(jù)此確定是否要提出反對理由。

　　其次，此時也是申請人對權(quán)利要求進(jìn)行修改的機會。如果申請人認(rèn)為RR分類和分組可能會導(dǎo)致舍棄較多的審查基礎(chǔ)，可以考慮通過修改權(quán)利要求來盡可能構(gòu)建相關(guān)且無區(qū)別的發(fā)明。在修改之后，申請可以對RR提出反對意見，并主張審查員提出RR的理由不再適用修改后的權(quán)利要求。

　　之后，受限于RR的相關(guān)要求，申請人無論是否同意審查員下發(fā)RR的理由，均需要對RR中的發(fā)明分組/類別進(jìn)行選擇。在選擇時可以兼顧以下三點：（1）發(fā)明分組/類別的重要性，（2）發(fā)明分組/類別對應(yīng)的權(quán)利要求數(shù)量以及（3）發(fā)明分組/類別是否含有能夠涵蓋其他分組/類別的總括性發(fā)明。在進(jìn)行選擇時，重要性較高、對應(yīng)權(quán)利要求較多、具有總括性發(fā)明的分組/類別通常是較優(yōu)的選擇對象。

　　然后，申請人需要指明所選擇的發(fā)明分組/類別所對應(yīng)的權(quán)利要求，此時，任何符合如下特征的權(quán)利要求均可以被歸為選擇的發(fā)明分組/類別：（1）該權(quán)利要求中沒有特征與審查員對該發(fā)明分組/類別的描述沖突，且（2）該權(quán)利要求中沒有特征明確的指向未選擇的發(fā)明分組/類別。

　　最后，在答復(fù)時需要聲明保留未選擇的發(fā)明分組/類別的相關(guān)權(quán)利，比如利用其進(jìn)行后續(xù)分案的權(quán)利、在授權(quán)后重新加入當(dāng)前申請的權(quán)利，等等。

　　4.3 實審修改

　　在RR之后的實質(zhì)審查過程中，申請人主要需要注意以下兩點。

　　首先，對于在RR中未選擇而被撤回的權(quán)利要求，需要與保留的權(quán)利要求進(jìn)行同步修改，已使其盡量符合授權(quán)時重新加入申請的條件。例如，在修改產(chǎn)品權(quán)利要求的特征時對撤回的產(chǎn)品生產(chǎn)方法權(quán)利要求對應(yīng)的特征進(jìn)行同步修改，以及在修改子組合權(quán)利要求時對撤回的組合權(quán)利要求對應(yīng)的特征進(jìn)行同步修改。

　　其次，在答復(fù)OA時，如果需要增加新的權(quán)利要求或者在現(xiàn)有權(quán)利要求中補入新的特征，需要注意新權(quán)利要求或者新特征對應(yīng)的發(fā)明是否屬于未選擇的分組/類別。特別是在加入新權(quán)利要求時，申請人需要向?qū)彶閱T表明新加入的權(quán)利要求對應(yīng)選擇的發(fā)明分組/類別。

　　另外，如果申請人在答復(fù)RR時提出過反對意見，在實審中如果所選擇的分組/類別的授權(quán)前景比較渺茫，且未選擇的分組/類別有可專利性較強的權(quán)利要求，那么可以考慮適時請求美國商標(biāo)專利局對RR進(jìn)行審查。如果審查后RR被撤回，那么可以在無需分案的情況下獲得更多的審查基礎(chǔ)。