文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 郝琳佳

　　專利審查高速路（PPH）是加速專利實質(zhì)審查的一種非常有效的方式，由于其沒有官費，所以深受申請人和專利代理師們的喜愛。

　　歐洲專利申請的實審在程序上與其他國家稍有不同，即不管是PCT進入歐洲國家階段的申請還是巴黎公約途徑進入歐洲的申請，均會先收到檢索部門做出的擴展檢索報告（EESR），然后再收到實審部門做出的正式審查意見。

　　對于PCT進入歐洲國家階段的申請，在收到EESR之前歐局會下發(fā)是否主動修改的通知，即關(guān)于EPC 161（1）和162的通知，申請人可以通過答復(fù)該通知對專利申請進行主動修改；而對于巴黎公約途徑進入歐洲的申請，歐局則不會下發(fā)類似通知，且歐洲審查指南中規(guī)定了如下內(nèi)容：Where the application is a European application not derived from an international application, applicants cannot amend their application before the search report has been communicated to them. Consequently, in these cases, the search opinion will always relate to the application documents as originally filed. Furthermore, any reply filed by the applicant in response to an invitation according to Rule 63(1) (see B-VIII, 3.4) will also be taken into consideration when drawing up the search opinion。即進入歐洲的非PCT申請在收到檢索報告之前是不能修改的，在這種情況下，檢索報告將會根據(jù)申請的原始提交做出。

　　PPH請求提出的時機是在實審開始之前，那么，對于通過巴黎公約途徑進入歐洲的申請，若滿足條件，則可以在提交新申請時將申請文件的權(quán)利要求直接修改為PPH請求的權(quán)利要求，即直接調(diào)整為與在先審查局授權(quán)的權(quán)利要求相對應(yīng)的范圍，那么，歐局檢索部門將直接對該PPH請求的權(quán)利要求進行檢索并同時提供針對該套權(quán)項的審查意見，但若不能滿足條件，也就是說，一份通過巴黎公約途徑進入歐洲的申請，在提交歐局之后發(fā)現(xiàn)相關(guān)同族獲得了授權(quán)，然后申請人立刻在歐洲案實審開始之前提出了PPH請求并獲得了批準，那么歐局檢索部門是否能夠針對被批準的PPH請求進行檢索呢？答復(fù)是否定的。

　　筆者結(jié)合一相關(guān)案例進行說明。該案例是一件通過巴黎公約途徑進入歐洲的申請，在提交歐局之后其中國同族很快獲得了授權(quán)，申請人希望歐洲案也盡快獲得授權(quán)便指示該歐洲案提出PPH請求以便使得案件獲得加速審查。該PPH請求在提出后一個月獲得了批準。然而，在接下來的兩個月后收到的EESR中，審查員仍是以原始提交的權(quán)項范圍進行的檢索和審查，也就是說，審查員并未考慮PPH請求提交的修改后的權(quán)項范圍。

　　對此，筆者聯(lián)系了該案的審查員并說明該案已經(jīng)獲得PPH請求的批準，但是檢索報告并未依據(jù)PPH請求提出的權(quán)項做出。該案的審查員及其管理員再次詳細查看了該案，并說明雖然本案的PPH請求已經(jīng)被批準，但是在現(xiàn)階段，任何的修改將不被考慮，換句話說，在實審部門接管該案之前，任何的修改將不被進入。雖然申請人可以在該階段提出PPH請求，但是直到該案到達實審階段，任何的修改是不被允許的。管理員還說明了，本案的情況是非常少見的，主要是由于中國同族授權(quán)的速度很快且歐洲案在中國優(yōu)先權(quán)申請?zhí)峤恢袊筇峤粴W局也非?？焖?。

　　對此，筆者從歐局官網(wǎng)找到了一些反證，即在PPH FAQ中規(guī)定了：

　　Does a granted PPH request imply accelerated processing of (i) the Search, (ii) the Examination phase or (iii) both?

　　A granted PPH request will result in the application being processed in an accelerated manner both through search and examination, provided that the request has been filed early enough in the grant procedure.

　　筆者向?qū)彶閱T說明了PPH請求程序本身是能夠加速檢索和實審兩個程序的，目前本案處于檢索階段，那么也應(yīng)該能夠加速該階段的審查，但是，外所解釋說明了該依據(jù)是出自PPH FAQ中的內(nèi)容，當所遇到的情況存在一些不兼容狀況時，歐局審查員一般是先依據(jù)法條（即如上英文記載的內(nèi)容），然后再依據(jù)FAQ中的規(guī)定。

　　至此，針對本歐洲案的情況，審查員并未給出為何不考慮被批準的PPH請求的強有力的法律依據(jù)。對于歐局審查員說明的在現(xiàn)階段，任何的修改將不被考慮，該法律依據(jù)僅是上方提到的進入歐洲的非PCT不能在收到檢索報告之前對申請文件進行修改。但筆者認為，該案的PPH請求已經(jīng)在檢索前足夠多的時間獲得了批準，那么整個案件就已經(jīng)進入了加速審查的通道，理論上，PPH程序和主動修改是兩個程序，雖然PPH請求中涉及主動修改的內(nèi)容，但如果PPH請求已經(jīng)被批準，那么就意味著PPH中的所有請求均已經(jīng)獲得進入。所以，筆者認為本案情況的發(fā)生屬于歐洲專利申請在審查程序上存在的漏洞，對于申請人來講，其希望能夠盡快獲得案件的授權(quán)，所以其在實審程序允許的范圍內(nèi)以最快的速度提交了PPH請求并獲得了批準，那么申請人就是在允許的程序內(nèi)以盡快縮小范圍來換取時間上的快速授權(quán)，而歐洲的審查程序由于包括檢索部門的在先審查，歐局審查員通過審查指南規(guī)定的不允許修改而不考慮已經(jīng)被批準的PPH請求，這實際上是矛盾的，也是對申請人權(quán)益的一種折損，換句話說，申請人本身已經(jīng)有意愿縮小范圍，但是歐局卡在程序上認為在檢索階段不考慮PPH請求提交的修改后的范圍而是仍舊考慮原始范圍，這相當于浪費了申請人一次答復(fù)審查意見的機會，而且，申請人本次收到的EESR并沒有針對性，其審查基礎(chǔ)并不是申請人希望且已經(jīng)被批準進入的權(quán)利要求范圍，申請人也無從答復(fù)。所以，筆者認為整體上目前的程序阻礙了申請人加速其案件的授權(quán)速度，這個漏洞是損害申請人權(quán)益的，是需要調(diào)整的。

　　最后，一般來說，法律制度從發(fā)現(xiàn)問題到法律法規(guī)的進一步完善均存在一定的時間差過渡，所以筆者期望歐局最終能夠從申請人權(quán)益的角度出發(fā)，對相關(guān)的法律法規(guī)進行進一步完善。