文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 林蕾

　　在日常專利代理工作中，在對(duì)新穎性和創(chuàng)造性進(jìn)行答復(fù)的過程中，經(jīng)常需要我們來判斷審查員提供的對(duì)比文件是否屬于現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行判斷。

　　在《美國發(fā)明法案》（America Invents Act，簡(jiǎn)稱AIA）第35 U.S.C.102條中，對(duì)美國專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)做出了規(guī)定。

　　首先，35 U.S.C. 102(a)中規(guī)定了總的現(xiàn)有技術(shù)：

　　102(a)(1)規(guī)定“在有效申請(qǐng)日之前已獲得專利，或在出版物中有描述，或公開使用，或銷售，或以其他形式為公眾所知”為現(xiàn)有技術(shù)。

　　102(a)(2)規(guī)定“在有效申請(qǐng)日之前由他人有效遞交的專利或已公開或已視為公開的專利申請(qǐng)”為現(xiàn)有技術(shù)。

　　對(duì)于如何認(rèn)定有效申請(qǐng)人，筆者給出以下具體案例：

　　在美國專利申請(qǐng)14/072,793的Final OA中，審查員引用了一篇對(duì)比文件Steibel（US2013/0345543），認(rèn)為權(quán)利要求1中的特征已經(jīng)被Steibel公開了，因此權(quán)利要求1相比于Steibel不具備新穎性。

　　然而，在確定Steibel的有效申請(qǐng)日的過程中筆者發(fā)現(xiàn)，Steibel的提交日為2013年8月27日，這個(gè)日期在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日，即，2012年12月30之后。然而，Steibel作為在先申請(qǐng)案No.13/451,579的部分繼續(xù)申請(qǐng)，其可以享受前案的申請(qǐng)日，即2012年4月20日。這個(gè)日期在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)之前。

　　為了進(jìn)一步確定有效申請(qǐng)日，調(diào)取在先申請(qǐng)案No.13/451,579的文檔，通過特征比對(duì)之后，可以發(fā)現(xiàn)審查員指出的用于揭示本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)特征的內(nèi)容并未記錄在在先申請(qǐng)案No.13/451,579中。相反地，其是部分繼續(xù)申請(qǐng)案Steibel的新增加的內(nèi)容。因此，這部分內(nèi)容不能享受在先申請(qǐng)案No.13/451,579案的申請(qǐng)日。這部分內(nèi)容的有效申請(qǐng)日應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為2013年8月27日。因此，Steibel不能作為現(xiàn)有技術(shù)用于評(píng)價(jià)本案的新穎性。

　　35 U.S.C.102(b)中規(guī)定了幾項(xiàng)不認(rèn)為是現(xiàn)有技術(shù)的例外情況：

　　(1)本專利申請(qǐng)有效申請(qǐng)日一年以內(nèi)的公開。如果存在以下情形之一，則在本專利申請(qǐng)有效申請(qǐng)日一年以內(nèi)的公開不應(yīng)當(dāng)被視為前款(a)(1)所規(guī)定的本專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)：

　　(A)所述公開由發(fā)明人或共同發(fā)明人或直接或間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得所公開主題的第三人作出；或

　　(B)在所述公開之前，所公開的主題已被發(fā)明人或共同發(fā)明人或直接或間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得所公開主題的第三人向公眾公開。

　　(2)專利申請(qǐng)和專利中的公開。如果存在以下情形之一，某公開不應(yīng)當(dāng)被視為前款(a)(2)所規(guī)定的本專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)：

　　(A)所公開的主題是直接或間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得的；

　　(B)在按照前款(a)(2)對(duì)主題提出有效申請(qǐng)之前，該主題已被發(fā)明人或共同發(fā)明人或直接或間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人獲得所公開的主題的第三人向公眾公開；或

　　(C)在本發(fā)明的有效申請(qǐng)日之前（含有效申請(qǐng)日），所公開的主題和本發(fā)明被同一人所有或被轉(zhuǎn)讓于同一人。

　　可以看出，針對(duì)發(fā)明人自己的公開，在美國可以享受一年的不喪失新穎性的寬限期。然而在實(shí)際工作中，經(jīng)常會(huì)遇到論文發(fā)布者（即，論文署名人）與專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人不完全相同的情況。

　　例如，在美國專利申請(qǐng)17/138,380的Non Final OA中，審查員引用作者為Rui Chen， Jinxin Zhao，Liang Zhang的論文作為現(xiàn)有技術(shù)，認(rèn)為權(quán)利要求1相比于該現(xiàn)有技術(shù)沒有新穎性。其中Jinxin Zhao，Liang Zhang為當(dāng)前美國專利申請(qǐng)的發(fā)明人，且論文發(fā)布期限在申請(qǐng)日的一年之內(nèi)。

　　在這種情況下，如果申請(qǐng)人想證明自己的專利申請(qǐng)可以享受35 U.S.C.102(b)(1)中規(guī)定的不喪失新穎性的寬限期，申請(qǐng)人需要向USPTO提交一封基于37 C.F.R1.130(a)的聲明。聲明中需要證明，論文中多出的作者Rui Chen并未對(duì)審查員所引用的論文做出貢獻(xiàn)，論文中所著的披露皆為Jinxin Zhao和Liang Zhang做出的。從而，使得審查員可以認(rèn)可該對(duì)比文件為屬于不認(rèn)為是現(xiàn)有技術(shù)的例外。

　　從以上的實(shí)例可以看出，美國專利中對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定與中國有很大的不同。因此，在實(shí)際工作中，當(dāng)面對(duì)官方審查意見時(shí)，代理人應(yīng)當(dāng)首先結(jié)合美國專利法的規(guī)定，判斷審查意見中所引用的對(duì)比文件能否作為本申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。尤其是對(duì)比文件的期限與本申請(qǐng)比較接近，或者是論文作者與本申請(qǐng)部分重疊的情況，需要格外留意，不能僅局限于查看對(duì)比文件首頁的著錄信息披露的內(nèi)容。從而能夠更好的對(duì)審查意見進(jìn)行針對(duì)性回復(fù)。