文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張穎

　　在美國(guó)專利申請(qǐng)實(shí)踐中有一種官文是Restriction for Requirement。在美國(guó)專利申請(qǐng)中，Restriction for Requirement主要用于避免發(fā)明人在一個(gè)申請(qǐng)中保護(hù)多個(gè)發(fā)明點(diǎn)。然而出于申請(qǐng)費(fèi)用較高的考慮，發(fā)明人傾向于將多個(gè)不同的發(fā)明點(diǎn)寫入一個(gè)申請(qǐng)案件中。由于這樣會(huì)給審查員增加過(guò)度的負(fù)擔(dān)，專利局為了防止這種情況，Restriction for Requirement就產(chǎn)生了。

　　《美國(guó)專利審查程序手冊(cè)》802章中記載了“兩個(gè)或多個(gè)獨(dú)立的、有區(qū)別的發(fā)明不能存在于同一申請(qǐng)中，除非一個(gè)發(fā)明中沒(méi)有超過(guò)合理數(shù)量的多于一個(gè)的種類可以被具體記載在該發(fā)明的不同權(quán)利要求里，提供的申請(qǐng)要包括一個(gè)可授權(quán)權(quán)項(xiàng)，其和所有種類以及超出從權(quán)形式的種類相一致，或者包括相一致權(quán)利要求的所有限制”。如果審查員認(rèn)為申請(qǐng)中存在多個(gè)獨(dú)立、有區(qū)別的發(fā)明，就會(huì)發(fā)出Restriction for Requirement的審查意見通知書，要求申請(qǐng)人在多個(gè)發(fā)明中選擇一個(gè)加以保護(hù)。其出發(fā)點(diǎn)是為了不給審查員增加過(guò)多的檢索負(fù)擔(dān)。

　　具體在Restriction for Requirement的官文中，審查員會(huì)經(jīng)常要求申請(qǐng)人在不同組中選擇一組，或者在不同種類中選擇一種，這兩者有一定的區(qū)別。

　　在不同組中選擇一組的問(wèn)題其實(shí)和中國(guó)專利審查中的單一性問(wèn)題有點(diǎn)相似。中國(guó)《專利法》第三十一條規(guī)定，一件發(fā)明專利或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)僅限于一項(xiàng)發(fā)明專利或者實(shí)用新型專利。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明專利或者實(shí)用新型專利，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥Ｒ患庥^設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一種產(chǎn)品所使用的一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)。用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上的外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢?。可見，如果審查員要求在不同組中選擇一組，通常表明不同組的權(quán)利要求技術(shù)方案差異很大。在實(shí)踐中，需要在不同組的權(quán)利要求中做出選擇的情況往往是不同的裝置之間，不同的方法之間，以及裝置和方法沒(méi)有一一對(duì)應(yīng)的情況下。

　　而在不同種類中選擇一種，是審查員要求限定權(quán)利要求而便于審查。一旦有可以被授權(quán)的主題，審查員會(huì)在發(fā)出授權(quán)通知書前重新審查其他被限定了的權(quán)利要求?？梢?，如果審查員要求在不同種類中選擇一種，通常表明不同種類的權(quán)利要求技術(shù)方案雖有差異，但不是特別大，依然在審查員可以考慮接受的范圍之內(nèi)。在實(shí)踐中，需要在不同種類的權(quán)利要求中做出選擇的情況往往是相互之間有一定聯(lián)系又沒(méi)有完全互相包括的裝置和方法之間。

　　當(dāng)答復(fù)美國(guó)審查員發(fā)出的Restriction for Requirement官文時(shí)，申請(qǐng)人無(wú)論是否認(rèn)可審查員的理由和結(jié)論，均必須在答復(fù)文件中選擇一組權(quán)利要求供審查員審查。如果申請(qǐng)人不同意審查員的理由和結(jié)論，可以在選擇了一組權(quán)利要求的同時(shí)，爭(zhēng)辯本申請(qǐng)權(quán)利要求不符合發(fā)出Restriction for Requirement的條件。

　　針對(duì)如何從多組權(quán)利要求中選擇出合適的一組權(quán)利要求的問(wèn)題，建議盡可能地選擇范圍最大的那一組權(quán)利要求。如果后續(xù)審查員使用對(duì)比文件評(píng)述新創(chuàng)性，可以逐漸通過(guò)修改來(lái)縮小保護(hù)范圍以克服新創(chuàng)性問(wèn)題。如果兩組權(quán)利要求的范圍是相互重疊的，建議申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要選擇被認(rèn)為是最重要、最有意義的一組權(quán)利要求。通常來(lái)說(shuō)，如果需要在裝置和方法之間做出選擇，考慮到裝置一般是實(shí)物性、物理性的，后續(xù)在侵權(quán)調(diào)查等程序中容易取證比較，優(yōu)先考慮保護(hù)裝置。

　　選擇完之后，接下來(lái)就要考慮審查員指出的不同組或種類之間有沒(méi)有通過(guò)修改使其克服Restriction for Requirement的條件的可能性，如果能夠通過(guò)進(jìn)行幅度不大的修改使得不同組或種類的權(quán)利要求之間聯(lián)系緊密，克服審查員在通知書中指出的問(wèn)題，則為上上策。

　　以筆者代理過(guò)的一個(gè)專利申請(qǐng)為例，該專利申請(qǐng)主要涉及MEMS壓力傳感器的結(jié)構(gòu)，在美國(guó)Restriction for Requirement官文中，審查員將當(dāng)前的權(quán)利要求分成兩組，每組又分為兩個(gè)種類：第一組關(guān)于裝置的權(quán)利要求，第一類權(quán)利要求27-36，第二類權(quán)利要求37-48；以及第二組關(guān)于方法的權(quán)利要求，第一類權(quán)利要求1-12，第二類權(quán)利要求13-26。

　　審查員指出第二組權(quán)利要求1-12、13-26所保護(hù)的方法和第一組權(quán)利要求27-36、37-48所保護(hù)的設(shè)備之間不屬于一個(gè)發(fā)明，因?yàn)榈诙M權(quán)利要求1-12、13-26所述方法可以用于制造不同的設(shè)備，第一組權(quán)利要求27-36、37-48所述設(shè)備可以用不同的方法制造。同時(shí)權(quán)利要求1-12的方法和權(quán)利要求13-26的方法又有所區(qū)別，權(quán)利要求27-36的設(shè)備和權(quán)利要求37-48的設(shè)備也有所區(qū)別。

　　面對(duì)該種情況，首先筆者仔細(xì)分析了一下四個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案，發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求1和權(quán)利要求13分屬于說(shuō)明書中的兩個(gè)實(shí)施例，這兩個(gè)實(shí)施例有大量的相同技術(shù)特征，只是在基底設(shè)置的位置上有所不同，而這種基底位置設(shè)置的不同完全可以在從屬權(quán)利要求中體現(xiàn)而不必記載在獨(dú)立權(quán)利要求中。考慮到美國(guó)專利的修改限制相對(duì)沒(méi)有歐洲專利的修改限制那么嚴(yán)格，再結(jié)合說(shuō)明書各個(gè)實(shí)施例之間的關(guān)聯(lián)，于是將權(quán)利要求1和13中的技術(shù)特征上位，即將權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“去除所述第二基底”刪除后作為一個(gè)新的獨(dú)立權(quán)利要求，原獨(dú)立權(quán)利要求1、13作為新的獨(dú)立權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求。以及用同樣的方式將權(quán)利要求37修改為權(quán)利要求27的從屬權(quán)利要求，即將權(quán)利要求37改為“所述第二襯底包括第二基底，以及所述壓敏電阻元件位于所述第二基底上或內(nèi)部”。這樣的修改幅度很小，沒(méi)有過(guò)多改變保護(hù)范圍，還能重新合理設(shè)置申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求，使得原本獨(dú)立的兩個(gè)方法和設(shè)備能夠統(tǒng)一。接著再爭(zhēng)辯方法權(quán)利要求和設(shè)備權(quán)利要求之間的對(duì)應(yīng)性，指出在設(shè)備權(quán)利要求具有授權(quán)前景的情況下，根據(jù)《美國(guó)專利審查程序手冊(cè)》806章05節(jié)（h）項(xiàng)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)允許方法權(quán)利要求的重新加入。最終該修改方案被審查員接受，且由于審查員沒(méi)有檢索到可以評(píng)述本申請(qǐng)新創(chuàng)性的對(duì)比文件，本申請(qǐng)最終被授權(quán)。授權(quán)后的權(quán)利要求保護(hù)范圍相比于申請(qǐng)時(shí)的權(quán)利要求保護(hù)范圍其實(shí)更寬一點(diǎn)，有效的維護(hù)了申請(qǐng)人的利益。

　　爭(zhēng)辯的時(shí)候要注意，從美國(guó)專利代理經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，爭(zhēng)辯理由最好集中在“沒(méi)有增加審查員的檢索負(fù)擔(dān)”上，而不要爭(zhēng)辯哪些特征是相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。如果爭(zhēng)辯各組權(quán)利要求中哪些特征是“相同”或“相應(yīng)”的特定技術(shù)特征，可能會(huì)給后續(xù)無(wú)效、維權(quán)程序造成不必要的負(fù)面甚至致命的影響。當(dāng)然如果對(duì)權(quán)利要求有修改的話，一定要詳細(xì)給出修改依據(jù)，在說(shuō)明書的具體出處，以增強(qiáng)說(shuō)服審查員的力度。

　　在選擇了一組權(quán)利要求之后，申請(qǐng)人可以暫時(shí)撤回（withdrawn）其余組的權(quán)利要求，這些被撤回的權(quán)利要求組，可以在被選定的一組權(quán)利要求獲得授權(quán)后，重新加入到申請(qǐng)中。具體做法是，在其余獨(dú)立權(quán)利要求中補(bǔ)入經(jīng)審查被認(rèn)定具有專利性的特征。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，絕大部分的審查員會(huì)同意將其余組的權(quán)利要求經(jīng)修改重新加入到該申請(qǐng)中。

　　綜上，對(duì)美國(guó)專利審查中的Restriction for Requirement官文進(jìn)行了說(shuō)明，并介紹了答復(fù)Restriction for Requirement官文的一些策略，希望對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)者能有借鑒之用。