文/北京市集佳律師事務(wù)所 侯玉靜

　　一、“顯著特征改變”標(biāo)準(zhǔn)的由來

　　根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法第四十九條第二款之規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)“沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用”的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)（簡(jiǎn)稱“撤三”）；在很多“撤三”案件中，商標(biāo)權(quán)人提供的使用證據(jù)所顯示的商標(biāo)樣式，與注冊(cè)商標(biāo)圖樣存在一定差別，那么這種差別的存在是否會(huì)導(dǎo)致這些使用證據(jù)不被采納？根據(jù)2010年4月20日發(fā)布并施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第20條，“實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用”。也就是說，實(shí)際使用的商標(biāo)樣式與注冊(cè)商標(biāo)圖樣之間的差別，如果達(dá)到了“改變顯著特征”的程度，該注冊(cè)商標(biāo)就可能被判斷為在指定期間內(nèi)“未使用”從而被撤銷；如果顯著特征未發(fā)生改變，即可以維持注冊(cè)。2017年3月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第26條第二款，除了將“商標(biāo)”這一用語修改為“商標(biāo)標(biāo)志”之外，基本上沿用了前述規(guī)定。本文中將這種判斷實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)志能否被視為注冊(cè)商標(biāo)的使用、從而判斷該注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)予維持還是撤銷的標(biāo)準(zhǔn)，稱為“顯著特征改變”標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、“撤三”案件中認(rèn)定注冊(cè)商標(biāo)“顯著特征改變”的原則、方法

　　撤銷三年不使用商標(biāo)制度的立法本意并非是對(duì)商標(biāo)權(quán)人的懲罰，其目的在于鼓勵(lì)商標(biāo)權(quán)人積極使用商標(biāo)，防止商標(biāo)資源的浪費(fèi)，因而在撤銷三年不使用商標(biāo)的現(xiàn)有法律制度框架下，對(duì)于商標(biāo)使用證據(jù)的把握標(biāo)準(zhǔn)通常是寬松的而不是嚴(yán)格的，甚至在法律的適用中更加傾向于盡可能地維持注冊(cè)商標(biāo)的存在。2016年北京市高級(jí)人民法院發(fā)布的《當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判需要注意的法律問題》中闡述的涉及“撤三”制度的司法政策，再次強(qiáng)調(diào)“撤三”制度“既不是對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人不使用行為的處罰，也并非為商標(biāo)注冊(cè)人設(shè)定了使用的義務(wù)，只是為了在商標(biāo)注冊(cè)人連續(xù)三年不使用導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)的作用長(zhǎng)期沒有發(fā)揮時(shí)，使該商標(biāo)標(biāo)志重新回到公有領(lǐng)域，方便他人注冊(cè)，激活商標(biāo)資源的一種措施。因此，對(duì)使用的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)符合市場(chǎng)實(shí)際，在使用證據(jù)的認(rèn)定上，也就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持優(yōu)勢(shì)證據(jù)原則，不宜過于苛刻。”

　　至于如何判斷顯著特征已經(jīng)發(fā)生變化，不妨先從“規(guī)范”使用的定義進(jìn)行探討。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條，“商標(biāo)相同，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)相比較，二者在視覺上基本無差別”；《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》也采用了類似的表述，“商標(biāo)相同是指兩商標(biāo)在視覺上基本無差別”，并進(jìn)一步列舉了文字商標(biāo)、圖形商標(biāo)、組合商標(biāo)能夠認(rèn)定“商標(biāo)相同”的具體情形，比如字體、字母大小寫或者文字排列方式有橫排與豎排之分使兩商標(biāo)存在細(xì)微差別的，非指定顏色商標(biāo)的顏色變化，仍判定為相同商標(biāo)。由此我們可以推論，如果實(shí)際使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)相比，在字體、字母大小寫、排列方式、顏色上發(fā)生變化，仍然應(yīng)判定為注冊(cè)商標(biāo)的“規(guī)范”使用。司法實(shí)踐中，商標(biāo)局、商評(píng)委、法院也通常在“撤三”案件中掌握較為寬松的標(biāo)準(zhǔn)，注冊(cè)商標(biāo)在實(shí)際使用中存在字體、字母大小寫、排列方式、顏色以及繁簡(jiǎn)體之間的改變，通常都會(huì)被認(rèn)為屬于“未改變其顯著特征”，可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用。

　　稍有爭(zhēng)議的是，當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)“拆分”、“組合”，甚至“拆分+組合”后的實(shí)際使用方式，是否屬于“顯著特征”已經(jīng)發(fā)生了改變。筆者曾經(jīng)詳細(xì)梳理過涉及注冊(cè)商標(biāo)變形使用的案例1，在大多數(shù)案件中，法院認(rèn)定圖文組合商標(biāo)中的圖形部分在票據(jù)、牌匾等載體上被省略，符合商業(yè)慣例；反過來，文字商標(biāo)與圖形結(jié)合使用，亦不會(huì)導(dǎo)致文字商標(biāo)顯著特征發(fā)生改變。中英文組合商標(biāo)，或中文拼音組合商標(biāo)中，兩部分之間通常存在一一對(duì)應(yīng)、互為指代的關(guān)系，單獨(dú)使用組合要素之一，仍然可以視為組合商標(biāo)的使用；反過來，中文商標(biāo)、英文商標(biāo)或拼音商標(biāo)，與對(duì)應(yīng)的翻譯形式結(jié)合使用，也不會(huì)導(dǎo)致顯著特征的變化。整體來看，絕大多數(shù)司法判例從“撤三”制度的立法目的出發(fā)，通常寬松掌握、適用“顯著特征改變”這一標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、“顯著特征改變”標(biāo)準(zhǔn)遭遇“系列”商標(biāo)

　　實(shí)踐中，同一企業(yè)通常會(huì)圍繞核心標(biāo)志申請(qǐng)注冊(cè)多枚商標(biāo)。這些屬于同一申請(qǐng)人的多個(gè)商標(biāo)，又存在兩種情況：第一，同一申請(qǐng)人將某個(gè)商標(biāo)及與其近似的若干商標(biāo)，在同一種商品或者類似商品上注冊(cè)，即所謂“聯(lián)合商標(biāo)”，商標(biāo)所有人對(duì)“聯(lián)合商標(biāo)”既無實(shí)際使用的意圖也通常不會(huì)有實(shí)際使用的行為，其注冊(cè)的主要目的是為了防止他人摹仿其主商標(biāo)，比如哇哈哈杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司在注冊(cè)“娃哈哈”商標(biāo)的同時(shí)，在第32類的“無酒精飲料”商品上，同時(shí)注冊(cè)了“娃娃哈”、“哈哈娃”、“爺哈哈”等系列商標(biāo)。第二，同一企業(yè)同時(shí)擁有多個(gè)注冊(cè)商標(biāo)，這些注冊(cè)商標(biāo)擁有相同的核心要素（主商標(biāo)），同時(shí)配合該主商標(biāo)增加其他文字、圖形或?qū)?yīng)翻譯，形成“系列”商標(biāo)。筆者認(rèn)為“聯(lián)合商標(biāo)”不構(gòu)成不進(jìn)行實(shí)際使用的“正當(dāng)理由”，應(yīng)予撤銷；本案中，筆者僅就第二種情況即“系列”商標(biāo)進(jìn)行討論。

　　筆者能夠查詢到的最早涉及“系列”商標(biāo)的“撤三”案件，為北京市高級(jí)人民法院2014年6月判決的德爾瓦力諾公司第861516號(hào)“BUCCELLATI”（復(fù)審商標(biāo)）商標(biāo)撤銷復(fù)審一案2。該案中，德爾瓦力諾公司在第14類貴重金屬藝術(shù)品、珠寶等商品上，除復(fù)審商標(biāo)外，還申請(qǐng)有第861515號(hào)“FEDERICO BUCCELLATI”商標(biāo)，德爾瓦力諾公司提交的商標(biāo)使用證據(jù)所體現(xiàn)的商標(biāo)均為“FEDERICO BUCCELLATI”商標(biāo)。商評(píng)委認(rèn)為在案證據(jù)能夠證明復(fù)審商標(biāo)的實(shí)際使用；但一審法院認(rèn)為，在德爾瓦力諾公司同時(shí)擁有復(fù)審商標(biāo)和第861515號(hào)“FEDERICO BUCCELLATI”商標(biāo)的情況下，上述使用證據(jù)中的商標(biāo)應(yīng)認(rèn)定為第861515號(hào)“FEDERICO BUCCELLATI”商標(biāo)，而非本案復(fù)審商標(biāo)“BUCCELLATI”商標(biāo)；二審法院支持一審法院的觀點(diǎn)，并指出，雖然第861515號(hào)“FEDERICO BUCCELLATI”商標(biāo)中完整包含了復(fù)審商標(biāo)的文字，但不能據(jù)此認(rèn)定銷售發(fā)票、海關(guān)出口文件中出現(xiàn)的“FEDERICO BUCCELLATI”商標(biāo)是對(duì)復(fù)審商標(biāo)的使用。

　　2015年10月，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在關(guān)于所羅門公司第4587241號(hào)“JIM”商標(biāo)（訴爭(zhēng)商標(biāo)）撤銷復(fù)審一案3中，法院認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)為“JIM及圖”，其中圖形占有顯著位置，而證據(jù)顯示的商標(biāo)僅為“JIM”，二者并非相同或基本相同的商標(biāo)；除訴爭(zhēng)商標(biāo)外，所羅門公司還獲準(zhǔn)注冊(cè)第9220695號(hào)“JIM”商標(biāo)，因此在案證據(jù)并非對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用行為。但是，該一審判決在2016年4月被北京市高級(jí)人民法院二審改判4。二審法院認(rèn)為，復(fù)審商標(biāo)系組合商標(biāo)，由字母“JIM”及圖組成，發(fā)票上標(biāo)注了“JIM”，雖未體現(xiàn)圖形，但該做法符合正常的商業(yè)慣例，可以認(rèn)定為真實(shí)、合法的使用；原審法院認(rèn)為所羅門公司還有其他注冊(cè)商標(biāo)，進(jìn)而認(rèn)定上述證據(jù)并非對(duì)復(fù)審商標(biāo)的使用，缺乏依據(jù)。

　　2016年1月，北京市高級(jí)人民法院在關(guān)于3159414號(hào)“WEWE”（訴爭(zhēng)商標(biāo)）撤銷復(fù)審一案中5，二審法院推翻了一審法院關(guān)于“實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變顯著特征”的認(rèn)定，并進(jìn)一步指出，“如果訴爭(zhēng)商標(biāo)權(quán)利人實(shí)際使用的改變后的標(biāo)志，系直接指向了其自身的其他注冊(cè)商標(biāo)，或者他人注冊(cè)商標(biāo)的，則該使用行為可能并非系對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)具有使用的意圖，也就無法形成與訴爭(zhēng)商標(biāo)專用權(quán)的唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系。在此情況下，即使實(shí)際使用中訴爭(zhēng)商標(biāo)的顯著特征能夠識(shí)別，也不能認(rèn)為系對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用”。

　　北京高院先后作出的“WEWE”、“JIM”兩案，就“系列”商標(biāo)如何掌握使用證據(jù)方面存在明顯分歧；而北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院似乎采取了對(duì)“系列”商標(biāo)使用證據(jù)從嚴(yán)掌握的審判思路。2016年12月，在第6213389號(hào)“蒙塔果+Montagu及圖”（復(fù)審商標(biāo)）撤銷復(fù)審一案中6，由于復(fù)審商標(biāo)注冊(cè)人同時(shí)擁有第16518285號(hào)“蒙塔果+Montagu”商標(biāo)，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，如果商標(biāo)權(quán)利人實(shí)際使用改變后的標(biāo)志，直接指向其自身的其他注冊(cè)商標(biāo)，在商業(yè)交易文書及產(chǎn)品標(biāo)簽中頻繁使用復(fù)審商標(biāo)之外的其他有效注冊(cè)商標(biāo)，使得復(fù)審商標(biāo)與其注冊(cè)人一一對(duì)應(yīng)關(guān)系被大大削弱，進(jìn)而認(rèn)定復(fù)審商標(biāo)應(yīng)予撤銷。該案的二審判決目前尚未作出。

　　上述幾個(gè)案例中，假設(shè)不涉及商標(biāo)所有人自身其他的注冊(cè)商標(biāo)，實(shí)際使用商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)存在字體變化（如“WEWE”案）、文字商標(biāo)與其他文字組合使用（如“BUCCELLATI”案）、圖文組合商標(biāo)在實(shí)際使用中省略圖形（如“JIM及圖”案、“蒙塔果+Montagu及圖”案），訴爭(zhēng)商標(biāo)都應(yīng)該被維持，因?yàn)閷?shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)志與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)志相比，很難說顯著特征已經(jīng)發(fā)生了變化。那么，為什么商標(biāo)所有人擁有的其他注冊(cè)商標(biāo)，能夠成為對(duì)其不利的一個(gè)因素？在“撤三”案件中對(duì)“系列”商標(biāo)從嚴(yán)掌握證明標(biāo)準(zhǔn)，是否具有足夠的依據(jù)？“他山之石，可以攻玉”，國際公約及國外已有的法律條文、判例，雖未必應(yīng)該照搬照抄，但至少可資借鑒。

　　四、國外判例之借鑒

　　首先，中國1985年加入的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，是我國需要執(zhí)行和遵守的國際公約之一，各成員國的國內(nèi)法律規(guī)則應(yīng)與巴黎公約確立的各項(xiàng)準(zhǔn)則作一致解釋。巴黎公約第五條C(2)款規(guī)定，“商標(biāo)所有人使用的商標(biāo)，在形式上與其在本聯(lián)盟國家之一所注冊(cè)的商標(biāo)形式只有一些要素不同，而并非改變其顯著性的，不應(yīng)導(dǎo)致注冊(cè)無效，也不應(yīng)減少對(duì)商標(biāo)所給予的保護(hù)”7。最高院的關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的意見和規(guī)定，與巴黎公約的該條規(guī)定基本一致。無論是巴黎公約，還是最高院的意見和規(guī)定，有沒有改變顯著特征，是判斷變形使用的商標(biāo)標(biāo)志能否視為注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用的唯一條件，這里并沒有隱含著另一個(gè)條件：變形使用的商標(biāo)標(biāo)志本身不能是一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)。

　　變形使用的商標(biāo)標(biāo)志本身也是另一枚注冊(cè)商標(biāo)，能否成為認(rèn)定注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用的障礙？就這一問題，德國《商標(biāo)和其他標(biāo)志保護(hù)法（商標(biāo)法）》第26條第（3）項(xiàng)有明確規(guī)定：“以與該商標(biāo)注冊(cè)的形式不同的形式使用，也應(yīng)視為對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)的使用，只要該不同的因素不改變?cè)撋虡?biāo)的顯著性。如果該商標(biāo)也在其使用的形式上獲準(zhǔn)注冊(cè)，則也應(yīng)適用第l句的規(guī)定?！?2012年10月25日歐洲法院第三法庭審理的“PROTI”商標(biāo)一案9，法院認(rèn)為前述德國商標(biāo)法第26條第2句之規(guī)定，與歐盟商標(biāo)指令及巴黎公約的規(guī)定一致；歐盟商標(biāo)指令(Directive 89/104)第10條（2）（a）應(yīng)該被理解為，注冊(cè)商標(biāo)所有人可以依據(jù)變形使用的事實(shí)主張注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用，只要實(shí)際使用的這種形式與注冊(cè)商標(biāo)的形式相比顯著特征沒有發(fā)生變化，即便注冊(cè)商標(biāo)變形使用的形式本身也被注冊(cè)這一事實(shí)亦不排除前述規(guī)則10。

　　前述“PROTI”商標(biāo)一案，法院認(rèn)定變形使用的商標(biāo)標(biāo)志本身也獲準(zhǔn)注冊(cè)這一事實(shí)不影響“顯著特征改變”標(biāo)準(zhǔn)的適用，并進(jìn)行了合理性論證：首先，商標(biāo)所具有的顯著特征是為了區(qū)分不同經(jīng)營者以及其提供的商品。歐盟商標(biāo)指令并不要求注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)志和其實(shí)際使用的不同形式之間嚴(yán)格一致，目的是允許商標(biāo)所有者對(duì)商標(biāo)標(biāo)志進(jìn)行適當(dāng)變化以適應(yīng)市場(chǎng)拓展和推廣宣傳的需要，當(dāng)然適當(dāng)變化指的是不能改變商標(biāo)的顯著特征。第二，如果將“變形使用的標(biāo)志本身不能是注冊(cè)商標(biāo)”作為一個(gè)附加條件，就損害了前述目的。實(shí)際上，將一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)可能使用的不同形式也注冊(cè)為商標(biāo)，可以使這一注冊(cè)商標(biāo)的形象變化更具有可預(yù)期性并適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)實(shí)際。

　　值得注意的是，在“PROTI”商標(biāo)一案中，法院援引了關(guān)于“Bridge”系列商標(biāo)的在先判例11，排除了“聯(lián)合商標(biāo)”適用類似規(guī)則的余地。法院認(rèn)為，某些商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的唯一目的，是為了尋求或擴(kuò)展主商標(biāo)的保護(hù)范圍，這些“防御性”注冊(cè)的商標(biāo)在撤銷案件當(dāng)中，不能由于主商標(biāo)的使用而獲得維持。

　　五、小結(jié)

　　商標(biāo)的顯著識(shí)別特征在區(qū)分不同經(jīng)營者及其提供的商品或服務(wù)，不在于區(qū)分同一個(gè)經(jīng)營者擁有的不同注冊(cè)商標(biāo)。如果同一個(gè)經(jīng)營者注冊(cè)有多個(gè)包含相同核心要素或者說顯著識(shí)別要素的“系列”商標(biāo)，只要顯著識(shí)別要素不變，商標(biāo)的產(chǎn)源指向就不會(huì)發(fā)生改變。當(dāng)然，如果注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用的形式，指向了他人擁有的注冊(cè)商標(biāo)，而不是商標(biāo)所有人自己的其他注冊(cè)商標(biāo)，就需要嚴(yán)格把握“顯著特征改變”標(biāo)準(zhǔn)。在“撤三”案件當(dāng)中，判斷實(shí)際使用的商標(biāo)形式能否視為注冊(cè)商標(biāo)的使用，判斷顯著特征是否發(fā)生改變是唯一的標(biāo)準(zhǔn)，變形使用的商標(biāo)標(biāo)志本身是否為商標(biāo)所有人的另一枚注冊(cè)商標(biāo)，或者是否與同一商標(biāo)所有人的其他注冊(cè)商標(biāo)更為接近，并非法院需要考慮的因素。

　　注釋：
　　1.詳見筆者《如何認(rèn)定注冊(cè)商標(biāo)在使用過程中改變顯著特征》一文。
　　2.詳見北京市高級(jí)人民法院“(2014)高行終字第1366號(hào)”《行政判決書》。
　　3.詳見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院“（2015）京知行初字第534號(hào)”《行政判決書》。
　　4.詳見北京市高級(jí)人民法院“（2016）京行終608號(hào)”《行政判決書》。
　　5.詳見北京市高級(jí)人民法院“(2015)高行(知)終字第3613號(hào)”《行政判決書》。
　　6.詳見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院“(2016)京73行初3183號(hào)”《行政判決書》。
　　7.原文表述：Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.
　　8.原文表述：Use of the trademark in a form different from the form in which it was registered shall also be regarded as use of a registered trade mark, provided that the differences do not alter the distinctive character of the mark. The first sentence must also be applied if the trade mark is also registered in the form in which it has been used.
　　9.In Case C-553/11.
　　10.原文表述：the proprietor of a registered trade mark is not precluded from relying, in order to establish use of the trade mark for the purposes of that provision, on the fact that it is used in a form which differs from in which it was registered, without the differences between the two forms altering the distinctive character of that trade mark, even though that different form is itself registered as a trademark.
　　11.IL Ponte Finanziaria SPA V. OHIM, 2007年9月13日，In case C-234/06 P.