文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 杜娟

　　經(jīng)最高人民法院的再審審理，谷歌公司的第11709162號(hào)申請(qǐng)商標(biāo)“NEXUS”商標(biāo)與株式會(huì)社島野第1465863號(hào)在先注冊(cè)商標(biāo)“NEXUS”在第9類(lèi)0901類(lèi)似群取得共存注冊(cè)，由于本案中最高院在再審程序中采信了申請(qǐng)人提交的商標(biāo)共存協(xié)議，扭轉(zhuǎn)了案情，使得兩件相同商標(biāo)在《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》規(guī)定的類(lèi)似商品上取得共存注冊(cè)，再次引起對(duì)共存協(xié)議在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中效力問(wèn)題的關(guān)注。 在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件的審理中，真實(shí)且有效的商標(biāo)共存協(xié)議已經(jīng)成為重要考察要素之一，但其效力究竟有多大，一直處在既要防止被夸大又要避免被忽視的難以具象的維度之中，不可一概而論。筆者將根據(jù)本案的具體案情，做以下梳理，以期厘清共存協(xié)議的效力問(wèn)題。

　　美國(guó)谷歌公司于2012年11月7日向中國(guó)商標(biāo)局提交第11709162號(hào)“NEXUS”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申請(qǐng)商標(biāo)”）的注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在第9類(lèi)“手持計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)”商品上，該2件商品被劃分在0901類(lèi)似群組。

　　商標(biāo)局引證日本株式會(huì)社島野于1999年5月13日提出注冊(cè)申請(qǐng)的第1465863號(hào)“NEXUS”注冊(cè)商標(biāo)，以構(gòu)成近似商標(biāo)為由，對(duì)谷歌公司申請(qǐng)商標(biāo)的予以駁回，該引證商標(biāo)的指定商品為第9類(lèi)“自行車(chē)用計(jì)算機(jī)”，同樣被劃分在0901類(lèi)似群組。

　　谷歌公司對(duì)此決定不服，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)定：申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)字母構(gòu)成及呼叫完全相同。申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的“便攜式計(jì)算機(jī)”等商品與引證商標(biāo)核定使用的“自行車(chē)用計(jì)算機(jī)”商品構(gòu)成類(lèi)似商品，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)，因此，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)決定申請(qǐng)商標(biāo)予以駁回。

　　谷歌公司不服商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的決定，提起行政訴訟。一審及二審均認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)，且基于申請(qǐng)商標(biāo)與在先商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同，為維護(hù)正常市場(chǎng)秩序，防止混淆的目的，不考慮相關(guān)的共存協(xié)議。谷歌公司遂向最高人民法院提起再審申請(qǐng)，并最終取得商標(biāo)注冊(cè)。

　　根據(jù)日本株式會(huì)社SunBusiness2016年2月公布的《2015年特許廳工業(yè)產(chǎn)權(quán)制度問(wèn)題調(diào)查研究報(bào)告書(shū)——有關(guān)商標(biāo)制度中共存協(xié)議制度的調(diào)查研究報(bào)告》的調(diào)查結(jié)果，目前在法律中對(duì)共存協(xié)議有明文規(guī)定的國(guó)家及地區(qū)有9個(gè)，分別為臺(tái)灣、香港、新加坡、印度、新西蘭、瑞典、英國(guó)、匈牙利和俄羅斯；在審查指導(dǎo)或?qū)彶闃?biāo)準(zhǔn)中涉及了共存協(xié)議的國(guó)家及地區(qū)有4個(gè)，為美國(guó)、歐盟、馬來(lái)西亞和加拿大；另外，有6個(gè)國(guó)家雖無(wú)明確法律規(guī)定，但在行政及司法程序中會(huì)對(duì)共存協(xié)議進(jìn)行考慮，分別為中國(guó)、越南、澳大利亞、墨西哥、巴西以及西班牙。

　　在我國(guó)，對(duì)商標(biāo)共存協(xié)議的效力問(wèn)題，經(jīng)歷了從完全不認(rèn)可到有條件認(rèn)可的態(tài)度轉(zhuǎn)變，之所以是有條件的認(rèn)可，則是基于我國(guó)《商標(biāo)法》既保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的合法利益，又維護(hù)消費(fèi)者的公共利益這一立法目的，所以商標(biāo)共存協(xié)議的提出并不能避免商標(biāo)主管機(jī)關(guān)對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的審查，而商標(biāo)局的審查重點(diǎn)主要在于商標(biāo)共存是否會(huì)損害消費(fèi)者利益，即導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的問(wèn)題上。共存協(xié)議當(dāng)事人僅僅提出共存協(xié)議以簡(jiǎn)單表示共存的意思其實(shí)并不充分，需要多方面的有力證明來(lái)證明“導(dǎo)致消費(fèi)者混淆”這一不利后果的可能性是不存在的，如何證明，細(xì)究本案可以發(fā)現(xiàn)，最高院之所以采信共存協(xié)議有以下幾點(diǎn)可不忽視的考量因素：

　　一、根據(jù)真實(shí)的市場(chǎng)活動(dòng)情況判斷指定商品的類(lèi)似性。

　　《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第一款規(guī)定：“類(lèi)似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品?！痹賹彿ㄔ赫J(rèn)為：是否容易造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)是認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)是否違反修改前商標(biāo)法第二十八條規(guī)定時(shí)的重要考量因素。本案申請(qǐng)商標(biāo)指定的“手持計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)”商標(biāo)與涉案商標(biāo)指定的“自行車(chē)用計(jì)算機(jī)”依區(qū)分表同屬于0901類(lèi)似組，但再審法院判斷：“自行車(chē)用計(jì)算機(jī)”與自行車(chē)體育運(yùn)動(dòng)密切相關(guān)，而“手持計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)”屬于消費(fèi)電子領(lǐng)域，因此功能、用途。銷(xiāo)售渠道、使用方式、消費(fèi)對(duì)象均存在一定差異。

　　隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)+模式已經(jīng)成為各行各業(yè)的新藍(lán)海，計(jì)算機(jī)相關(guān)的軟件開(kāi)發(fā)和程序應(yīng)用成功的普及到各種行業(yè)領(lǐng)域，極大的改變了人們的生活方式。但術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，申請(qǐng)商標(biāo)指定的“手持計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)”屬于面對(duì)大眾的個(gè)人電腦，主要功能在于文檔編輯、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及信息檢索等，而細(xì)究涉案商標(biāo)的“自行車(chē)用計(jì)算機(jī)”可以發(fā)現(xiàn)，其面對(duì)的消費(fèi)群體完全不同，帶有一定的專(zhuān)業(yè)性要求，功能、主要用途與一般個(gè)人用電腦相比也側(cè)重不同的方向。

　　但是，僅僅依據(jù)上述的理論分析還不夠充分，再審法院同時(shí)充分考慮了申請(qǐng)人“谷歌公司”與涉案商標(biāo)權(quán)利人“株式會(huì)社島野”分別是各自領(lǐng)域的知名企業(yè)，在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售及宣傳活動(dòng)中，企業(yè)較高的知名度也是消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品品牌時(shí)重要的考慮因素，間接的起到了協(xié)助消費(fèi)者區(qū)分商品來(lái)源的作用。因此，結(jié)合指定商品的可區(qū)分性，涉案商標(biāo)權(quán)利人出具的共存協(xié)議有了強(qiáng)有力的事實(shí)依據(jù)。

　　二、是否損害公共利益及第三人合法權(quán)益。

　　在有關(guān)公共利益及第三人合法權(quán)益的案件中，法院一向從嚴(yán)限定共存協(xié)議的效力，尤其在涉及第5類(lèi)醫(yī)藥產(chǎn)品和第10類(lèi)醫(yī)療器械的案件中。本案涉及的領(lǐng)域?yàn)榈?類(lèi)計(jì)算機(jī)，且再審法院認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)人可以依法轉(zhuǎn)讓、許可其商標(biāo)權(quán)，亦有權(quán)通過(guò)放棄、不再續(xù)展等方式處分其商標(biāo)權(quán)。在商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)業(yè)已做出被訴決定，認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)的情況下，引證商標(biāo)權(quán)利人通過(guò)出具同意書(shū)，明確對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)、使用予以認(rèn)可，實(shí)質(zhì)上也是引證商標(biāo)權(quán)利人處分其合法權(quán)利的方式之一。在該同意書(shū)沒(méi)有損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者第三人合法權(quán)益的情況下，應(yīng)當(dāng)予以必要的尊重。

　　因此，本案既未涉及公共利益和第三人合法權(quán)益，而且一般消費(fèi)者的利益是否會(huì)受到損害尚不確定，作為直接利害關(guān)系人的“株式會(huì)社島野” 對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)和使用做出的肯定態(tài)度的情況下，共存協(xié)議得到了再審法院的尊重和認(rèn)可。

　　三、商標(biāo)的實(shí)際使用情況。

　　商標(biāo)的主要功能在于區(qū)分商品或服務(wù)的來(lái)源，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)和比較同類(lèi)產(chǎn)品時(shí)， 主要是根據(jù)商標(biāo)來(lái)識(shí)別產(chǎn)品的提供者。本案的申請(qǐng)商標(biāo)與涉案引證商標(biāo)的文字構(gòu)成完全相同，在雙方指定的商品尚可區(qū)別的前提下，該兩商標(biāo)的并存是否必然會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者發(fā)生混淆，再審法院在判斷該問(wèn)題時(shí)，充分考慮到除商標(biāo)外，企業(yè)名稱(chēng)和字號(hào)、相關(guān)商品特有的包裝裝潢等其他商業(yè)標(biāo)志也可以一并起到區(qū)分來(lái)源的作用，并且相關(guān)公眾對(duì)于近似商業(yè)標(biāo)志是具有一定的分辨能力的。

　　尤其在企業(yè)取得一定的知名度時(shí)，企業(yè)的聲譽(yù)和影響力在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)和選擇產(chǎn)品是往往起到更大的左右作用，很多時(shí)候消費(fèi)者是先了解到知名企業(yè)，再接觸到該企業(yè)名下的商標(biāo)或品牌，從而決策是否進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)行為。所以，產(chǎn)品包裝上的企業(yè)名稱(chēng)信息、字號(hào)以及包裝特征都有力的輔助了商標(biāo)的指代功能。

　　綜合以上分析，筆者認(rèn)為目前的司法實(shí)踐已經(jīng)給予共存協(xié)議較高的重視和尊重，因此，證明導(dǎo)致混淆可能性不存在是關(guān)系共存協(xié)效力問(wèn)題的關(guān)鍵所在，在分析商標(biāo)和商品本身關(guān)聯(lián)性的同時(shí)，需要充分發(fā)掘在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，一切可以起到區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的具體且現(xiàn)實(shí)的因素，以排除相關(guān)公眾混淆商品來(lái)源的可能性。

　　參考文獻(xiàn)：

　　1．《2015年特許廳工業(yè)產(chǎn)權(quán)制度問(wèn)題調(diào)查研究報(bào)告書(shū)——有關(guān)商標(biāo)制度中共存協(xié)議制度的調(diào)查研究報(bào)告》——日本株式會(huì)社SunBusiness 2016年2月

　　2．最高人民法院（2016）最高法行再103號(hào)《行政判決書(shū)》