文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 杜燕霞

　　在國外進行商標注冊，是否需要提前進行檢索呢？不少企業(yè)有這樣的困惑。首先，檢索的成本太高，國外律師的檢索費和提交一件注冊申請的代理費差不多。其次，對于公司的核心商標而言，哪怕檢索出在先商標，也必須申請，從而認為商標檢索的意義不大。于是，不少企業(yè)選擇了直接提交注冊申請，等待官方的審查結果。既然如此，那么商標檢索是否真的有必要呢？

　　在討論檢索的意義前，我們首先要明確下什么是商標檢索。商標檢索，通常也稱為商標查詢，是指在商標注冊申請前，對商標注冊和使用進行的可行性的評估。有過商標注冊經(jīng)歷的企業(yè)都明白，商標是有門檻的，需要滿足顯著性、區(qū)分性（足以與其他在先商標區(qū)分開來，排除致使在來源混淆的可能性）等要求，因此在選擇某個標識作為商標之前，需要對其是否滿足商標基本要求、能否注冊成功、可否投放市場進行評估。這一評估過程，便是本文旨在討論的商標檢索。

　　既然商標檢索是評估商標注冊和使用的可行性的，那么商標檢索結果揭示的，就是商標注冊和使用的風險，即商標注冊不能的風險和使用不能的風險。字面來講，注冊不能的風險是指商標存在駁回風險、異議風險等，可能致使商標無法成功注冊。使用不能的風險是指，商標無法投入使用，或者一旦使用則存在侵犯他人合法權利的風險。在法律上，由于不同國家對商標注冊要件進行了不同的規(guī)定，因此注冊風險在不同國家體現(xiàn)出不同特征。例如，在中國、日本、韓國等有在先權利審查的國家，審查員有權引證在先商標來駁回在后申請，那么商標注冊風險既可能來自商標顯著性問題，又可能存在在先注冊/申請商標的障礙。而在歐盟以及歐盟多數(shù)成員國內(nèi)，由于審查員不會依職權進行在先權利審查，因此若商標通過絕對理由審查后，公告期內(nèi)無人異議的，則商標可以核準注冊。因此，在這些國家中，注冊風險來自于商標的顯著性要求和第三方的異議。第三方是否會提出異議，則與該企業(yè)市場經(jīng)營情況、商標使用現(xiàn)狀、以及商標保護策略密切相關。整體而言，由于不少商標是防御注冊的，或者并未投入使用的，因此商標異議的可能性是遠低于審查員駁回的可能性的。同樣的，使用風險也因為各國不同法律制度的不同而有較大差異。例如，美國、加拿大等商標權源于使用的國家，哪怕使用注冊商標，也可能會侵犯他人未注冊的、因在先使用而產(chǎn)生的商標權。由于各國商標法律制度直接決定了商標注冊和使用的風險，那么這種風險評估就需要結合著各國商標法律制度來進行，商標檢索的對象和范圍是有所差異的。換句話說，不同法律制度下，商標風險的來源是不同的。因此，用國內(nèi)標準，或者同一標準去判斷商標的風險，顯然是不合理的。

　　風險管理是企業(yè)管理非常重要的課題，那么企業(yè)是否可以承受商標不進行檢索的風險呢？我們需要看看不進行商標檢索而帶來的后果。首先，商標注冊不能的不利后果是企業(yè)投入了時間和費用，但最終未能成功注冊商標。由于這些基本上是經(jīng)濟上的指標，而不同企業(yè)的在經(jīng)濟上的承受力是不同的，因此很難得出一個確定的結論。其次，使用不能的不利后果是商標雖得以注冊，但不能使用，或者一旦使用即侵犯他人權利。商標侵權責任中，除了停止使用外，還有消除影響，賠償損失等。無論對于各種規(guī)模的企業(yè)而言，這種后果都是不容忽視的。因為除了經(jīng)濟損失外，還將破壞企業(yè)經(jīng)過長期努力、精心積累的商譽。

　　雖然，不同企業(yè)對于風險承受能力有較大的差異，但從企業(yè)經(jīng)營決策角度而言，每件商標的選擇、設計、啟用都是資源投入，也是創(chuàng)意者寶貴的勞動成果，商標順利注冊是企業(yè)有序經(jīng)營的有力保障。此外，避免侵權、避免資源閑置和浪費，也是企業(yè)良好經(jīng)營的訴求。因此，對于企業(yè)而言，申請前進行商標檢索的必要性不言而喻。

　　其實，商標檢索，除了可以排查注冊不能和使用不能的風險外，還有一些很重要、但卻常被忽視的作用。例如，商標檢索報告可以證明在后商標注冊人的主觀善意，因為檢索可以證明其對他人的在先商標盡到了必要的注意義務，特別是在沒有相對理由審查的國家中，此意義尤為重要。此外，商標檢索可以使得申請人在盡早獲得注冊/使用障礙后獲得解決問題的先機。部分國家的審查周期非常長，例如巴西、委內(nèi)瑞拉等國家，若申請后2-3年才發(fā)現(xiàn)有在先商標，那么還將花費更長的時間來清除權利障礙。同時，值得注意的是，這些在先商標可能已經(jīng)經(jīng)過了可以爭議的時間限制。

　　事實上，越來越多的企業(yè)重視起商標檢索。根據(jù)筆者經(jīng)歷，企業(yè)進行商標檢索的比例在逐年提升。以筆者公司代理的案件來看，2015年查詢比例是11.3%，2016年為12.5%，2017年已經(jīng)提升至15%。商標注冊前進行檢索，已成為一種趨勢。

　　既然商標檢索的意義重大，那么是否有辦法有效降低檢索成本呢？商標檢索成本分為兩部分，一部分是數(shù)據(jù)庫的費用，另一部分是律師或代理人提供法律意見的費用。就前者而言，目前不少國家和國際性組織正在致力于此。例如，世界知識產(chǎn)權組織國際局開發(fā)的http://www.wipo.int/branddb/en和歐洲知識產(chǎn)權組織的https://www.tmdn.org/tmview/welcome，他們旨在通過匯總各國數(shù)據(jù)庫來提供“一站式”查詢服務。這些數(shù)據(jù)庫都是免費開放的，因此數(shù)據(jù)庫的成本已經(jīng)逐漸在降低。另一方面，隨著競爭壓力，各國代理律師和代理人的服務費用也在逐步的壓縮，提供專業(yè)但收費合理的法律服務成為一種必然。

　　商標檢索的重要性在日益凸顯，相信越來越多的中國企業(yè)會使用這種利器，為民族品牌的振興之路鋪平道路。