文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李澤艷

　　美國(guó)雙專利（Double patenting）審查意見(jiàn)的產(chǎn)生，主要是解決因在后授權(quán)專利引起的在先專利保護(hù)期限的不合理延長(zhǎng)。本文將對(duì)此做一些介紹。

　　美國(guó)雙專利審查意見(jiàn)適用于具有至少一個(gè)共同發(fā)明人、申請(qǐng)人和/或35 U.S.C. 102(c)規(guī)定的共同受讓/共有人。

　　一般有兩種類型的雙專利審查意見(jiàn)。一種是基于 35 U.S.C. 101所定義的“相同發(fā)明”類型的，即法定雙專利（statutary double patenting）。另一種是“非法定類型”的，即non-statutary double patenting。

　　一、定雙專利

　　法定雙專利中，“相同發(fā)明”指的是相同主題（35 U.S.C.101）。因此，在判斷是否存在法定雙專利意見(jiàn)時(shí)，需要明確的一個(gè)問(wèn)題是，相同發(fā)明是否被保護(hù)了兩次？判斷是否存在法定雙專利的一個(gè)靠譜的方法是，本申請(qǐng)的權(quán)利要求是否在另一件專利的對(duì)應(yīng)權(quán)利要求沒(méi)有字面侵權(quán)時(shí)而發(fā)生了字面侵權(quán)。如果不存在“相同發(fā)明”被兩次要求保護(hù)的情況，就需要分析是否存在非法定雙專利的情況。

　　二、非法定雙專利

　　非法定雙專利，是基于以公共利益為基礎(chǔ)的公平原則，以防止授權(quán)專利的專利權(quán)期限被不合理延長(zhǎng)。當(dāng)沖突權(quán)利要求不相同但至少一件在審申請(qǐng)權(quán)利要求與對(duì)比權(quán)利要求存在patentably indistinct時(shí)，就會(huì)有非法定雙專利的問(wèn)題。

　　非法定雙專利審查意見(jiàn)包括基于新穎性、單向確定顯而易見(jiàn)性或者雙向確定顯而易見(jiàn)性的審查意見(jiàn)。

　　如果在審申請(qǐng)是后提交的申請(qǐng)，或者兩件申請(qǐng)同一天提交，在解決雙專利問(wèn)題時(shí)只需單向確定distinctness，即本申請(qǐng)中所要求保護(hù)的發(fā)明是否相對(duì)于已授權(quán)專利的發(fā)明不具有新穎性。如果本申請(qǐng)所要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于已授權(quán)專利的發(fā)明是顯而易見(jiàn)的，那么專利權(quán)就會(huì)被不合理延長(zhǎng)，此時(shí)就會(huì)發(fā)出非法定雙專利審查意見(jiàn)。類似地，即使在審申請(qǐng)是先提交的申請(qǐng)，也是只需單向確定distinctness來(lái)支持雙專利審查意見(jiàn)，除非發(fā)現(xiàn)以下情況：（A）美國(guó)專利局僅負(fù)責(zé)先提交申請(qǐng)的審查進(jìn)程的延遲；（B）申請(qǐng)人未能在一件申請(qǐng)（該先提交申請(qǐng)案）中提交沖突（conflicting）權(quán)利要求。

　　如果本申請(qǐng)是后提交的申請(qǐng)，那么必須解決已授權(quán)專利的專利權(quán)延長(zhǎng)是否合理的問(wèn)題。只有當(dāng)申請(qǐng)人未能在一件申請(qǐng)中提交沖突權(quán)利要求并且美國(guó)專利局只負(fù)責(zé)延遲的情況下，才可以使用雙向確定創(chuàng)造性。除非明確記錄僅由專利局導(dǎo)致的延遲并且申請(qǐng)人無(wú)法避免通過(guò)提交單獨(dú)的申請(qǐng)來(lái)保護(hù)，審查員才可以使用單向確定distinctness，并將這一負(fù)擔(dān)推給申請(qǐng)人-為什么需要雙向確定distinctness。在雙向確定distinctness時(shí)，有必要判斷兩次顯而易見(jiàn)性：首先分析本申請(qǐng)權(quán)利要求相對(duì)于已授權(quán)專利權(quán)利要求的顯而易見(jiàn)性，然后分析已授權(quán)專利權(quán)利要求相對(duì)于本申請(qǐng)權(quán)利要求的顯而易見(jiàn)性。需要雙向確定distinctness時(shí)，只有上述每一個(gè)分析的結(jié)論都是要求保護(hù)的發(fā)明是另一件申請(qǐng)/專利的所要求保護(hù)發(fā)明的顯而易見(jiàn)變型時(shí)，基于顯而易見(jiàn)性的非法定雙專利意見(jiàn)才是成立的。如果其中任何一個(gè)分析的結(jié)論不是顯而易見(jiàn)性，那么基于顯而易見(jiàn)性的非法定雙專利意見(jiàn)就是不成立的。

　　需要注意，這里對(duì)于“顯而易見(jiàn)性類型”雙專利的“顯而易見(jiàn)性”分析與35 U.S.C. 103相似，但并不必然相同。可以參考判例：Braat, 937 F.2d 589, 592-93, 19 USPQ2d 1289, 1292 (Fed. Cir. 1991)。此外，非法定雙專利還包括基于合理性原則的審查意見(jiàn)，以防止專利權(quán)期限的不合理延長(zhǎng)。

　　雙專利審查意見(jiàn)可以適用于兩件以上的專利申請(qǐng)之間，或者至少一件申請(qǐng)與授權(quán)專利之間（極少數(shù)情況會(huì)發(fā)生在專利與外觀之間）。在再審階段，再審的專利權(quán)利要求與一件或多件申請(qǐng)/專利之間也可能會(huì)存在雙專利的問(wèn)題。雙專利不涉及未進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段的國(guó)際申請(qǐng)。

　　為了克服非法定雙專利意見(jiàn)，申請(qǐng)人可以通過(guò)以下答復(fù)方式：闡明被提出意見(jiàn)的權(quán)利要求與對(duì)比權(quán)利要求是patentably distinct，或者提交一個(gè)terminal disclaimer（到期放棄聲明）以保證具有同一發(fā)明的多個(gè)變型的多項(xiàng)專利的專利權(quán)人能將這些專利視為一組。注意，這樣的答復(fù)方式也適用于臨時(shí)的非法定雙專利意見(jiàn)。

　　當(dāng)兩件以上具有沖突權(quán)利要求的申請(qǐng)之間存在非法定雙專利意見(jiàn)時(shí)，就必須確定哪一件申請(qǐng)具有最早的有效美國(guó)申請(qǐng)日，即哪一件申請(qǐng)是最早提交的申請(qǐng)。有效美國(guó)申請(qǐng)日以以下二者中最早的為準(zhǔn)：（1）該申請(qǐng)的實(shí)際提交日；（2）要求在先美國(guó)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的最早申請(qǐng)的提交日。