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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田存景
摘要：在現(xiàn)實環(huán)境中，相較于獨占壟斷性，專利制度實質(zhì)上更是一種為商業(yè)競爭而設(shè)定的游戲規(guī)則，一種與“價格戰(zhàn)”相匹配的商業(yè)競爭策略。在此情形下，探討專利權(quán)的歸屬問題尤為重要。其中，對利用公司資源完成的發(fā)明創(chuàng)造專利申請人和專利權(quán)人為公司創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人時，可能會涉及到個人行使專利權(quán)和公司今后上市等融資活動，建議仍以公司的名義申請專利。
關(guān)鍵詞：專利權(quán) 職務(wù)發(fā)明 權(quán)利歸屬
眾所周知，專利權(quán)是一種私權(quán)，歸屬申請人，即申請人是權(quán)利人。人可以通過轉(zhuǎn)讓、許可、投資入股等形式來獲得商業(yè)利益。未經(jīng)權(quán)利人許可，他人不得以生產(chǎn)經(jīng)營為目的使用該專利技術(shù)。在現(xiàn)實環(huán)境中，專利制度實質(zhì)上更是一種為商業(yè)競爭而設(shè)定的游戲規(guī)則，更多的是一種與“價格戰(zhàn)”相匹配的商業(yè)競爭策略。在此情形下，探討專利權(quán)的歸屬問題尤為重要。其中，對利用公司資源完成的發(fā)明創(chuàng)造專利申請人和專利權(quán)人為公司創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人（本文“實際控制人”為自然人，“創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人”統(tǒng)稱為“個人”）時，對個人行使專利權(quán)和公司今后上市或者進行其他形式的融資時可能會涉及哪些問題？
一、專利權(quán)及其一般歸屬原則
?。ㄒ唬＠麢?quán)的主要權(quán)項
1. 專利申請權(quán)
專利申請權(quán)是指，在就發(fā)明創(chuàng)造向國家知識產(chǎn)權(quán)局（簡稱“國知局”）提出專利申請之后，專利權(quán)申請人享有的是否繼續(xù)進行專利申請程序、是否轉(zhuǎn)讓專利申請的權(quán)利。
2. 專利權(quán)
專利申請被批準(zhǔn)后的專利權(quán)是一種排他壟斷權(quán)，即發(fā)明創(chuàng)造被授予專利權(quán)后，除專利法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利。具體而言，發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品；外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品。
專利申請權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓須經(jīng)法定程序，自國知局登記之日起生效。
3. 專利實施許可
專利實施許可，也稱專利許可證貿(mào)易，是指專利技術(shù)所有人或其授權(quán)人許可他人在一定期限、一定地區(qū)、以一定方式實施其所擁有的專利，并向他人收取使用費用的一種許可貿(mào)易，包括普通許可、排他許可及獨占許可三種形式。
專利權(quán)人可以通過許可收取許可費，獲得經(jīng)濟利益。但是專利實施許可合同，應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3個月內(nèi)向?qū)＠洲k理備案手續(xù)。
（二）專利權(quán)的一般歸屬原則
《中華人民共和國專利法(2008修正)》（簡稱“專利法”）第六條規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。然而該條法律條文，存在但書情形“利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計人訂有合同，對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。”
原則上，個人主要利用公司資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，即個人主要利用公司的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等完成的發(fā)明創(chuàng)造，是一種職務(wù)發(fā)明，如果個人與公司之間沒有特殊約定，則該發(fā)明創(chuàng)造的專利申請人為該公司；專利申請被批準(zhǔn)后，該公司為專利權(quán)人，而個人為發(fā)明人。
對于執(zhí)行本單位任務(wù)而產(chǎn)生的職務(wù)發(fā)明，司法實踐中一般不允許雙方通過約定事先改變該職務(wù)發(fā)明專利申請權(quán)、專利權(quán)的歸屬，即專利申請權(quán)及專利權(quán)均歸屬于單位。對主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)材料完成的發(fā)明創(chuàng)造，如果公司與個人之間訂有合同，對權(quán)利歸屬做了明確的約定，即約定由個人享有專利申請權(quán)和專利權(quán)，則個人申請專利的主體資格符合相關(guān)法律規(guī)定，也不會影響專利申請的審查；申請被批準(zhǔn)后，專利權(quán)屬狀態(tài)也會比較穩(wěn)定。然而，如果公司上市或者進行其他形式的融資活動，則最好在上市等融資工作啟動前將個人名下的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，并完成專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓程序。
二、專利申請權(quán)人和專利權(quán)人為個人時的影響
假設(shè)公司與個人之間訂有合同，約定由個人對主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)材料完成的發(fā)明創(chuàng)造享有專利申請權(quán)與專利權(quán)，在此前提下個人申請和享有專利權(quán)對個人及其公司分別會產(chǎn)生哪些影響？
?。ㄒ唬€人本人的影響
1. 有利影響
?。?）個人可以通過專利實施許可、轉(zhuǎn)讓等形式，獲得其所擁有的專利技術(shù)的全部經(jīng)濟利益。
?。?）發(fā)現(xiàn)他人未經(jīng)許可實施其專利技術(shù)的，可以以個人名義較為便捷地采取法律手段進行維權(quán)。
?。?）個人擁有專利權(quán)的，在以專利技術(shù)入股時可以享有個人所得稅的優(yōu)惠。
2. 潛在風(fēng)險
?。?）如果個人與公司就專利權(quán)屬問題沒有特殊、明確的約定，容易引起公司其他股東對該專利權(quán)屬的質(zhì)疑或者異議，甚至引起法律糾紛。
?。?）如果個人以其擁有的專利技術(shù)投資入股，則需證明該專有技術(shù)系其本人利用業(yè)余時間獨立研發(fā)，且不存在利用公司的資金、設(shè)備、技術(shù)或人員的情況，不屬于職務(wù)發(fā)明，也不存在侵害其他第三方知識產(chǎn)權(quán)或其他股東利益的情況。否則，個人技術(shù)入股可能不順利，甚至不成功。
?。?）對于本屬于公司的職務(wù)發(fā)明，在上市過程中作為專利權(quán)人的個人需要將專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，實踐中一般是無償轉(zhuǎn)讓。
（二）對公司的影響
1. 不考慮上市融資時，對公司的影響
如果公司沒有上市或者其他形式的融資（包括質(zhì)押融資、股權(quán)融資、合作合資）計劃，且個人能夠無償或以較低的許可費許可公司實施其擁有專利權(quán)的專有技術(shù)，則對公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會造成障礙或者給公司帶來重大利益損失。
此種情形下，仍建議個人與公司之間簽署專利實施許可合同，同時辦理專利實施許可合同的備案手續(xù)。
2. 上市融資時，對公司的影響
公司進行上市或者其他形式的融資時，由于個人申請獲得的專利權(quán)是不納入公司的資產(chǎn)范圍內(nèi)的，所以不利于外部對于公司的實力、價值以及合規(guī)性的評估。
在首次公開募股過程中，由于還涉及到對發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員等核心人員名下的知識產(chǎn)權(quán)的信息披露和審查，如果將本應(yīng)歸屬于公司的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，而以個人或者其他公司名義申請專利，是屬于無形資產(chǎn)流失。即便公司與個人之前有相關(guān)協(xié)議（如約定個人或其他公司有義務(wù)將專利無償轉(zhuǎn)讓給公司等），仍然不能消除證監(jiān)會和投資人對于公司運營是否合規(guī)的疑慮，進而不利于公司上市或者進行其他形式的融資。 此種情形下，建議個人提前將專利申請權(quán)或者專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，并及時辦理完結(jié)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
三、建議
綜上，筆者建議對主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)材料完成的發(fā)明創(chuàng)造，在制定完善的專利戰(zhàn)略并做好專利布局之后以公司名義申請專利，申請被批準(zhǔn)后公司為專利權(quán)人。為避免競爭對手直接或間接了解和掌握到我們的研發(fā)進展、研發(fā)成果、專利布局等情況，可以充分利用18個月的法定公開期限。這樣既有利于公司無形資產(chǎn)才培育和積累，也有利于公司順利實現(xiàn)上市或其他重大融資的計劃。
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