文/北京市集佳律師事務(wù)所 王崢
摘要：在初審、實(shí)審、復(fù)審中可以對(duì)說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行修改，無(wú)效宣告階段只能對(duì)權(quán)利要求書(shū)做進(jìn)一步的限定。申請(qǐng)人也可通過(guò)意見(jiàn)陳述的方式對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍做限制。但在當(dāng)前大環(huán)境下，專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人往往專注于如何能夠說(shuō)服專利審查員獲得專利的最終授權(quán)或者權(quán)利的維持，對(duì)于修改和陳述會(huì)如何影響專利侵權(quán)的認(rèn)定，缺乏一定認(rèn)識(shí)。因此，有必要對(duì)涉及“禁止反悔”相關(guān)案例進(jìn)行梳理和研究，分析何種情況下的修改適用禁止反悔原則，并給出了相關(guān)建議。
一、 引言
在初審、實(shí)審、復(fù)審中可以對(duì)說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行修改，無(wú)效宣告階段只能對(duì)權(quán)利要求書(shū)做進(jìn)一步的限定。通常說(shuō)明書(shū)的修改通常僅限于形式或者錯(cuò)別字修改，或者將僅記載于權(quán)要求中的技術(shù)方案增補(bǔ)說(shuō)明書(shū)中。通常我們主要關(guān)注權(quán)利要求書(shū)的修改，其直接影響授權(quán)范圍大小。同時(shí)，在專利審查各階段，申請(qǐng)人也可通過(guò)意見(jiàn)陳述的方式對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍做解釋與澄清。毫無(wú)疑問(wèn)，上述修改或者意見(jiàn)陳述均影響權(quán)利要求保護(hù)范圍的邊界。但在當(dāng)前大環(huán)境下，專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人往往專注于如何能夠說(shuō)服專利審查員獲得專利的最終授權(quán)或者權(quán)利的維持，對(duì)于修改和陳述如會(huì)影響專利侵權(quán)的勝負(fù)，缺乏一定認(rèn)識(shí)。在專利侵權(quán)司法實(shí)踐中，“禁止反悔原則”的適用使得這些修改和意見(jiàn)陳述對(duì)案件的勝負(fù)起到關(guān)鍵作用。因此，有必要對(duì)相關(guān)案例進(jìn)行梳理和研究。
二、具體案例與分析
“禁止反悔原則”原則即指專利權(quán)人在專利授權(quán)或者確權(quán)程序中，為獲得授權(quán)或維持專利權(quán)有效性而對(duì)專利范圍進(jìn)行的限制，在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。最高人民法院2009年出臺(tái)的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（下稱司法解釋一）第6條中正式確立，在2017年最高人民法院出臺(tái)的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題解釋（二）》（一下簡(jiǎn)稱解釋（二））又作出了進(jìn)一步的規(guī)定，即雖然專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中作出了限縮性的修改或者意見(jiàn)陳述，但該限縮性的修改或者意見(jiàn)陳述在相應(yīng)的行政程序中被明確否定的，則不會(huì)引起禁止反悔原則的適用。其中，對(duì)專利范圍的限制指的就是對(duì)權(quán)利要求的修改以及涉及權(quán)利要求保護(hù)范圍的意見(jiàn)陳述。其中，并沒(méi)有限定是主動(dòng)修改還是應(yīng)審查員的要求的修改。因此，在答復(fù)審查員意見(jiàn)或者修改權(quán)利要求時(shí)，還應(yīng)當(dāng)考慮后是否會(huì)導(dǎo)致續(xù)禁止反悔原則的適用。下面針對(duì)兩個(gè)經(jīng)典案例，針對(duì)禁止反悔原則的適用做一個(gè)梳理。
案例一：愛(ài)國(guó)者案
愛(ài)國(guó)者電子科技有限公司（下稱愛(ài)國(guó)者公司）與中國(guó)惠普有限公司（下稱惠普公司）、北京世紀(jì)藍(lán)快科技發(fā)展有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中，涉及對(duì)禁止反悔原則的適用。具體案情如下：愛(ài)國(guó)者公司系專利號(hào)為ZL200610079222.2、名稱為“SATA連接器&”的發(fā)明專利（簡(jiǎn)稱涉案專利）的權(quán)利人。愛(ài)國(guó)者公司認(rèn)為惠普公司生產(chǎn)并銷售的涉案光驅(qū)中的插頭構(gòu)成對(duì)涉案專利權(quán)利要求1的等同侵權(quán)。涉及等同侵權(quán)的技術(shù)特征為：涉案專利權(quán)利要求1的電源端子與數(shù)據(jù)端子分別位于絕緣本體的“內(nèi)壁及外壁”，而被控侵權(quán)插頭的電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于“內(nèi)壁”。針對(duì)該區(qū)別技術(shù)特征，愛(ài)國(guó)者公司認(rèn)為構(gòu)成等同侵權(quán)。而惠普公司認(rèn)為，愛(ài)國(guó)者公司提交給國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局（簡(jiǎn)稱專利局）的SATA連接器的第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)的意見(jiàn)陳述書(shū)和修改權(quán)利要求書(shū)中，將包含有電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于“內(nèi)壁”這一技術(shù)特征的涉案專利原權(quán)利要求2進(jìn)行了放棄，依據(jù)禁止反悔原則，該特征不屬于涉案專利現(xiàn)權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。原權(quán)利要求書(shū)記載如下：1.一種SATA連接器插頭，包括本體和于本體兩端延伸出來(lái)的端子部和電纜部，端子部包括端子承載部和多個(gè)端子，所述電纜部包括與端子電性相連的電纜，其特征在于：所述端子包括數(shù)據(jù)端子和電源端子，兩者電性隔離，并分布于同一端子承載部上。2.如權(quán)利要求1所述的SATA連接器插頭，其特征在于：所述端子承載部為一絕緣本體，絕緣本體圍成一容納空間，所述數(shù)據(jù)端子和電源端子分別位于絕緣本體內(nèi)壁的不同側(cè)面。3.如權(quán)利要求1所述的SATA連接器插頭，其特征在于：所述端子承載部為一絕緣本體，絕緣本體圍成一容納空間，所述電源端子和數(shù)據(jù)端子中的一種端子位于絕緣本體的內(nèi)壁側(cè)面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側(cè)面。一審和二審法院均支持了惠普公司的主張，即認(rèn)為“愛(ài)國(guó)者公司明確放棄了“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”這一技術(shù)特征，放棄原因在于其認(rèn)為包括上述技術(shù)特征在內(nèi)的權(quán)利要求2的技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)不具有實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。在此情況下，愛(ài)國(guó)者公司將該技術(shù)特征變更為現(xiàn)權(quán)利要求中的“所述的數(shù)據(jù)端子位于絕緣本體的外壁的上側(cè)面，所述的電源端子位于絕緣本體的內(nèi)壁的下側(cè)面”。因此，愛(ài)國(guó)者公司對(duì)“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”這一技術(shù)特征所作的放棄，不應(yīng)再次納入其權(quán)利保護(hù)范圍。一審、二審法院認(rèn)定關(guān)于惠普公司提出的禁止反悔原則的主張成立的認(rèn)定正確，惠普公司不構(gòu)成對(duì)涉案專利的侵犯。
案例二： 中譽(yù)電子案
最高人民法院于2012 年4 月12 日審結(jié)的申請(qǐng)?jiān)賹徣酥凶u(yù)電子（上海）有限公司與被申請(qǐng)人上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案（簡(jiǎn)稱“九鷹專利案”）。也是涉及禁止反悔原則的一個(gè)案例。案情是這樣的：中譽(yù)電子（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱中譽(yù)公司）是名稱為“一種舵機(jī)”、專利號(hào)為ZL200720069025.2 的實(shí)用新型專利的獨(dú)占實(shí)施被許可人，其發(fā)現(xiàn)上海九鷹電子科技有限公司（簡(jiǎn)稱九鷹公司）制造、銷售的一款航模產(chǎn)品侵害了其享有的專利權(quán)，遂向法院提起訴訟。該專利權(quán)利要求1-3 為： “1．一種模型舵機(jī)，其特征在于，包括支架、電機(jī)、絲桿和滑塊，所述支架包括電機(jī)座和滑塊座，所述電機(jī)設(shè)置于所述電機(jī)座內(nèi)，在所述電機(jī)的一端設(shè)置有一主動(dòng)齒輪，所述絲桿縱向穿過(guò)所述滑塊座，在所述絲桿的一端設(shè)置有一從動(dòng)齒輪，所述主動(dòng)齒輪和所述從動(dòng)齒輪相互嚙合，所述滑塊穿在所述絲桿上，并且所述滑塊伸出所述滑塊，在所述滑塊底面設(shè)置有一電刷。2．如權(quán)利要求1所述的舵機(jī)，其特征在于，在所述支架上，設(shè)置有固定到一舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上的固定孔。3．如權(quán)利要求2所述的舵機(jī)，其特征在于，在所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上，印制有一條形的碳膜和銀膜，所述支架通過(guò)其上的固定孔固定到所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸”。上海九鷹公司遂向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)針對(duì)上述專利提出了無(wú)效宣告請(qǐng)求，專利復(fù)審委員會(huì)做主13717號(hào)無(wú)效決定：宣告上述實(shí)用新型專利權(quán)權(quán)利要求1-2、4-6 無(wú)效，在權(quán)利要求3 的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：權(quán)利要求3是否視為對(duì)權(quán)利要求1的修改，從而引發(fā)禁止反悔原則的適用，即專利權(quán)人放棄了除“銀膜”之外的技術(shù)方案。二審法院認(rèn)為適用禁止反悔原則。而最高人民法院提審后的結(jié)論是，不適用禁止反悔原則。主要理由是：每一項(xiàng)權(quán)利要求都是單獨(dú)的、完整的技術(shù)方案，每一項(xiàng)權(quán)利要求都應(yīng)準(zhǔn)確、完整地概括申請(qǐng)人在原始申請(qǐng)中各自要求的保護(hù)范圍，而不論其是否以獨(dú)立權(quán)利要求的形式出現(xiàn)。在判斷是否構(gòu)成禁止反悔原則中的‘放棄’時(shí)，應(yīng)充分注意專利權(quán)人未自我放棄的情形，嚴(yán)格把握放棄的認(rèn)定條件。如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨(dú)立權(quán)利要求所概括，則因該附加技術(shù)特征沒(méi)有原始參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。”即“權(quán)利要求3 中的‘銀膜’并沒(méi)有被權(quán)利要求1-2 所提及。而且，中譽(yù)公司在專利授權(quán)和無(wú)效宣告程序中沒(méi)有修改權(quán)利要求和說(shuō)明書(shū)，在意見(jiàn)陳述中也沒(méi)有放棄除‘銀膜’外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案。因此，不應(yīng)當(dāng)基于權(quán)利要求1-2 被宣告無(wú)效，而認(rèn)為對(duì)權(quán)利要求3 的附加技術(shù)特征‘銀膜’不能再適用等同原則。最終判決故九鷹公司構(gòu)成對(duì)涉案專利的侵犯，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任。
以上兩個(gè)案例，均涉及常見(jiàn)的權(quán)利要求的修改，能否使用等同侵權(quán)原則所導(dǎo)致侵權(quán)結(jié)果不一樣，看似得出了相反的結(jié)論。但仔細(xì)分析兩個(gè)案例，發(fā)現(xiàn)其權(quán)利要求具體修改事實(shí)是不同的，即刪除的權(quán)利要求與保留的權(quán)利要求之間是否具有參考關(guān)系不同。
在案例一愛(ài)國(guó)者案例中，原權(quán)利要求2、3 均是引用原權(quán)利要求1的并列技術(shù)方案，都對(duì)電源端子和數(shù)據(jù)端子設(shè)置與絕緣本地的位置進(jìn)行了限定。原權(quán)利要求2的技術(shù)方案是“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”；原權(quán)利要求3的技術(shù)方案是“電源端子和數(shù)據(jù)端子中的一種端子位于絕緣本體的內(nèi)壁側(cè)面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側(cè)面”。權(quán)利要求2與權(quán)利要求3的技術(shù)方案是有相互關(guān)聯(lián)性，所做的修改就是將電源端子和數(shù)據(jù)端子位于絕緣本體內(nèi)壁的技術(shù)方案放棄，保留了一種位于外壁，可見(jiàn)兩個(gè)保護(hù)范圍具有一定參照性的。此時(shí)，在審查員指出權(quán)利要求1不具有新穎性，權(quán)利要求2不具有創(chuàng)造性情況下，為了與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行劃界，申請(qǐng)人刪除了電源端子和數(shù)據(jù)端子均設(shè)置絕緣本體內(nèi)壁側(cè)面的技術(shù)方案，并據(jù)此獲得了專利權(quán)的授權(quán)。也就是說(shuō)，為了獲得授權(quán)，愛(ài)國(guó)者公司對(duì)請(qǐng)求保護(hù)的權(quán)利要求保護(hù)的范圍進(jìn)行的限制，進(jìn)而在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權(quán)的保護(hù)范圍中。
在案例二中譽(yù)電子案中，原權(quán)利要求3引用原權(quán)利要求2 ，原權(quán)利要求2引用原獨(dú)立權(quán)利要求1。權(quán)利要求2進(jìn)一步限定在架上設(shè)置有固定孔，從而便于舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板的固定；權(quán)利要求3進(jìn)一步引用權(quán)利要求2基礎(chǔ)上，在所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上印制有碳膜和銀膜，所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸。可見(jiàn)，權(quán)利要求2、3所限定的是涉案主題不同的結(jié)構(gòu)部分，二者沒(méi)有相關(guān)性，也沒(méi)有參考性。也就是說(shuō)，權(quán)利要求3中進(jìn)一步限定的技術(shù)特征是第一次在權(quán)利要求書(shū)中出現(xiàn)，在其引用的前述權(quán)利要求中均沒(méi)有出現(xiàn)。相對(duì)于權(quán)利要求1和/或2的技術(shù)方案而言，權(quán)利要求3所限定的技術(shù)方案也是一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)方案，由于與權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征具有一定的獨(dú)立性，刪除權(quán)1和權(quán)2并沒(méi)有產(chǎn)生對(duì)權(quán)利要求3技術(shù)方案的限制，從而沒(méi)有導(dǎo)致與其相關(guān)技術(shù)方案的放棄。因此，在專利侵權(quán)訴訟中，不應(yīng)適用禁止反悔原則。
三、實(shí)務(wù)建議
通過(guò)對(duì)上述兩個(gè)案件的梳理，我們看到對(duì)于何種修改下的適用“禁止反悔”原則，是需要對(duì)針對(duì)特定的修改情形而言的。不同情形，可能產(chǎn)生不同的適用結(jié)果。鑒于禁止反悔原則直接影響限制能否適用等同原則，其適用與否的重要性不言而喻。禁止反悔原則的設(shè)立是為了避免專利權(quán)人 ‘兩頭得利’，違反民法的誠(chéng)實(shí)信用原則。這就要求專利申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)前、專利授權(quán)和確權(quán)階段都要繃緊“禁止反悔原則”這一紅線。鑒于提交申請(qǐng)后修改具有一定難度，建議在申請(qǐng)前，充分檢索現(xiàn)有技術(shù)，盡量準(zhǔn)確與現(xiàn)有技術(shù)劃界；針對(duì)自己的創(chuàng)新性貢獻(xiàn)，合理、全面的設(shè)計(jì)權(quán)利要求布局，盡量具有橫向和縱向二維布局體系。提交專利申請(qǐng)后，與專利審查員的交互中，書(shū)面的修改和陳述務(wù)必審慎，尤其是對(duì)于重點(diǎn)專利，除參考專利代理人意見(jiàn)外，更應(yīng)該與專利法務(wù)、律師等有經(jīng)驗(yàn)人士，避免為了急切獲得授權(quán)隨意修改，導(dǎo)致授權(quán)后專利難以發(fā)揮大炮的威力，造成不可估計(jì)的損失；最后，“禁止反悔原則”也是涉及專利侵權(quán)糾紛時(shí)，非常有效的防御工具，對(duì)涉案專利的審查檔案進(jìn)行分析研究，尋找突破口，可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)敗為勝的新局面。
四、小結(jié)
綜上，是筆者較為淺顯的研究，以期拋磚引玉。禁止反悔原則是一個(gè)貫穿授權(quán)、確權(quán)、侵權(quán)環(huán)節(jié)的重要制度，對(duì)它的理解和適用還在不斷的發(fā)展中，還需要廣大專利代理人、專利律師不斷的實(shí)踐和總結(jié)。
參考文獻(xiàn)：
【1】 《中華人民共和國(guó)最高人民法院公報(bào)》2013年第10期（總第204期）《中華人民共和國(guó)最高人民法院公報(bào)》2013年第10期（總第204期），中譽(yù)電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案
【2】 （2013）高民終字第362號(hào)，愛(ài)國(guó)者電子科技有限公司與中國(guó)惠普有限公司、北京世紀(jì)藍(lán)快科技發(fā)展有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中