文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田磊

　　美國專利法屬于“判例法體系”，和我國專利實(shí)踐較為不同。其中，“限制性要求（Restriction Requirement）”是在處理美國專利申請(qǐng)過程中經(jīng)常遇到的一種審查意見。當(dāng)一件申請(qǐng)中包含多組權(quán)利要求時(shí)，美國審查員經(jīng)常會(huì)針對(duì)權(quán)利要求書中的不同組的權(quán)利要求提出“限制性要求”。通過了解美國專利實(shí)踐，可以增加中國申請(qǐng)人在美國獲得專利權(quán)的可能性，另外還可以使我們?cè)谧珜憣＠暾?qǐng)文件時(shí)就將美國專利實(shí)踐的特點(diǎn)考慮進(jìn)去，從而使所獲得的美國專利權(quán)在后續(xù)維權(quán)、實(shí)施階段能夠得到更充分地保護(hù)和運(yùn)用。

　　本文將從以下幾點(diǎn)對(duì)美國專利審查中限制性要求進(jìn)行說明：

　　一、美國專利商標(biāo)局的實(shí)踐

　　該限制性實(shí)踐基本上是為了確保每個(gè)申請(qǐng)（以及基于該申請(qǐng)的授權(quán)專利）僅限于一個(gè)發(fā)明。通常來講，如果美國專利商標(biāo)局認(rèn)為一個(gè)申請(qǐng)中包含了兩個(gè)或兩個(gè)以上的不同的或者獨(dú)立的發(fā)明，那么就會(huì)要求申請(qǐng)人選擇一個(gè)發(fā)明，其他的發(fā)明就會(huì)被限定，從而迫使申請(qǐng)人提交一個(gè)或多個(gè)分案申請(qǐng)以使得沒有被選中的發(fā)明得以繼續(xù)。這個(gè)程序不但減輕了審查員的工作量（審查員現(xiàn)在只需要對(duì)一個(gè)發(fā)明而非多個(gè)發(fā)明進(jìn)行檢索），而且增加了美國專利商標(biāo)局的收入（因?yàn)樯暾?qǐng)人被迫為多個(gè)尋求保護(hù)的發(fā)明提交一個(gè)以上的具有相同公開內(nèi)容的申請(qǐng)）。所以說限制性選擇是美國審查員比較鐘愛的工具。另外，在發(fā)出和維持限制性要求方面，美國專利商標(biāo)局賦予了美國審查員很大的自由裁量權(quán)，對(duì)限制性要求進(jìn)行反駁爭(zhēng)辯的成功率是非常低的。

　　二、答復(fù)限制性要求的一般建議

　　1.申請(qǐng)人必須做出選擇

　　不管是否決定進(jìn)行反駁，申請(qǐng)人都必須進(jìn)行選擇。如果沒有進(jìn)行選擇，該答復(fù)將會(huì)被認(rèn)為是非響應(yīng)性的，并且如果沒有進(jìn)行及時(shí)的更正（也就是選擇），則可能會(huì)導(dǎo)致申請(qǐng)的放棄。

　　2.在大多數(shù)情況下建議進(jìn)行反駁

　　盡管成功率很低，我們一般還是建議申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)考慮進(jìn)行反駁。這樣做的原因是為了保留向技術(shù)中心主管申訴以對(duì)限制性要求進(jìn)行審查的權(quán)利。如果申請(qǐng)人不進(jìn)行反駁，那么就相當(dāng)于放棄了申訴權(quán)。

　　同時(shí)，申請(qǐng)人不必花費(fèi)很多精力來準(zhǔn)備對(duì)于限制性要求的反駁。原因在于，其一，從審查員的層面來看，不管申請(qǐng)人的反駁爭(zhēng)辯有多全面，由于他們?cè)诎l(fā)出和維持限制性要求方面有很大的自由裁量權(quán)，這樣的爭(zhēng)辯都不足以使得該限制性要求被撤回；其二，考慮到反駁的真正目的（即上面討論的保留申訴權(quán)），采取簡(jiǎn)短的反駁會(huì)更加的經(jīng)濟(jì)實(shí)用。僅當(dāng)申請(qǐng)人真正想要與限制性要求進(jìn)行抗?fàn)帟r(shí)，才建議采用更加復(fù)雜的爭(zhēng)辯。

　　還需注意的是，在下面描述的發(fā)明限制性要求情況中，即使申請(qǐng)人提交了分案申請(qǐng)，也不建議對(duì)該限制性要求進(jìn)行反駁。原因在于，這樣的反駁給了審查員對(duì)母案申請(qǐng)中的限制性要求進(jìn)行撤回的借口。當(dāng)母案申請(qǐng)中的限制性要求被撤回時(shí)，一個(gè)或多個(gè)分案的權(quán)利要求就可能會(huì)收到重復(fù)授權(quán)的限制，而針對(duì)該重復(fù)授權(quán)駁回，申請(qǐng)人可能需要提交期末放棄（terminal disclaimer，簡(jiǎn)稱TD）。雖然這樣的期末放棄不太可能減短基于分案申請(qǐng)的授權(quán)專利的專利權(quán)期限，但該期末放棄卻會(huì)要求這兩個(gè)專利為共同所有，從而才能實(shí)施其專利權(quán)。這樣的要求限制了申請(qǐng)人專利權(quán)許可的能力和/或靈活性。

　　如果沒有對(duì)限制性要求進(jìn)行反駁并且提交了分案申請(qǐng)，那么審查員就沒有理由對(duì)專利中的限制性要求進(jìn)行撤回。隨后，法律禁止在分案申請(qǐng)中進(jìn)行重復(fù)授權(quán)駁回，因此也就不能要求期末放棄并且申請(qǐng)人專利許可的能力和/或靈活性將不會(huì)受到限制。

　　在發(fā)明限制性要求的情況下，如果（例如，出于成本考慮）不準(zhǔn)備提交分案申請(qǐng)，那么建議進(jìn)行反駁。同樣的，在下面討論的種類限制性要求的情況下，只要存在一個(gè)概括式的權(quán)利要求能夠涵蓋所有的種類，那么也還是值得對(duì)該限制性要求進(jìn)行反駁。如果該概括式的權(quán)利要求獲得批準(zhǔn)，審查員將會(huì)對(duì)該獲批的概括式權(quán)利要求的所有從屬權(quán)利（包括未選的權(quán)利要求）要求進(jìn)行審查（并且可能授權(quán)），因此避免了分案申請(qǐng)。

　　下面給出了用于對(duì)限制性要求進(jìn)行常規(guī)答復(fù)的一個(gè)示例性反駁思路：

　　申請(qǐng)人認(rèn)為，審查員可以在沒有嚴(yán)重負(fù)擔(dān)的情況下對(duì)整個(gè)申請(qǐng)進(jìn)行檢索和審查，見專利審查程序手冊(cè)第803段（如果可以在沒有嚴(yán)重負(fù)擔(dān)的情況下對(duì)整個(gè)申請(qǐng)進(jìn)行檢索和審查，那么審查員必須對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，即使該申請(qǐng)包含了獨(dú)立或者不同發(fā)明的權(quán)利要求）。在該具體的案件中，發(fā)明I和II類別相近，因此單次檢索就可以覆蓋這兩個(gè)發(fā)明，且不會(huì)給審查員帶來嚴(yán)重的負(fù)擔(dān)。因此申請(qǐng)人認(rèn)為撤回限制性要求是合適的并且尊敬地請(qǐng)求審查員撤回該限制性要求。

　　3.不承認(rèn)顯而易見性

　　應(yīng)當(dāng)特別注意，申請(qǐng)人不要在答復(fù)中承認(rèn)受制于限制性要求的發(fā)明互為顯而易見的變型。原因在于，這樣的承認(rèn)將會(huì)允許審查員和法庭認(rèn)為兩個(gè)發(fā)明都不具有專利性/無效，即使現(xiàn)有技術(shù)僅可用于其中的一個(gè)發(fā)明。

　　限制性要求主要存在兩種，即發(fā)明限制和種類（實(shí)施例）限制。

　　三、發(fā)明限制

　　發(fā)明限制通常涉及不同種類的發(fā)明，例如：

　　?裝置（例如焊接機(jī)器）機(jī)器使用方法（例如使用該焊接機(jī)器進(jìn)行焊接的方法）；

　　?產(chǎn)品（例如樹脂）及其使用方法（例如使用該樹脂制造玩具的方法）；

　　?產(chǎn)品（例如樹脂）及其制造方法（例如用原油制造該樹脂的方法）；

　　?產(chǎn)品（例如塑料碗）及其制造裝置（例如用于制造塑料碗的注塑機(jī)）；

　　?子組合（例如背光源）及其組合（具有該背光源和液晶面板的LCD）等。

　　選擇其中哪個(gè)發(fā)明取決于申請(qǐng)人的專利保護(hù)需求、市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)需求等，但如果申請(qǐng)人沒有特殊偏好或者暫時(shí)不能決定，我們建議選擇以下突出顯示的發(fā)明：

　　?產(chǎn)品及其使用方法；

　　?產(chǎn)品及其制造方法；

　　?子組合及其組合。

　　原因在于，一旦選擇的權(quán)利要求被批準(zhǔn)，只要對(duì)應(yīng)的未選的權(quán)利要求包含了該被批準(zhǔn)的所選權(quán)利要求中的所有限定，申請(qǐng)人就有潛在的機(jī)會(huì)將未選的發(fā)明的權(quán)利要求重新加入到申請(qǐng)中。

　　下面以一個(gè)示例進(jìn)行說明：

　　1.對(duì)產(chǎn)品（例如樹脂）及其使用方法（例如使用樹脂制造玩具的方法）提出限制性要求。

　　2.申請(qǐng)人選擇產(chǎn)品（例如樹脂）。

　　3.權(quán)利要求如下所示：

　　（1）一種樹脂，所述樹脂由化學(xué)式F限定。

　?。?）根據(jù)權(quán)利要求1所述的樹脂，其中F包括金。

　?。?）一種用樹脂模塑玩具的方法，其中所述樹脂由化學(xué)式F限定。

　?。?）一種用樹脂模塑玩具的方法，其中所述樹脂由化學(xué)式F限定，并且其中F包括金。

　　4.權(quán)利要求1-2被選中，因?yàn)樗鼈兛梢越庾x為產(chǎn)品權(quán)利要求，權(quán)利要求3-4被撤回，因?yàn)樗鼈冎赶蛭催x方法。但是，申請(qǐng)人不應(yīng)該刪除權(quán)利要求3-4。

　　5.隨后，審查員駁回了權(quán)利要求1并且批準(zhǔn)了權(quán)利要求2。

　　由于權(quán)利要求4包含了被批準(zhǔn)的所選權(quán)利要求2的所有限定，該未選的權(quán)利要求4將會(huì)被重新加入到申請(qǐng)中，并且可能會(huì)被批準(zhǔn)。

　　也即是，如果重新加入的權(quán)利要求具有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)范圍，那么申請(qǐng)人將不再需要為未選發(fā)明尋求保護(hù)，從而為申請(qǐng)人省去了麻煩和費(fèi)用。

　　四、答復(fù)種類（實(shí)施例）限制

　　種類限制通常涉及同一類別的不同實(shí)施例，下面以一個(gè)示例進(jìn)行說明。

　　1.權(quán)利要求如下所示：

　?。?）一種裝置，包括A、B和C。

　?。?）根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其中C為C1或者C2.

　?。?）根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其中C為C1。

　?。?）根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其中C為C2。

　?。?）根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其中C為C3。

　　2.審查員在C1、C2、和C3之間進(jìn)行限制。

　　3.申請(qǐng)人選擇了C1。這樣，權(quán)利要求1-3被選中，因?yàn)樗鼈儾灰驝2或者C3，權(quán)利要求4-5位被選中并且被撤回。

　　4.權(quán)利要求1為概括式權(quán)利要求，因?yàn)槠浜w了要求限制的所有種類（C1、C2、和C3）；權(quán)利要求2為連接權(quán)利要求，因?yàn)槠浜w了要求限制的一些（不是所有）種類（C1和C2）。

　?、偃绻麢?quán)利要求1（概括式權(quán)利要求）獲得批準(zhǔn)，那么所有未選擇的權(quán)利要求（即權(quán)利要求4-5）將會(huì)被重新加入，并且由于權(quán)利要求4-5包含了獲得批準(zhǔn)的概括式權(quán)利要求1中的所有限定，因此權(quán)利要求4-5也可能獲得批準(zhǔn)。

　?、谌绻麢?quán)利要求2（連接式權(quán)利要求）獲得批準(zhǔn)，那么與權(quán)利要求2相連的未選的權(quán)利要求4將會(huì)被重新加入，并且由于權(quán)利要求4包含了獲批的連接權(quán)利要求2中的所有限定，因此權(quán)利要求4也可能獲得批準(zhǔn)。

　　也即是，如果重新加入的權(quán)利要求具有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)范圍，那么申請(qǐng)人將不再需要為未選的種類（發(fā)明）尋求保護(hù)，從而為申請(qǐng)人省去了麻煩和費(fèi)用。所以，我們建議設(shè)法使得概括式權(quán)利要求或者連接權(quán)利要求獲得批準(zhǔn)，從而降低專利成本。

　　五、總結(jié)

　　總而言之，在答復(fù)限制性要求時(shí)：

　　?申請(qǐng)人必須選擇列出的發(fā)明/種類中的一個(gè)

　　?建議申請(qǐng)人考慮進(jìn)行反駁以保留申訴權(quán)

　　?不建議申請(qǐng)人在審查階段花費(fèi)太多精力與限制性要求進(jìn)行抗?fàn)?/p>

　　?建議申請(qǐng)人選擇一個(gè)發(fā)明或者種類，而該發(fā)明或者種類能夠增加重新加入的可能性/保護(hù)范圍

　　?在種類限制的情況下，建議申請(qǐng)人嘗試使得概括式權(quán)利要求或者連接權(quán)利要求獲得批準(zhǔn)

　　參考文獻(xiàn)

　　[1]美國專利法

　　[2]美國專利審查指南

　　[3]《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》Benjamin J. Hauptman & Kien T. Le

　　[4]《淺析美國專利實(shí)踐中的限制性要求》 曹桓