文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張海永

　　日本特許廳（JPO）為了滿足申請(qǐng)人對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行加速審查的需求，提供了多種加速審查途徑供申請(qǐng)人進(jìn)行選擇，以適應(yīng)不同申請(qǐng)人的不同需求。這些途徑主要包括優(yōu)先審查（優(yōu)先審査）、早期審查（早期審査）以及超早期審查（スーパー 早期審査）。雖然日本從2006年開(kāi)始將日本特許廳與各國(guó)專利審查機(jī)構(gòu)建立的專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）納入日本的早期審查程序，本文中仍將對(duì)通過(guò)PPH進(jìn)行加速審查的途徑進(jìn)行單獨(dú)介紹。以下對(duì)上述日本專利加速審查的途徑進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。

　　一、優(yōu)先審查

　　如果專利被公開(kāi)到開(kāi)始專利審查之間間隔的時(shí)間較長(zhǎng)，會(huì)產(chǎn)生以下不良的后果，影響專利制度的正常運(yùn)轉(zhuǎn)：

　　（1） 第三方實(shí)施該專利申請(qǐng)所涉及的技術(shù)，而由于該專利申請(qǐng)尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序，申請(qǐng)人的權(quán)利受到的侵害無(wú)法預(yù)料，從而使得申請(qǐng)人的利益在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于受損失狀態(tài)；

　?。?）該專利申請(qǐng)存在某種缺陷使得該專利不存在授權(quán)的前景，但此時(shí)該專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人依然可能向根據(jù)公開(kāi)的專利申請(qǐng)實(shí)施該專利申請(qǐng)記載的方案的第三方發(fā)出警告，這就相當(dāng)于申請(qǐng)人利用本不屬于他的優(yōu)勢(shì)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行攻擊。

　　上述的兩種情況都不利于專利系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為了盡可能避免上述情況的出現(xiàn)，申請(qǐng)人在第三方正在實(shí)施或者計(jì)劃實(shí)施所要求保護(hù)的發(fā)明的專利申請(qǐng)時(shí)，可以要求優(yōu)先審查。值得注意的是，在上述第（2）種情況下，第三方出于防御的目的也可以提出優(yōu)先審查請(qǐng)求。

　　提出優(yōu)先審查的專利申請(qǐng)應(yīng)滿足下述條件：

　?。?）已經(jīng)針對(duì)該專利申請(qǐng)?zhí)崞饘?shí)審請(qǐng)求；

　?。?）該專利必須處于公開(kāi)狀態(tài)且還沒(méi)有授權(quán)；

　?。?）第三方實(shí)體在該專利申請(qǐng)公開(kāi)之后、授權(quán)之前，以營(yíng)業(yè)為目的，實(shí)施該專利申請(qǐng)；

　?。?）存在其他需要緊急審查的需要。

　　在提出優(yōu)先審查請(qǐng)求時(shí)，需提供以下證明文件：

　　（1）說(shuō)明第三方實(shí)施狀態(tài)的情況說(shuō)明書(shū)，需提供第三方的實(shí)施行為所涉及的產(chǎn)品或方法的說(shuō)明書(shū)以及必要的附圖；

　　（2）警告函的復(fù)印件；

　　（3）產(chǎn)品、宣傳手冊(cè)、樣品、照片等；

　?。?）能夠證明第三方的實(shí)施行為的相關(guān)文件。

　　如果該專利申請(qǐng)滿足上述的條件，審查員會(huì)進(jìn)行優(yōu)先審查，最快四個(gè)月內(nèi)就會(huì)有最終的審查決定。

　　二、早期審查程序

　　根據(jù)日本特許廳公布的《特許出願(yuàn)の早期審査?早期審理ガイドライン 平成２８年８月》，當(dāng)專利申請(qǐng)滿足以下任意一個(gè)條件時(shí)，即可請(qǐng)求JPO對(duì)該專利申請(qǐng)進(jìn)行早期審查：

　　（1）已經(jīng)實(shí)際制造、銷售了專利產(chǎn)品，或從申請(qǐng)加快日開(kāi)始2年內(nèi)計(jì)劃生產(chǎn)該專利產(chǎn)品（包括已經(jīng)申報(bào)農(nóng)藥或藥品的審批的情況）；

　?。?）申請(qǐng)人就該發(fā)明已經(jīng)向其它國(guó)家的專利局提出了專利申請(qǐng)，或者已經(jīng)提出了國(guó)際申請(qǐng)；

　?。?）該申請(qǐng)的申請(qǐng)人中全部或部分是中小企業(yè)、科研院所、個(gè)人、公益機(jī)構(gòu)；

　　（4）該申請(qǐng)涉及綠色節(jié)能技術(shù)；

　?。?）來(lái)自大地震震災(zāi)區(qū)的申請(qǐng)；

　?。?）在亞洲有關(guān)聯(lián)公司的跨國(guó)集團(tuán)的相關(guān)申請(qǐng)。

　　對(duì)于中國(guó)申請(qǐng)人，可以利用上述的第二個(gè)條件提出早期審查請(qǐng)求，但是對(duì)于從中國(guó)到日本的申請(qǐng)來(lái)說(shuō)，如果在國(guó)內(nèi)沒(méi)有申請(qǐng)，直接去日本申請(qǐng)且不屬于PCT申請(qǐng)的話，則不能利用該條。通過(guò)該途徑提出早期審查請(qǐng)求時(shí)，申請(qǐng)人需要在早期審查的情況說(shuō)明書(shū)（早期審査に関する事情説明書(shū)）描述本申請(qǐng)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案之間的區(qū)別。例如，如果該申請(qǐng)的的中國(guó)優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)收到了檢索報(bào)告和審查意見(jiàn)，可以提交該檢索報(bào)告和審查意見(jiàn)來(lái)請(qǐng)求早期審查，或者申請(qǐng)人可以提交本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)的背景技術(shù)部分記載的文獻(xiàn)與本申請(qǐng)技術(shù)方案的區(qū)別來(lái)請(qǐng)求早期審查；或者當(dāng)本申請(qǐng)是一件國(guó)際申請(qǐng)的日本國(guó)家階段申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)人還可以提交國(guó)際檢索報(bào)告和國(guó)際檢索單位的書(shū)面意見(jiàn)中所引用的對(duì)比文件和本申請(qǐng)技術(shù)方案的區(qū)別來(lái)請(qǐng)求早期審查。

　　通過(guò)早期審查程序可以大大縮短審查時(shí)間，加快審查進(jìn)程。一般情況下，通過(guò)早期審查程序，收到第一次審查結(jié)果報(bào)告的時(shí)間比正常情況下平均可以縮短6個(gè)月左右，在早期審查程序中收到第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)的時(shí)間平均為2.3個(gè)月。需要說(shuō)明的是，向JPO提出早期審查請(qǐng)求時(shí)無(wú)需繳納官費(fèi)，并且早期審查請(qǐng)求可以在提交審查請(qǐng)求的同時(shí)或者之后提出。

　　三、超早期審查程序

　　超早期審查除了要滿足前述的早期審查程序的條件外，還需要滿足以下條件：

　?。?）相關(guān)聯(lián)的專利申請(qǐng)已在國(guó)外提出；

　?。?）申請(qǐng)超早期審查至少4周前已在線完成所有申請(qǐng)程序；

　?。?）相關(guān)聯(lián)的專利申請(qǐng)的技術(shù)方案得以實(shí)施。

　　超早期審查的申請(qǐng)程序大致和早期審查的申請(qǐng)程序相同，唯一不同之處在于，需要在“情況說(shuō)明書(shū)”中注明該申請(qǐng)請(qǐng)求進(jìn)行超早期審查。超早期審查可以進(jìn)一步加速審查進(jìn)程，大約平均在一個(gè)月左右就會(huì)收到第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)。

　　對(duì)于加速審查和優(yōu)先審查，任何事件都不會(huì)觸發(fā)加速程序的提前終止，但需要申請(qǐng)人的配合。不同的是，對(duì)于超級(jí)加速審查，請(qǐng)求延長(zhǎng)回復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)的期限將觸發(fā)加速程序的提前終止。

　　四、PPH

　　除了上述的加速審查途徑，日本還與多個(gè)國(guó)家或地區(qū)的專利審查機(jī)構(gòu)建立專利審查高速公路PPH。以中國(guó)專利局（CNIPA）和日本特許廳之間的中日專利審查高速路為例，申請(qǐng)人可以：（I）使用來(lái)自CNIPA 的工作結(jié)果；以及（II）使用來(lái)自CNIPA 的PCT 國(guó)際階段工作結(jié)果來(lái)提出PPH請(qǐng)求。

　　第（I）種情況下，該日本申請(qǐng)需滿足以下條件：

　　（1）該日本申請(qǐng)（包括PCT 國(guó)家階段申請(qǐng)）是

　?。╥）依巴黎公約有效要求CNIPA 申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，或

　?。╥i）未要求優(yōu)先權(quán)的PCT 國(guó)家階段申請(qǐng)，或

　?。╥ii）依巴黎公約有效要求PCT 申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，該P(yáng)CT申請(qǐng)未要求優(yōu)先權(quán)。

　　有效要求多個(gè)CNIPA 申請(qǐng)或直接PCT 申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，或符合以上（i）至（iii）要求之原始申請(qǐng)的分案申請(qǐng)，亦符合要求；

　?。?）在CNIPA 至少有一個(gè)對(duì)應(yīng)申請(qǐng)，其具有一項(xiàng)或多項(xiàng)被CNIPA認(rèn)定為具有可專利性/可授權(quán)的權(quán)利要求；

　?。?）JPO 申請(qǐng)的所有權(quán)利要求必須與CNIPA 認(rèn)定為具有可專利性/可授權(quán)的一個(gè)或多個(gè)權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng)；

　?。?）JPO 在申請(qǐng)人提出PPH 請(qǐng)求之時(shí)尚未對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查。

　　第（II）種情況下，該日本申請(qǐng)需滿足以下條件：

　?。?）對(duì)應(yīng)該申請(qǐng)的PCT 申請(qǐng)的國(guó)際階段的最新工作結(jié)果（例如國(guó)際初步審查報(bào)告，國(guó)際檢索單位的書(shū)面意見(jiàn)等）指出至少一項(xiàng)權(quán)利要求具有可專利性/可授權(quán)；

　?。?）申請(qǐng)和對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)之間的關(guān)系滿足以下要求之一：

　?。ˋ）申請(qǐng)是對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)的國(guó)家階段申請(qǐng)

　?。˙）申請(qǐng)是作為對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)要求基礎(chǔ)的國(guó)家申請(qǐng)

　?。–）申請(qǐng)是要求了對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的國(guó)際申請(qǐng)的國(guó)家階段申請(qǐng)

　　（D）申請(qǐng)是要求了對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)的國(guó)外/國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)的國(guó)家申請(qǐng)

　?。‥）申請(qǐng)是滿足以上(A)-(D)要求之一的申請(qǐng)的派生申請(qǐng)（分案申請(qǐng)和要求國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)等）；

　?。?）提交進(jìn)行PCT-PPH 審查的申請(qǐng)的所有權(quán)利要求，無(wú)論是原始提交的或者是修改后的，必須與對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)中被最新國(guó)際工作結(jié)果認(rèn)為具有可專利性/可授權(quán)的一個(gè)或多個(gè)權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng)；

　　（4）JPO 在申請(qǐng)人提出PPH 請(qǐng)求之時(shí)尚未對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查。

　　需要注意的是，不論使用來(lái)自CNIPA 的工作結(jié)果還是使用來(lái)自CNIPA 的PCT 國(guó)際階段工作結(jié)果來(lái)提出PPH請(qǐng)求，該日本申請(qǐng)的權(quán)利要求必須全部被CNIPA認(rèn)為是可授權(quán)的，才能根據(jù)來(lái)自CNIPA的工作結(jié)果來(lái)提出PPH請(qǐng)求。

　　結(jié)語(yǔ)

　　以上對(duì)日本專利審查中進(jìn)行加速審查的途徑進(jìn)行了介紹，申請(qǐng)人可根據(jù)相應(yīng)申請(qǐng)的具體情況和申請(qǐng)人本身的情況和具體要求提出加速審查請(qǐng)求。例如，對(duì)于進(jìn)入日本國(guó)家階段的PCT申請(qǐng)，在該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國(guó)優(yōu)先權(quán)已被CNIPA授權(quán)并且國(guó)際檢索單位的書(shū)面意見(jiàn)中也有可授權(quán)的權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)視該申請(qǐng)的具體情況進(jìn)行加速審查途徑的選擇。例如，如果該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國(guó)優(yōu)先權(quán)的全部權(quán)利要求都被授權(quán)而國(guó)際檢索單位的書(shū)面意見(jiàn)中存在某些不被認(rèn)可的權(quán)利要求時(shí)，申請(qǐng)人可優(yōu)先選擇使用來(lái)自CNIPA的工作結(jié)果提出PPH請(qǐng)求，如果該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國(guó)優(yōu)先權(quán)的審查意見(jiàn)通知書(shū)和國(guó)際檢索單位的書(shū)面意見(jiàn)中都存在某些不被認(rèn)可的權(quán)利要求時(shí)，審查人可以提交該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國(guó)優(yōu)先權(quán)的審查意見(jiàn)通知書(shū)或國(guó)際檢索單位的書(shū)面意見(jiàn)中的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)和該日本申請(qǐng)的區(qū)別或者對(duì)在先申請(qǐng)進(jìn)行修改來(lái)提出早期審查請(qǐng)求。受限于筆者的水平，不當(dāng)之處在所難免，歡迎各位批評(píng)指正。