文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王寶筠
摘要:當(dāng)前,人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)發(fā)展迅速,這些技術(shù)所對(duì)應(yīng)的專利申請(qǐng)中,通常會(huì)包含算法或商業(yè)規(guī)則和方法等智力活動(dòng)的規(guī)則和方法特征,對(duì)于這類專利申請(qǐng)是否符合《專利法》的相關(guān)要求,是人們普遍關(guān)心的問題。本文結(jié)合國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2019年針對(duì)《專利審查指南》的修改內(nèi)容,以是否存在技術(shù)性貢獻(xiàn)為分析主線,對(duì)涉及智力活動(dòng)的規(guī)則和方法的可專利性判斷進(jìn)行了分析,并給出了針對(duì)這類專利申請(qǐng)的撰寫建議。
關(guān)鍵詞:智力活動(dòng)、算法、技術(shù)性貢獻(xiàn)、專利保護(hù)客體、關(guān)聯(lián)
隨著大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,該領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量大幅增加。該領(lǐng)域的專利申請(qǐng)通常包括算法特征,而單純的算法并不能獲得專利保護(hù),因此,就大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)的可專利性判斷問題,成為專利業(yè)務(wù)領(lǐng)域的一個(gè)熱點(diǎn)問題。與之類似的,商業(yè)領(lǐng)域中也存在為數(shù)眾多的創(chuàng)新,對(duì)于這些創(chuàng)新是否符合專利保護(hù)的要求,一直以來也是人們關(guān)心的問題。根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2019年12月31日發(fā)布的關(guān)于修改《專利審查指南》(后文簡稱“修改后的《審查指南》”)的公告,對(duì)于包含算法或商業(yè)規(guī)則和方法等智力活動(dòng)的規(guī)則和方法特征的專利申請(qǐng),對(duì)其進(jìn)行能否獲得專利授權(quán)判斷(本文后續(xù)簡稱為“可專利性判斷”)的特殊性體現(xiàn)在《專利法》第二十五條、第二條二款以及新穎性和創(chuàng)造性的審查上?!?】本文認(rèn)為,修改后的《審查指南》所規(guī)定的“特殊性”內(nèi)容,本質(zhì)上都是在關(guān)注專利申請(qǐng)是否相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)提供了技術(shù)性貢獻(xiàn)。具體而言,依據(jù)《專利法》二十五條所進(jìn)行的判斷,關(guān)注的是專利申請(qǐng)中是否存在技術(shù)屬性的內(nèi)容;依據(jù)《專利法》二條二款所進(jìn)行的判斷,則是在確定技術(shù)屬性的內(nèi)容是否是用以解決技術(shù)問題的技術(shù)貢獻(xiàn);而有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的判斷則是參考外部對(duì)比文件,以比對(duì)的方式來確定申請(qǐng)文件中生成的技術(shù)性貢獻(xiàn)是否能夠成立。
本文,以技術(shù)性貢獻(xiàn)的判斷為脈絡(luò),依次結(jié)合修改后的《審查指南》針對(duì)《專利法》第二十五條、第二條二款以及新穎性和創(chuàng)造性判斷的特殊要求,對(duì)涉及智力活動(dòng)規(guī)則和方法的專利申請(qǐng)的可專利性判斷進(jìn)行分析。
一、有關(guān)保護(hù)客體的判斷
涉及智力活動(dòng)規(guī)則和方法的專利申請(qǐng),首要面臨的問題是是否屬于專利保護(hù)客體的問題。具體而言,對(duì)于這類專利申請(qǐng),要依次判斷其是否屬于《專利法》第二十五條中所規(guī)定的“智力活動(dòng)的規(guī)則和方法”,以及是否符合《專利法》第二條二款的規(guī)定。
(一)基于《專利法》第二十五條的判斷
《專利法》第二十五條中規(guī)定,對(duì)智力活動(dòng)的規(guī)則和方法不授予專利權(quán)。該條規(guī)定將智力活動(dòng)的規(guī)則和方法這一內(nèi)容排除于專利保護(hù)客體之外。
1、何謂“智力活動(dòng)的規(guī)則和方法”
《專利審查指南2010》(后文簡稱為《審查指南》)第二部分第一章第4.2節(jié)中就智力活動(dòng)的規(guī)則和方法進(jìn)行了說明,其指出:
智力活動(dòng),是指人的思維運(yùn)動(dòng),它源于人的思維,經(jīng)過推理、分析和判斷產(chǎn)生出抽象的結(jié)果,或者必須經(jīng)過人的思維運(yùn)動(dòng)作為媒介,間接地作用于自然產(chǎn)生結(jié)果。智力活動(dòng)的規(guī)則和方法是指導(dǎo)人們進(jìn)行思維、表述、判斷和記憶的規(guī)則和方法?!?】
從上述定義可見,智力活動(dòng)的根本屬性在于主觀性或抽象性。主觀性是指:智力活動(dòng)直接源自思維運(yùn)動(dòng)或以思維為媒介,而思維運(yùn)動(dòng)則是由人這一主體通過其主觀思維實(shí)現(xiàn)的;抽象性則體現(xiàn)為:抽象的結(jié)果是由智力活動(dòng)中的思維運(yùn)動(dòng)所產(chǎn)生,如果“結(jié)果”是“抽象性”的,則可以說明該結(jié)果是借助主觀思維所產(chǎn)生的。
在智力活動(dòng)具有主觀性或抽象性的情況下,用于對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)的“智力活動(dòng)的規(guī)則和方法”,則也相應(yīng)的具備主觀性或抽象性的特點(diǎn),而這也正是《專利法》將其排除于專利保護(hù)客體之外的原因所在。
由于專利只能用來保護(hù)針對(duì)客觀世界的改造成果,不能用來禁錮人的思想,因此,具有主觀性的智力活動(dòng)規(guī)則和方法顯然不能獲得專利保護(hù);而如果針對(duì)抽象性內(nèi)容提供專利保護(hù),則會(huì)給予專利申請(qǐng)人過大的專利權(quán)利,【3】阻礙技術(shù)的創(chuàng)新,由此也不應(yīng)對(duì)具有抽象性特點(diǎn)的智力活動(dòng)規(guī)則和方法提供專利保護(hù)。
2、基于“主觀性”或“抽象性”來判斷智力活動(dòng)規(guī)則和方法
基于之前的分析,如果相應(yīng)的規(guī)則和方法是針對(duì)人的主觀思維活動(dòng)所制定的,用以指導(dǎo)人的主觀世界,那么,其屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法;相反,盡管相應(yīng)的規(guī)則和方法是基于人的主觀思維所產(chǎn)生的,【4】但如果該規(guī)則和方法并非用以指導(dǎo)人的主觀思維活動(dòng),而是用以指導(dǎo)客觀世界的,則不能因?yàn)槠洚a(chǎn)生過程利用到了人的思維就將該方案界定為智力活動(dòng)的規(guī)則和方法。
我們同樣可以利用“抽象性”進(jìn)行有關(guān)智力活動(dòng)的規(guī)則和方法的判斷。如果一方案所獲得的是抽象的結(jié)果,其獲得該結(jié)果的過程自然要基于人的主觀思維,【5】由此可以判定獲得這一抽象結(jié)果的方案屬于智力活動(dòng)規(guī)則和方法。需要注意的是,抽象性并不是智力活動(dòng)的規(guī)則和方法在結(jié)果層面的唯一表現(xiàn)形式,當(dāng)人的思維運(yùn)動(dòng)作為媒介間接地作用于自然時(shí),其產(chǎn)生的結(jié)果可能并非是抽象的,但該過程同樣屬于智力活動(dòng),指導(dǎo)這一過程的方法和規(guī)則同樣屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法。因此,不能僅僅以結(jié)果是“非抽象的”,就判定其不屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法。
3、智力活動(dòng)的規(guī)則和方法在權(quán)利要求中的表現(xiàn)形式辨析
對(duì)于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法,其在權(quán)利要求中的表現(xiàn)形式可能有兩種。
一種是直接呈現(xiàn)智力活動(dòng)的規(guī)則和方法本身,并不進(jìn)行任何技術(shù)上的包裝。例如,在權(quán)利要求中,直接記載相應(yīng)的某一數(shù)學(xué)計(jì)算方法,并未限定該數(shù)學(xué)計(jì)算方法采用何種方式來實(shí)現(xiàn)。此時(shí),由于權(quán)利要求中所記載的是純粹的算法本身,沒有任何技術(shù)特征作為承載,因此自然可以判定該算法屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法。
另一種則是以技術(shù)為包裝來呈現(xiàn)智力活動(dòng)的規(guī)則和方法,較為典型的是在權(quán)利要求中限定采用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的算法。這種僅僅以計(jì)算機(jī)為載體來實(shí)現(xiàn)的算法,相對(duì)于直接記載的算法而言僅僅是對(duì)算法的執(zhí)行主體予以了明確。在公眾通常知曉算法是由計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)的情況下,這種通過以計(jì)算機(jī)為載體來描述的算法實(shí)現(xiàn),和直接描述的算法實(shí)現(xiàn)并無不同。【6】【7】換言之,即使是直接描述的算法,其也隱含了該算法是可以采用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)的。在此直接描述算法和以計(jì)算機(jī)為實(shí)現(xiàn)載體來描述算法實(shí)質(zhì)上并無不同的情況下,僅僅以計(jì)算機(jī)為實(shí)現(xiàn)載體對(duì)算法所進(jìn)行的“包裝”,自然也應(yīng)被認(rèn)定為智力活動(dòng)規(guī)則。
4、《專利法》第二十五條并非是針對(duì)是否存在智力活動(dòng)規(guī)則和方法的判斷
本文認(rèn)為,以將方案排除于專利保護(hù)客體之外為判斷目的,《專利法》第二十五條所進(jìn)行的是一個(gè)方案中是否“不存在”技術(shù)特征的判斷,而不是一個(gè)是否“存在”智力活動(dòng)的規(guī)則和方法的判斷。這一判斷思路的明確,有助于避免基于錯(cuò)誤的判斷思路從而得出錯(cuò)誤的判斷結(jié)論。
《專利法》第二十五條作為對(duì)專利保護(hù)客體的規(guī)定,和《專利法》第二條二款一起構(gòu)成了對(duì)《專利法》保護(hù)的“發(fā)明創(chuàng)造”的定義。作為規(guī)范保護(hù)發(fā)明專利的《專利法》,目的在于在紛繁的事物中對(duì)發(fā)明創(chuàng)造提供法律的保護(hù),由此,《專利法》首先需要對(duì)“發(fā)明創(chuàng)造”予以定義。而對(duì)于《專利法》不能保護(hù)的內(nèi)容(例如著作權(quán)中的作品),由于其并非是《專利法》的保護(hù)對(duì)象,自然也就不是其關(guān)注對(duì)象,由此并無對(duì)其進(jìn)行定義的必要了。
那么,為何《專利法》中還特別在其第二十五條中,對(duì)不能獲得專利權(quán)的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定呢?原因在于:“發(fā)明創(chuàng)造”以及其中所包含的“技術(shù)”這些內(nèi)容都屬于抽象概念,因此很難通過正面定義予以清晰的界定,為此,不論是我國還是其他國家,在對(duì)發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行定義時(shí),都是采用排除法來實(shí)現(xiàn)的。在我國《專利法》中,這一“排除”具體體現(xiàn)為專利法第二十五條所規(guī)定的“科學(xué)發(fā)現(xiàn)”、“智力活動(dòng)規(guī)則和方法”等具體內(nèi)容。正是通過對(duì)上述具體內(nèi)容的排除,實(shí)現(xiàn)了對(duì)“技術(shù)”以及“發(fā)明創(chuàng)造”這些抽象概念的定義?!?】由此,我們?cè)谶m用《專利法》第二十五條進(jìn)行判斷時(shí),也應(yīng)該以是否符合發(fā)明創(chuàng)造定義的角度來進(jìn)行判斷。
具體來說,如果我們發(fā)現(xiàn)方案中僅具有智力活動(dòng)的規(guī)則和方法,則能依據(jù)《專利法》第二十五條就技術(shù)特征“排除”的規(guī)定,確定該方案中并不包括技術(shù)特征,由于“發(fā)明創(chuàng)造”的定義要求方案中具有“技術(shù)”特征,因此能夠確定該并不包括技術(shù)特征的方案不滿足發(fā)明創(chuàng)造的定義要求,不屬于專利保護(hù)客體;相反,即使我們發(fā)現(xiàn)方案中包括智力活動(dòng)規(guī)則和方法這一非技術(shù)特征,但如果該方案中還包括了技術(shù)特征,則該方案仍然具備技術(shù)屬性,不能因?yàn)橹橇顒?dòng)規(guī)則和方案的存在就否定該方案所具有的技術(shù)性而將該方案界定為非專利保護(hù)客體。這一判定思路在《審查指南》中有清晰的記載。
(二)基于《專利法》二條二款所進(jìn)行的保護(hù)客體判斷
1、二條二款的判斷目標(biāo)
按照《審查指南》的規(guī)定,針對(duì)一個(gè)涉及智力活動(dòng)規(guī)則和方法的方案,在保護(hù)客體的判斷上,要依次利用《專利法》第二十五條以及二條二款進(jìn)行判斷,那么,為何還要采用《專利法》第二條二款再進(jìn)行一次保護(hù)客體的判斷呢?
應(yīng)該認(rèn)識(shí)到,《專利法》第二十五條的判斷只是對(duì)方案技術(shù)屬性層面的定性判斷,通過了第二十五條的審查,只能說明方案中具備了技術(shù)性的要素,但僅僅具備技術(shù)性的要素對(duì)于專利所保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造而言仍是不夠的。發(fā)明創(chuàng)造的定義中的“新的技術(shù)手段”,除了要滿足技術(shù)屬性的要求之外,還應(yīng)滿足“新的”要求。即,發(fā)明創(chuàng)造中應(yīng)具備技術(shù)性的“貢獻(xiàn)”?!秾@ā返诙l二款所完成的正是有關(guān)“貢獻(xiàn)”方面的定性判斷。其具體要判斷該技術(shù)性的內(nèi)容是否是能夠解決技術(shù)問題的技術(shù)手段,而這一判斷過程是結(jié)合申請(qǐng)文件所記載的內(nèi)容這一內(nèi)部證據(jù)來進(jìn)行的。
由此,我們?cè)诓捎谩秾@ā返诙l二款進(jìn)行判斷時(shí),不應(yīng)僅僅局限于判斷權(quán)利要求中是否記載了技術(shù)特征,而是應(yīng)該判斷權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否為用于解決技術(shù)問題的技術(shù)特征,由此確定方案中是否存在其聲稱的技術(shù)性“貢獻(xiàn)”。
2、二條二款的具體判斷內(nèi)容
基于之前的論述,本文認(rèn)為,針對(duì)二條二款的判斷,重點(diǎn)要從兩個(gè)方面進(jìn)行。
首先,判斷申請(qǐng)文件中聲稱解決的問題是否是技術(shù)問題。此處需要注意的是,要對(duì)真假技術(shù)問題進(jìn)行清晰的區(qū)分。
顯然,那些具有社會(huì)、人文屬性的問題并非是技術(shù)問題,這不難進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷。需要注意的是,對(duì)于效率提升、速度快這些貌似具備技術(shù)屬性的問題,要準(zhǔn)確確定其是否是假技術(shù)問題。純粹的計(jì)算方式的改變,例如數(shù)學(xué)運(yùn)算規(guī)則的改進(jìn),也能帶來計(jì)算速度的提高,而純粹人工設(shè)定規(guī)則的改進(jìn),例如金融規(guī)則的改進(jìn),也能帶來效率的提升,這些問題雖然也具有和技術(shù)問題類似的“速度、效率”這樣的表達(dá),但實(shí)質(zhì)上并非是真的技術(shù)問題,而是數(shù)學(xué)問題或商業(yè)問題。在采用二條二款進(jìn)行判斷的過程中,要對(duì)這些假技術(shù)問題準(zhǔn)確辨別出來,不要一看到速度快、效率高就認(rèn)為是技術(shù)問題,而是應(yīng)該搞清表述后面的實(shí)質(zhì)含義,準(zhǔn)確確定這些問題到底是由技術(shù)手段所解決的“技術(shù)”問題,還是一個(gè)以純算法或商業(yè)規(guī)則所解決的數(shù)學(xué)或商業(yè)問題。透過表述搞清其背后所對(duì)應(yīng)的本質(zhì),從而做到對(duì)問題是否真的具備技術(shù)屬性進(jìn)行準(zhǔn)確的界定。
其次,要判斷權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否是用以解決申請(qǐng)文件中聲稱的問題的技術(shù)特征。完全存在這樣的情況,權(quán)利要求中所存在的技術(shù)特征,只是某些常規(guī)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)手段,并非是用以解決問題的手段。此時(shí),該手段并不提供發(fā)明創(chuàng)造定義中所要求的技術(shù)性“貢獻(xiàn)”,屬于“假技術(shù)手段”而非“真技術(shù)手段”,如果權(quán)利要求中僅具備這樣的“假技術(shù)手段”,則其仍然是不符合專利保護(hù)客體的要求的。最常見的假技術(shù)手段是采用計(jì)算機(jī)這一常規(guī)的實(shí)現(xiàn)方式來實(shí)現(xiàn)例如算法或商業(yè)規(guī)則的內(nèi)容。此時(shí),盡管計(jì)算機(jī)的實(shí)現(xiàn)本身是技術(shù)特征,但在該技術(shù)特征并非是用以解決技術(shù)問題的情況下,其僅僅屬于假技術(shù)手段,不能據(jù)此認(rèn)定該方案符合專利保護(hù)客體的要求。
二、有關(guān)新穎性、創(chuàng)造性的判斷
如前所述,通過《專利法》第二十五條以及二條二款,對(duì)方案是否具備發(fā)明創(chuàng)造定義中所需的技術(shù)性貢獻(xiàn)進(jìn)行了定性的判斷,從而完成了專利保護(hù)客體方面的判斷。然而,對(duì)于獲得專利權(quán)而言,僅僅進(jìn)行保護(hù)客體的判斷是不夠的,專利申請(qǐng)的方案還需要經(jīng)過新穎性、創(chuàng)造性這樣的判斷,從而判斷其聲稱的技術(shù)性貢獻(xiàn)是否基于和現(xiàn)有技術(shù)的對(duì)比仍然足以構(gòu)成技術(shù)性貢獻(xiàn)。和之前專利保護(hù)客體的判斷不同的是,這里的判斷所借助的是現(xiàn)有技術(shù)這一外部證據(jù),且該判斷是一種定量判斷。所謂定量判斷,是指對(duì)于權(quán)利要求中的待比對(duì)的技術(shù)特征而言,要確定該技術(shù)特征到底涵蓋了多少限定的內(nèi)容,進(jìn)而判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了這些限定所構(gòu)成的技術(shù)特征。由于要確定技術(shù)特征中涵蓋的限定數(shù)量,這就存在一個(gè)是否能夠?qū)⒅橇顒?dòng)的規(guī)則和方法的限定轉(zhuǎn)變到技術(shù)特征中的問題。對(duì)于這一問題,正如新修改的《審查指南》所指出的那樣,如果算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征之間“功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系”,則應(yīng)該將該特征與所述技術(shù)特征作為一個(gè)整體來加以考慮。反之,則應(yīng)將這兩個(gè)特征分別作為獨(dú)立的兩個(gè)特征來進(jìn)行評(píng)判。由于對(duì)技術(shù)特征定量結(jié)果的不同,會(huì)導(dǎo)致針對(duì)技術(shù)特征評(píng)判結(jié)論不同,因此如何定量確定技術(shù)特征所涵蓋的限定內(nèi)容,即,如何進(jìn)行技術(shù)特征的劃分就是一個(gè)十分重要的問題了。
(一)智力活動(dòng)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征相互關(guān)聯(lián)的判定標(biāo)準(zhǔn)
在修改后的《審查指南》中,對(duì)上述定量過程的關(guān)鍵要素,即“功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系”給予了進(jìn)一步的解釋說明,其指出:“功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系”是指算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征緊密配合、共同構(gòu)成了解決某一技術(shù)問題的技術(shù)手段,并且能夠獲得相應(yīng)的技術(shù)效果。該進(jìn)一步解釋可以理解為是對(duì)所謂的“關(guān)聯(lián)”關(guān)系給出了兩種具體的判定標(biāo)準(zhǔn)。
1、以技術(shù)問題出發(fā)的判定標(biāo)準(zhǔn)
本文認(rèn)為,可以從修改后的《審查指南》中得出以技術(shù)問題出發(fā)作為判定標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行“關(guān)聯(lián)”性的判斷。即,如果算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征之間共同構(gòu)成了解決某一技術(shù)問題的技術(shù)手段,則二者之間存在關(guān)聯(lián)。
針對(duì)該判定標(biāo)準(zhǔn),修改后的《審查指南》又以舉例的形式進(jìn)行了進(jìn)一步的說明,其指出:如果權(quán)利要求中的算法應(yīng)用于具體的技術(shù)領(lǐng)域,可以解決具體技術(shù)問題,那么,可以認(rèn)為存在“功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系”。
基于“問題”和其“解決手段”之間的關(guān)系不難理解這一有關(guān)“關(guān)聯(lián)”的判定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于技術(shù)問題而言,由于其要達(dá)成技術(shù)目標(biāo),因此,解決其的手段必然也是技術(shù)的。如果算法是用以解決技術(shù)問題的,那么,其必然也是和其他技術(shù)特征一起構(gòu)成一個(gè)整體作為技術(shù)手段才能解決技術(shù)問題。基于此,可以基于技術(shù)問題的存在,從而將算法特征和技術(shù)特征“關(guān)聯(lián)”在一起作為一個(gè)整體的技術(shù)特征。
應(yīng)用這一判斷標(biāo)準(zhǔn)時(shí),需要明確申請(qǐng)文件中是否存在待解決的技術(shù)問題,并從該技術(shù)問題出發(fā),確定算法是否是用以解決該技術(shù)問題的算法,從而明確算法特征是否能夠與技術(shù)特征相互關(guān)聯(lián),以便被定量的劃分到技術(shù)特征中去。
2、從技術(shù)特征本身出發(fā)的判定標(biāo)準(zhǔn)
修改后的《審查指南》中還給出了從特征本身出發(fā)作為“關(guān)聯(lián)”性的判斷標(biāo)準(zhǔn),即,強(qiáng)調(diào)算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征的緊密配合。針對(duì)這一判斷標(biāo)準(zhǔn),修改后的《審查指南》也以舉例的形式進(jìn)行了進(jìn)一步的說明,其指出:如果權(quán)利要求中的商業(yè)規(guī)則和方法特征的實(shí)施需要技術(shù)手段的調(diào)整或改進(jìn),那么可以認(rèn)為該商業(yè)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系,在進(jìn)行創(chuàng)造性審查時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮所述的商業(yè)規(guī)則和方法特征對(duì)技術(shù)方案做出的貢獻(xiàn)。
該判定標(biāo)準(zhǔn)以商業(yè)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征之間是否存在“因果”關(guān)系,來確定是否應(yīng)將這兩種類型的特征作為一個(gè)整體來進(jìn)行創(chuàng)造性的判斷。此種“因果”關(guān)系的具體表現(xiàn)為一種“需要”關(guān)系,即,商業(yè)規(guī)則和方法特征并非單獨(dú)實(shí)現(xiàn),而是需要借助于技術(shù)特征調(diào)整或改進(jìn)方能實(shí)施,反之,技術(shù)特征的調(diào)整或改進(jìn)也并非是無目的、無指向的改進(jìn),而是一種用以實(shí)現(xiàn)商業(yè)規(guī)則和方法特征的調(diào)整或改進(jìn)。當(dāng)這兩個(gè)類型的特征之間存在這種相互“需要”的依賴關(guān)系時(shí),則這兩種類型的特征之間具有相互關(guān)聯(lián),應(yīng)被作為一個(gè)整體而在進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)判時(shí)予以考慮。
這一判定思路同樣不難理解。如果商業(yè)規(guī)則和方法的改進(jìn)帶來了技術(shù)特征的調(diào)整或改進(jìn),那么,這一技術(shù)上的“調(diào)整或改進(jìn)”說明了該方案中存在技術(shù)性的貢獻(xiàn);而在創(chuàng)造性評(píng)判確定技術(shù)性貢獻(xiàn)是否成立的過程中,技術(shù)手段本身以及該技術(shù)手段所解決的技術(shù)問題都是不可忽略的判斷要素,因此,當(dāng)上述“技術(shù)特征的調(diào)整或改進(jìn)”是為了實(shí)現(xiàn)商業(yè)規(guī)則和方法而提出時(shí),在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)該商業(yè)規(guī)則和方法實(shí)際上就成為了該專利申請(qǐng)實(shí)際所要解決的技術(shù)問題,自然應(yīng)當(dāng)和技術(shù)特征本身一道在創(chuàng)造性評(píng)判中被予以考慮。只不過需要注意的是,此時(shí)的本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題并非是純粹的商業(yè)需求,而是一個(gè)商業(yè)規(guī)則和方法實(shí)現(xiàn)過程中的技術(shù)需求。也就是說,在技術(shù)手段的提出是以解決技術(shù)問題為目的的前提下,該“技術(shù)上的調(diào)整或改進(jìn)”所對(duì)應(yīng)解決的問題(即該技術(shù)上的調(diào)整或改進(jìn)的“需求”)必然也是技術(shù)性的,由此,修改后的《審查指南》中所指出的“商業(yè)規(guī)則和方法特征的實(shí)施”的“需要”,實(shí)際上指的是商業(yè)規(guī)則和方法本身的實(shí)施過程中所對(duì)應(yīng)要解決的技術(shù)問題?;谠摷夹g(shù)問題,我們應(yīng)當(dāng)將解決該技術(shù)問題的商業(yè)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征一起作為一個(gè)整體的技術(shù)特征來考慮。嚴(yán)格來說,這樣的方案是一個(gè)在商業(yè)規(guī)則和方法背景下,針對(duì)技術(shù)問題所提出的具有技術(shù)性貢獻(xiàn)的技術(shù)方案。
由此延伸出去,對(duì)于商業(yè)方法類的專利申請(qǐng),我們?cè)谶M(jìn)行可專利性判斷時(shí)尤其要注意區(qū)分方案所應(yīng)用的環(huán)境和方案本身。一些方案盡管是應(yīng)用于商業(yè)等非技術(shù)環(huán)境下的,但是,如果該方案能夠在該環(huán)境中,針對(duì)特定的技術(shù)問題提出相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)手段,那么,則不應(yīng)僅僅因?yàn)樵摲桨笐?yīng)用于商業(yè)環(huán)境,就將該方案排除于專利保護(hù)客體之外;在進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性評(píng)判時(shí),如果該方案解決了商業(yè)環(huán)境中的技術(shù)問題,則應(yīng)將共同用于解決該商業(yè)環(huán)境中的技術(shù)問題的商業(yè)規(guī)則和方法的特征與其他技術(shù)特征,劃分為一個(gè)技術(shù)特征來進(jìn)行新穎性和創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)。
基于上述技術(shù)特征的劃分,如果能將算法或商業(yè)規(guī)則和方法的特征與技術(shù)特征劃分為一個(gè)整體的技術(shù)特征,那么,從定量的角度來考慮,現(xiàn)有技術(shù)公開這一整體技術(shù)特征的幾率會(huì)小一些;而如果分開考慮這兩個(gè)類型的特征,則單純的技術(shù)特征被公開的幾率會(huì)比較大。但也完全可能存在這樣的情況,在現(xiàn)有技術(shù)中也公開了將算法或商業(yè)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征關(guān)聯(lián)在一起的特征,那么,此時(shí)即使將方案中的上述兩個(gè)類型的特征關(guān)聯(lián)在一起,該方案仍然不會(huì)由于具備該關(guān)聯(lián)在一起的技術(shù)特征而相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)性貢獻(xiàn),不能據(jù)此認(rèn)為該方案具備創(chuàng)造性。
(二)判定標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)問題
需要注意的是,上述判斷中都提及了“技術(shù)問題”,那么,這個(gè)技術(shù)問題到底是本發(fā)明在申請(qǐng)文件中聲稱解決的技術(shù)問題呢?還是在創(chuàng)造性評(píng)判中,基于檢索對(duì)比后所確定的實(shí)際要解決的技術(shù)問題呢?
答案應(yīng)該是前者。上述將不同類型特征相互關(guān)聯(lián)的過程,實(shí)際上就是一個(gè)技術(shù)特征劃分的過程,而只有在完成技術(shù)特征劃分的情況下,才能以劃分出的技術(shù)特征為比對(duì)對(duì)象,進(jìn)行和最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對(duì)比,進(jìn)而結(jié)合區(qū)別技術(shù)特征確定出本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題。由于技術(shù)特征劃分是在確定實(shí)際要解決的技術(shù)問題之前進(jìn)行的,進(jìn)行技術(shù)特征劃分所依據(jù)的技術(shù)問題自然也就不應(yīng)該、不可能是本發(fā)明所實(shí)際要解決的技術(shù)問題,而只能是申請(qǐng)文件中聲稱要解決的技術(shù)問題了。
那么,這個(gè)技術(shù)問題是否只能是申請(qǐng)文件發(fā)明內(nèi)容部分中所聲稱的,本發(fā)明整體技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題呢?其實(shí)并不盡然。
通過之前的分析不難發(fā)現(xiàn),以技術(shù)問題出發(fā)將智力活動(dòng)的規(guī)則和方法特征和技術(shù)特征相關(guān)聯(lián),實(shí)際上是以問題的技術(shù)屬性出發(fā),從而將與之應(yīng)具有相同屬性的解決手段確定為也是技術(shù)屬性的。這里所利用的關(guān)聯(lián)關(guān)系是問題和解決手段之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。作為本發(fā)明聲稱解決的技術(shù)問題,其與解決該問題的手段之間自然滿足問題與解決手段間的關(guān)聯(lián)關(guān)系;進(jìn)一步的,如果申請(qǐng)文件中所記載的某一技術(shù)效果,即使其并非是本發(fā)明聲稱所解決的技術(shù)問題,但是其是通過智力活動(dòng)的規(guī)則和方法特征和技術(shù)特征共同實(shí)施所達(dá)到的,那么,該技術(shù)效果與這兩個(gè)不同類型特征之間也同樣具有問題與解決手段之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,同樣可以基于這樣的關(guān)聯(lián)關(guān)系確定出達(dá)到這一“技術(shù)效果”的手段具備技術(shù)屬性,從而完成上述兩個(gè)不同類型特征之間的關(guān)聯(lián)。
由此可見,以“技術(shù)問題”作為技術(shù)特征劃分標(biāo)準(zhǔn)時(shí),“技術(shù)問題”可以是本發(fā)明所聲稱要解決的技術(shù)問題,即,申請(qǐng)文件“發(fā)明內(nèi)容”開始處或“背景技術(shù)”結(jié)尾處所寫明的本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題,也可以是某一技術(shù)效果,或者某一具體實(shí)施方式所特定解決的技術(shù)問題。
(三)創(chuàng)造性判斷與保護(hù)客體判斷之間的關(guān)系
對(duì)于涉及智力活動(dòng)規(guī)則和方法專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性判斷,有的時(shí)候也能起到保護(hù)客體判斷的作用。
如前所述,基于《專利法》第二十五條以及二條二款完成了有關(guān)專利保護(hù)客體的判斷。但是,這一判斷僅僅是基于申請(qǐng)文件中“聲稱”的內(nèi)容所進(jìn)行的判斷,而這種“聲稱”并不一定真實(shí)。完全存在這樣的可能,申請(qǐng)文件中所聲稱解決的技術(shù)問題,并非是申請(qǐng)人真實(shí)想要解決的問題,而是其為了獲得專利授權(quán),結(jié)合某一并非屬于改進(jìn)的技術(shù)手段而“包裝”出的技術(shù)問題,其真實(shí)改進(jìn)不在技術(shù)上,而僅僅是智力活動(dòng)規(guī)則和方法的改進(jìn)。此時(shí),這一專利申請(qǐng)有可能通過了《專利法》第二十五條以及二條二款的審查,但在創(chuàng)造性審查過程中,則完全可以基于檢索發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)存在申請(qǐng)文件中聲稱所解決的技術(shù)問題所對(duì)應(yīng)的技術(shù)手段,而區(qū)別僅僅在于該方案中所包括的算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征。進(jìn)而可以基于該區(qū)別特征確定出本發(fā)明實(shí)際要解決的問題并非技術(shù)問題,而解決該問題的手段也沒有提供技術(shù)性的貢獻(xiàn),從而以不具有創(chuàng)造性為由避免對(duì)該專利申請(qǐng)授權(quán)。這一過程實(shí)際上是以創(chuàng)造性判斷為表、行保護(hù)客體判斷之實(shí)。這一過程,也可以認(rèn)為是基于客觀證據(jù),對(duì)專利申請(qǐng)人聲稱的技術(shù)性貢獻(xiàn)進(jìn)行去偽存真的判斷過程。
三、針對(duì)涉及智力活動(dòng)和方法專利案件的撰寫要求及建議
(一)有關(guān)權(quán)利要求的撰寫要求分析
在修改后的《審查指南》中,對(duì)于涉及智力活動(dòng)的規(guī)則和方法的專利申請(qǐng)的說明書和權(quán)利要求書的撰寫提出了相應(yīng)的要求。其中,對(duì)于權(quán)利要求書的撰寫要求并無過多特殊之處,只是明確在權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)記載技術(shù)特征以及與技術(shù)特征功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征。即,要求在權(quán)利要求中存在這兩種類型的特征。在權(quán)利要求中體現(xiàn)算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征是《審查指南》的要求,也正是專利申請(qǐng)人保護(hù)商業(yè)方法和算法類方案的意圖所在。
(二)有關(guān)說明書的撰寫要求分析
修改后的《審查指南》針對(duì)涉及智力活動(dòng)規(guī)則和方法案件的說明書撰寫要求,則是配合之前針對(duì)權(quán)利要求的審查思路,給出了相對(duì)具體的撰寫要求。其除了給出說明書撰寫的一般性要求之外,尤其指出在該類案件的說明書中,應(yīng)當(dāng)寫明技術(shù)特征和與其功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征如何共同作用并且產(chǎn)生有益效果。
結(jié)合之前對(duì)于權(quán)利要求中兩類特征間是否具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的判斷可以看出,這兩類特征只有滿足特定的條件時(shí),才能被判定為具有關(guān)聯(lián)關(guān)系從而被劃分為一個(gè)整體的技術(shù)特征。而這種特定的條件一方面要從權(quán)利要求本身的內(nèi)容分析得出,另一方面,作為支持權(quán)利要求的說明書,其中也應(yīng)該包括這種特定條件的描述。作為解釋說明性質(zhì)的說明書,在“如何”滿足所述特定條件上,可以也應(yīng)該進(jìn)行更為細(xì)致的描述。
1、涉及算法的說明書撰寫要求分析
具體而言,修改后的《審查指南》中指出,在包含算法特征時(shí),應(yīng)當(dāng)將抽象的算法與具體的技術(shù)領(lǐng)域結(jié)合,至少一個(gè)輸入?yún)?shù)及其輸出結(jié)果的定義應(yīng)當(dāng)與技術(shù)領(lǐng)域中的具體數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)起來。該要求所強(qiáng)調(diào)的是將抽象的算法落實(shí)到具體的技術(shù)領(lǐng)域中,而落實(shí)到具體技術(shù)領(lǐng)域并非僅僅是一種聲稱的落實(shí),而是要通過算法的“輸入”、“輸出”的具體化來實(shí)現(xiàn)。通過將輸入?yún)?shù)、輸出結(jié)果定義為技術(shù)領(lǐng)域中的具體數(shù)據(jù),使得輸入?yún)?shù)和輸出結(jié)果脫離開抽象的數(shù)學(xué)含義本身,具有技術(shù)領(lǐng)域中的技術(shù)含義,而“算法”也由此從數(shù)學(xué)工具轉(zhuǎn)變成了一種針對(duì)客觀的技術(shù)對(duì)象加以處理的“自然力”。
更為重要的是,當(dāng)“輸入”、“輸出”被定義為技術(shù)領(lǐng)域中的具體數(shù)據(jù)后,要么“輸入”是從其他技術(shù)特征處獲得的,要么“輸出”是用以提供給其他技術(shù)特征的,這使得可以將技術(shù)化的“輸入”、“輸出”作為聯(lián)系的紐帶,將提供“輸入”或使用“輸出”的技術(shù)特征與該算法特征聯(lián)系起來,從而使得二者之間具有“共同作用”這一關(guān)聯(lián)關(guān)系。
當(dāng)然,結(jié)合之前的分析還可發(fā)現(xiàn),除了要將算法的“輸入”、“輸出”技術(shù)化之外,在說明書中還要寫明這一算法的處理和其他技術(shù)特征一道,是如何解決某一技術(shù)問題的,即如何達(dá)到修改后的《審查指南》中所要求的“產(chǎn)生有益效果”。只有具有了“技術(shù)問題”這一“技術(shù)”屬性的源頭,才能說明算法是為了解決該技術(shù)問題所提出的,才能在后續(xù)進(jìn)行權(quán)利要求的可專利性判斷時(shí),依據(jù)“技術(shù)問題”這一線索,將算法特征和與之關(guān)聯(lián)的技術(shù)特征聯(lián)系為整體的一個(gè)技術(shù)特征。
2、涉及商業(yè)規(guī)則和方法的說明書撰寫要求分析
對(duì)于涉及商業(yè)規(guī)則和方法特征的專利申請(qǐng),修改后的《審查指南》重點(diǎn)指出應(yīng)當(dāng)在說明書中對(duì)解決技術(shù)問題的整個(gè)過程進(jìn)行詳細(xì)的描述和說明。配合之前權(quán)利要求中判定商業(yè)方法和規(guī)則是否能與技術(shù)特征相互作用的思路,此處應(yīng)當(dāng)在說明書中明確的是商業(yè)方法和規(guī)則特征的實(shí)施,需要哪些技術(shù)手段的調(diào)整或改進(jìn),而這樣的調(diào)整或改進(jìn)當(dāng)然是用以解決技術(shù)問題的。換言之,結(jié)合之前的分析,商業(yè)方法和規(guī)則特征與技術(shù)特征的結(jié)合,實(shí)際上使得整個(gè)方案成為一個(gè)商業(yè)環(huán)境中用以解決技術(shù)問題的技術(shù)方案,我們?cè)谡f明書中應(yīng)當(dāng)根據(jù)這一實(shí)質(zhì),以商業(yè)為環(huán)境,重點(diǎn)介紹針對(duì)商業(yè)環(huán)境下的技術(shù)問題采用何種技術(shù)手段來加以解決,而這種介紹當(dāng)然應(yīng)當(dāng)滿足本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)該解決方案的程度。應(yīng)當(dāng)注意的是,這其中的“問題”以及“解決方案”都是技術(shù)性的而非商業(yè)性的。
(三)本文給出的撰寫建議
結(jié)合我們之前對(duì)權(quán)利要求可專利性判斷的分析,也可以得出對(duì)申請(qǐng)文件中說明書撰寫的一些建議。
1、技術(shù)問題的技術(shù)屬性要清晰
對(duì)于說明書中的技術(shù)問題而言,一定要將其在技術(shù)上定義清楚。要避免在說明書給出的本發(fā)明所要解決的問題明顯不屬于技術(shù)問題的情況,例如,不能以商業(yè)或社會(huì)問題等具有人文屬性而非技術(shù)屬性的問題作為本發(fā)明所要解決的問題。
對(duì)于本發(fā)明所要解決的問題,應(yīng)是一個(gè)技術(shù)屬性鮮明的技術(shù)問題,而非一個(gè)籠統(tǒng)的貌似是技術(shù)問題的問題。所謂的技術(shù)屬性鮮明,一方面要做到避免抽象,另一方面則要對(duì)應(yīng)于客觀實(shí)際。要注意對(duì)表象的技術(shù)問題和真實(shí)的技術(shù)問題進(jìn)行區(qū)分,不能僅僅因?yàn)閱栴}的表述是“計(jì)算速度”、“效率”等這樣的技術(shù)性表達(dá),就采用該問題作為技術(shù)問題。如果所謂的計(jì)算速度快是由數(shù)學(xué)算法所導(dǎo)致的,而效率提升是由于商業(yè)規(guī)則的改進(jìn)來實(shí)現(xiàn)的,那么,這樣的問題實(shí)質(zhì)上仍然是數(shù)學(xué)問題或商業(yè)問題,而非技術(shù)問題。在確定撰寫出的問題是否具有技術(shù)屬性時(shí),可以從其解決手段的屬性來挖掘其所解決問題的根源屬性,從而準(zhǔn)確確定該問題是否屬于技術(shù)問題。
2、全面描述“技術(shù)問題”
如前所述,在確定智力活動(dòng)的規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征是否能夠關(guān)聯(lián)在一起構(gòu)成一個(gè)整體技術(shù)特征時(shí),除了可以借助于申請(qǐng)文件中聲稱所要解決的技術(shù)問題之外,說明書中針對(duì)特定特征所描述的有益效果也可以作為“技術(shù)問題”來進(jìn)行判斷。
由此,我們不能將問題是技術(shù)性的描述重點(diǎn)僅僅放在說明書“發(fā)明內(nèi)容”部分中聲稱所要解決的技術(shù)問題上,而是應(yīng)該在說明書的各個(gè)部分,尤其是具體實(shí)施方式針對(duì)各個(gè)具體方案的描述中,盡可能多的描述不同的特征所能達(dá)到的技術(shù)效果,以便后續(xù)在進(jìn)行技術(shù)特征和智力活動(dòng)規(guī)則和方法特征的結(jié)合時(shí),能夠以這些技術(shù)效果作為這些特征所要解決的技術(shù)問題,從而將這些特征聯(lián)系在一起構(gòu)成整體的一個(gè)技術(shù)特征。
3、重點(diǎn)描述“相互聯(lián)系”
有關(guān)說明書中方案實(shí)現(xiàn)手段的描述,出于將智力活動(dòng)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征關(guān)聯(lián)在一起的目的,不能在說明書中僅僅列舉這兩種類型的特征,而是要在說明書中就這兩個(gè)類型的特征之間如何相互聯(lián)系給予特別的解釋、說明。這種解釋說明當(dāng)然要配合如前文所述的技術(shù)特征劃分判斷標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行。例如,對(duì)于算法類的特征,則一定要引出方案所要解決的技術(shù)問題,重點(diǎn)介紹算法和解決該技術(shù)問題之間的依存、因果關(guān)系,從而通過這一關(guān)系,實(shí)現(xiàn)基于技術(shù)問題將智力活動(dòng)規(guī)則和方法特征與技術(shù)特征關(guān)聯(lián)在一起。這就要求說明書中對(duì)于算法特征的說明,除了介紹其自身如何實(shí)現(xiàn)之外,還要在說明書中通過對(duì)算法特征的解釋說明,明確其如何用以解決技術(shù)問題。再例如,對(duì)于商業(yè)方法類的特征,則一定要闡述出商業(yè)方法的實(shí)現(xiàn)在技術(shù)上的需求,即,構(gòu)建出商業(yè)環(huán)境下的技術(shù)問題,并以解決該技術(shù)問題為目的,在由商業(yè)方法類特征所構(gòu)成的商業(yè)環(huán)境下來描述解決該技術(shù)問題的技術(shù)方案。需要注意的是,在商業(yè)方法類專利申請(qǐng)的說明書中,對(duì)于商業(yè)方法特征和技術(shù)特征的描述,要分清主次。商業(yè)方法特征的描述只不過是為了保證方案完整所描述的方案應(yīng)用環(huán)境,說明書重點(diǎn)所要描述的特征仍然是解決技術(shù)問題的技術(shù)特征。說明書的描述思路始終應(yīng)是以技術(shù)的視角來進(jìn)行的,只不過該視角中的背景環(huán)境是商業(yè)環(huán)境而已。
4、“撰寫”問題其實(shí)是一個(gè)技術(shù)挖掘問題
實(shí)際上,上述撰寫建議所涉及的內(nèi)容,嚴(yán)格意義來說并不是一個(gè)如何撰寫的問題,而是一個(gè)專利挖掘中的技術(shù)方案挖掘問題。如果方案確實(shí)不存在技術(shù)性貢獻(xiàn),那么,再怎么寫也是不滿足上述專利可專利性的條件的。我們所能做的,只是從相關(guān)的方案中挖掘出那些具有技術(shù)性貢獻(xiàn)的方案并基于此進(jìn)行專利申請(qǐng)文件的撰寫,以及,避免由于撰寫的失誤而導(dǎo)致專利申請(qǐng)人無辜的喪失本應(yīng)獲得的權(quán)利。我們并不能做到通過所謂的包裝,將一個(gè)原本并不符合專利可授權(quán)條件的方案“寫成”滿足授權(quán)條件要求的專利申請(qǐng)文件。
注釋:
【1】參見http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1144989.htm,2020年4月27日訪問。
【2】國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南2010[M]. 北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2010:第二部分第一章4.2.
【3】劉強(qiáng). 人工智能算法發(fā)明可專利性問題研究[J]. 時(shí)代法學(xué),2019(4):24.
【4】王立石,于行洲,宋潔,張潔. 人工智能算法對(duì)專利保護(hù)政策的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)[J]. 軟件,2019(4):131.
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