文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 鄭海洋

　　摘要：現(xiàn)行司法解釋建立了“先行裁駁，另行起訴”制度以節(jié)約司法資源，提高專利侵權(quán)訴訟的審理效率。專利被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效之后，審理專利侵權(quán)糾紛的法院可以從程序上裁定駁回起訴。但在此情況下，被控侵權(quán)方是否能夠提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴呢？本文中，筆者將圍繞該問題，結(jié)合最高人民法院的判決，嘗試對此進(jìn)行探討。

　　關(guān)鍵詞：專利侵權(quán)訴訟，先行裁駁制度，確認(rèn)不侵權(quán)之訴，專利無效的生效時(shí)間

　　“先行裁駁、另行起訴”制度【1】是指，在專利侵權(quán)民事訴訟中，在國家知識產(chǎn)權(quán)局作出宣告專利權(quán)無效的決定之后，審理專利侵權(quán)糾紛的法院可以從程序上裁定駁回起訴，無需等待行政訴訟的最終結(jié)果，并通過“另行起訴”給權(quán)利人以司法救濟(jì)途徑。這種制度有利于平衡雙方當(dāng)事人的利益關(guān)系，提高專利侵權(quán)訴訟的審理效率，盡可能緩解專利訴訟審理周期較長對當(dāng)事人的不利影響。但是該制度并沒有也不可能從根本上解決相關(guān)專利侵權(quán)糾紛，專利權(quán)人依然可以采用多種手段(例如發(fā)送警告信、律師函等)要求相對方停止侵權(quán)，進(jìn)而影響相對方的商業(yè)行為。此等情況下，被控侵權(quán)方是否能夠提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴呢？最高人民法院在(2020)最高法知民終225號判決中給出了肯定的答案。

　　一、基本案情

　　某專利權(quán)人用涉案專利向北京市知識產(chǎn)權(quán)局投訴他人侵害其專利權(quán)。在該投訴案件的處理過程中，涉案專利被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告其權(quán)利要求全部無效。張某不服提起了行政訴訟，稱其堅(jiān)信無效決定將很快被北京知識產(chǎn)權(quán)法院撤銷，并且以國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站顯示涉案專利狀態(tài)為專利權(quán)維持為由，在某銀行處于上市關(guān)鍵階段的時(shí)期，向銀行發(fā)送侵權(quán)警告函，要求支付高額涉案專利許可費(fèi)，并威脅如果該銀行不繳納相關(guān)專利使用許可費(fèi)，將采取進(jìn)一步措施，包括但不限于向證監(jiān)會投訴、訴諸法律追索侵權(quán)賠償、向蘋果公司投訴要求侵權(quán)App下架，以及向?qū)＠鞴懿块T申請專利侵權(quán)行政查處等。其后，因張某多次投訴，導(dǎo)致該銀行App從蘋果應(yīng)用商店下架，給銀行的商譽(yù)和公司經(jīng)營造成了巨大影響。

　　據(jù)此，該銀行向廣州知識產(chǎn)權(quán)法院提起確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴。隨后廣州知識產(chǎn)權(quán)法院以涉案專利已被宣告全部無效，且宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在認(rèn)定起訴不符合法定的受理?xiàng)l件。因此裁定對起訴不予受理。該銀行不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院撤銷了一審裁定，并指令廣州知識產(chǎn)權(quán)法院立案受理。

　　二、兩級法院裁判要旨

　　原審法院認(rèn)為：本案為確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛，是相關(guān)民事主體主動行使訴訟權(quán)利，請求法院確認(rèn)其有關(guān)行為不侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的訴訟，目的是排除其是否侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)處于不確定狀態(tài)的干擾。在某銀行提起本案訴訟前，涉案專利已被宣告全部無效。該決定一經(jīng)作出即生效，至于其是否處在行政訴訟過程中，并不影響其效力。又根據(jù)專利法第四十七條第一款規(guī)定，宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。故在涉案專利已在先被宣告全部無效的情況下，該銀行提出確認(rèn)其不侵害涉案專利權(quán)的訴訟請求缺乏事實(shí)基礎(chǔ)。故其起訴不符合法定的受理?xiàng)l件。因此裁定對該起訴不予受理。

　　二審法院最高人民法院認(rèn)為本案爭議焦點(diǎn)為兩個(gè)問題：(一)該銀行的起訴是否符合確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛之訴的條件；(二)宣告專利權(quán)無效的審查決定是否導(dǎo)致該銀行喪失訴權(quán)。

　　對于前者，該銀行已經(jīng)向?qū)＠麢?quán)人正式發(fā)出催告函，專利權(quán)人至今為止仍未撤回警告也不提起侵權(quán)訴訟，已經(jīng)滿足《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十八條規(guī)定的收到專利權(quán)人警告且專利權(quán)人經(jīng)催告后未撤回警告也不行使訴權(quán)的兩項(xiàng)起訴條件。雖然某銀行向原審法院起訴時(shí)尚未滿足書面催告的期間條件，但由于原審法院未以不符合期間條件為由裁定不予受理，而本案因其他爭議問題已進(jìn)入上訴階段，如果僅以不符合期間條件為由對本案不予受理，無疑將導(dǎo)致程序空轉(zhuǎn)，徒增當(dāng)事人訟累，亦不利于實(shí)質(zhì)解決糾紛，故本院結(jié)合本案二審中該銀行起訴已符合期間條件的事實(shí)，認(rèn)定其起訴符合確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛之訴的法定條件。

　　而對于后者，專利權(quán)無效宣告請求審查決定并非一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力，而須待法律規(guī)定的起訴期限屆滿當(dāng)事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時(shí)，該決定方可發(fā)生法律效力。因此，在宣告專利權(quán)無效的審查決定未生效的情況下，其不能產(chǎn)生否定專利權(quán)有效性的效力，權(quán)利人發(fā)送的侵權(quán)警告仍然有權(quán)利基礎(chǔ)。相應(yīng)地，被警告人亦可以在符合法定條件的情況下提起確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴，以消除因收到侵權(quán)警告而產(chǎn)生的不安狀態(tài)。

　　綜上所述，該銀行的起訴符合確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛之訴的法定條件，原審法院應(yīng)予受理。

　　三、案件關(guān)鍵點(diǎn)簡析

　　本案中，最高人民法院論述了專利權(quán)被無效宣告、先行裁駁制度和確認(rèn)不侵權(quán)之訴之間的關(guān)系。

　　首先，專利權(quán)無效宣告請求審查決定并非一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力。

　　專利法第四十六條第一款規(guī)定：“專利復(fù)審委員會對宣告專利權(quán)無效的請求應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查和作出決定，并通知請求人和專利權(quán)人。宣告專利權(quán)無效的決定，由國務(wù)院專利行政部門登記和公告?！痹摋l文并未明確規(guī)定專利權(quán)無效宣告請求審查決定之生效時(shí)點(diǎn)。無論是在我國行政法律規(guī)范還是專利法律規(guī)范中，均無確定專利權(quán)無效宣告請求審查決定生效時(shí)點(diǎn)的直接依據(jù)。因此，專利權(quán)無效宣告請求審查決定的生效時(shí)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)專利權(quán)的特殊性質(zhì)以及專利授權(quán)確權(quán)行為之目的進(jìn)行判斷。專利權(quán)是一種需經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)授予的無形財(cái)產(chǎn)權(quán)。專利授權(quán)確權(quán)行為作為取得和保持專利權(quán)的程序，會導(dǎo)致專有權(quán)的確立和喪失，故其目的在于判斷發(fā)明創(chuàng)造是否應(yīng)受到專有權(quán)的保護(hù)，而非采取行政強(qiáng)制措施或賦予執(zhí)行力。只有在行政相對人及利害關(guān)系人對行政決定放棄救濟(jì)權(quán)利或救濟(jì)權(quán)利用盡時(shí)，專利權(quán)無效宣告請求審查決定才具有不可爭力，此時(shí)專利權(quán)有效與否才能處于終局性的確定狀態(tài)。而我國的專利授權(quán)確權(quán)程序包括司法救濟(jì)程序。當(dāng)事人不服專利權(quán)無效宣告請求審查決定，可以提起司法救濟(jì)程序。司法救濟(jì)程序的結(jié)果會影響專利權(quán)法律狀態(tài)的確定，是專利授權(quán)確權(quán)行為在司法領(lǐng)域的評判程序。因此，僅在專利法規(guī)定的上述起訴期限屆滿當(dāng)事人未提起訴訟或者維持審查決定的司法裁判發(fā)生法律效力時(shí)，專利授權(quán)確權(quán)程序才在真正意義上結(jié)束，行政相對人及利害關(guān)系人負(fù)有不得再行爭訟的義務(wù)。專利權(quán)無效宣告請求審查決定此時(shí)才具有不可爭力，故應(yīng)以此時(shí)點(diǎn)作為生效時(shí)點(diǎn)。

　　其次，宣告專利權(quán)無效的審查決定未生效時(shí)，被警告人可以提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴。

　　如上所述，專利權(quán)無效宣告請求審查決定并非作出即生效，而是在起訴期限屆滿或司法裁判生效時(shí)才生效。本案中張某已向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，宣告專利權(quán)無效的審查決定尚未生效，某銀行作為被警告人有權(quán)提起確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴。

　　最后，“先行裁駁”制度并不適用于確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴。

　　實(shí)踐中容易引起混淆的問題是“先行裁駁”是否適用于確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴。最高人民法院認(rèn)為，該條規(guī)定人民法院可以“先行裁駁、另行起訴”，旨在提高專利侵權(quán)糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理周期較長的影響，其僅適用于司法解釋規(guī)定的專利權(quán)人提起的侵權(quán)之訴。被警告人提起的確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴，目的在于消除被警告人因?qū)＠麢?quán)人發(fā)出的侵權(quán)警告而所處的不安狀態(tài)。兩者制度目的不同，因此司法解釋該條規(guī)定的“先行裁駁、另行起訴”不構(gòu)成被警告人提起確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴的障礙。

　　四、進(jìn)一步的探討

　　最高人民法院支持了專利被宣告無效之后被警告人可以提起確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴，對被警告人正常開展商業(yè)行為無疑是有利的。正如判決所指出的，如法院經(jīng)審理認(rèn)定被警告人的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)，可徑行作出確認(rèn)不侵權(quán)的判決；如法院經(jīng)審理認(rèn)定被警告人的行為構(gòu)成侵害專利權(quán)，為避免訴訟結(jié)果反復(fù)，可以中止審理。但對于后者的情況，筆者認(rèn)為從制度層面依然沒有為被警告人提供充分的救濟(jì)。

　　眾所周知，我國專利行權(quán)和確權(quán)實(shí)行民行二元體制，在專利權(quán)被宣告無效并進(jìn)入行政訴訟之后，由于法院案件量巨大，訴訟往往會持續(xù) 2-4 年不等，如果再考慮到二審程序、再審程序以及涉外因素，案件可能拖延十余年不止。在此期間，如果案件只是中止審理，專利權(quán)人仍可以以被宣告無效的專利權(quán)發(fā)送侵權(quán)警告、提起投訴，則被警告人、被投訴人商業(yè)利益不可能不遭受損失(例如影響產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，喪失交易機(jī)會，阻礙上市進(jìn)程，又如本案App被下架影響用戶體驗(yàn)進(jìn)而損失用戶等)。這種損失可能是巨大的。但一方面，因缺乏相關(guān)民事案由以及未來專利權(quán)有被恢復(fù)的理論可能性，被警告人、被投訴人亦無法提起“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”等訴訟，被警告人、被投訴人沒有任何可以獲得救濟(jì)的制度渠道；另一方面，被警告人、被投訴人也難以取證證明其損失。即使被警告人、被投訴人將專利權(quán)全部無效，亦不能正常開展商業(yè)行為。以不穩(wěn)定之權(quán)利基礎(chǔ)，造成他人不可救濟(jì)之利益損失，難言合理。

　　對此，筆者建議，應(yīng)當(dāng)對已經(jīng)被宣告無效(但決定尚未生效)的專利權(quán)的行使加以限制，責(zé)令專利權(quán)人在專利權(quán)被正式恢復(fù)前暫停行使權(quán)利，例如可以由法院發(fā)出附條件(例如被警告人、被投訴人提供擔(dān)保、承諾等)的禁令或行為保全。當(dāng)然，具體形式仍有待探討。原因有三：一者，被警告人、被投訴人損失的必然性與專利權(quán)被恢復(fù)的低可能性相比，被警告人、被投訴人更應(yīng)得到救濟(jì)。誠然，被宣告無效的專利依然有被恢復(fù)的理論可能性，如果不允許專利權(quán)人以警告函等形式維權(quán)，可能造成經(jīng)濟(jì)損失。但實(shí)踐表明，在行政訴訟中，無效決定被翻案的可能性很低，以筆者的經(jīng)驗(yàn)，不高于15%。而相對地，被警告人、被投訴人的損失無以避免，否則專利權(quán)人也沒有必要發(fā)出警告、提起投訴。二者，被警告人、被投訴人的損失(無論是直接還是間接經(jīng)濟(jì)損失)難以舉證證明；與之相比，專利權(quán)人雖然也有一定的舉證難度，但其舉證證明難度要相對低；且鑒于可以要求被警告人、被投訴人提供擔(dān)?；蛳嚓P(guān)承諾等，專利權(quán)人獲得賠償?shù)某杀具€可進(jìn)一步降低。允許被警告人、被投訴人在宣告專利無效后可正常開展其商業(yè)行為，更有利于促進(jìn)市場繁榮和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，兩害相權(quán)應(yīng)取其輕。三者，法律講究舉重以明輕，既然“先行裁駁”制度已經(jīng)表示了對被宣告無效專利權(quán)的權(quán)利行使的否定態(tài)度，則更不應(yīng)鼓勵(lì)專利權(quán)人在司法途徑外行使權(quán)利，或者至少相對方應(yīng)該有被救濟(jì)的途徑。

　　注釋

　　【1】見《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第二條：“權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴”。