文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚文杰

　　摘要：在判斷創(chuàng)造性的三步法中，是否具有技術(shù)啟示是OA答復(fù)實(shí)踐中經(jīng)常遇到的問(wèn)題。由于技術(shù)啟示的判斷本身具有一定的主觀性，因此申請(qǐng)人和審查員經(jīng)常在是否具有技術(shù)啟示方面存在分歧。本文從代理人角度結(jié)合OA答復(fù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)淺談了面對(duì)類似分歧如何應(yīng)對(duì)以爭(zhēng)取授權(quán)的一些策略。

　　引言：

　　在發(fā)明的實(shí)質(zhì)審查中，作為專利核心內(nèi)容的創(chuàng)造性是審查員和代理人都非常關(guān)注的焦點(diǎn)。眾所周知，在我國(guó)，對(duì)專利創(chuàng)造性的判斷沿用的是國(guó)際上通用的三步法。在判斷創(chuàng)造性的三步法中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)、發(fā)明的區(qū)別特征以及實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的確定在實(shí)際操作時(shí)較為客觀，有實(shí)在的依據(jù)可以遵循。然而，三步法中的最后一個(gè)步驟，即判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，不可避免地帶有一定的主觀性。

　　根據(jù)審查指南的規(guī)定，在判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)的步驟中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并或得要求保護(hù)的發(fā)明。

　　結(jié)合指南，關(guān)于技術(shù)啟示的含義并沒(méi)有直接地定義，只是給出了是否存在啟示的判斷標(biāo)準(zhǔn)：是否給出將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題。這種判斷本身具有一定的主觀性。接下來(lái)，筆者從代理人的角度以O(shè)A答復(fù)實(shí)踐中遇到的問(wèn)題為例探討對(duì)技術(shù)啟示的理解以及答復(fù)涉及技術(shù)啟示的審查意見(jiàn)的策略。

　　案例：

　　?案例一

　　專利申請(qǐng)涉及一種制造光電模塊的方法。審查員運(yùn)用三步法判斷該專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性。所確定的相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征為：在制造過(guò)程中對(duì)光電模塊的支承件進(jìn)行電激勵(lì)并進(jìn)行光熱檢查，以實(shí)現(xiàn)在早期檢測(cè)可能的缺陷。審查員引用的另一篇對(duì)比文件2中公開(kāi)了一種支承件中檢測(cè)缺陷位置的方法。具體地，對(duì)比文件2公開(kāi)了對(duì)支承件進(jìn)行電激勵(lì)并檢測(cè)可能的缺陷。也就是說(shuō)，專利申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征被對(duì)比文件2公開(kāi)。而且，審查員認(rèn)為上述區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件2中所起的作用與其在本申請(qǐng)中所保護(hù)的技術(shù)方案為解決其技術(shù)問(wèn)題所起的作用相同，都是對(duì)支承件進(jìn)行電激勵(lì)以檢測(cè)缺陷，因而存在將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示，即現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示。

　　申請(qǐng)人在第一次答復(fù)中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了如下內(nèi)容：（1）上述區(qū)別技術(shù)特征在本申請(qǐng)所起的作用是在早期檢測(cè)缺陷以提高產(chǎn)率，而對(duì)比文件2沒(méi)有涉及提高產(chǎn)率的技術(shù)問(wèn)題；（2）對(duì)比文件2教導(dǎo)了電阻的測(cè)量足以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在對(duì)比文件2的教導(dǎo)下僅可能應(yīng)用電阻測(cè)量的常規(guī)質(zhì)量控制方法，而不會(huì)想到應(yīng)用上述電激勵(lì)的區(qū)別技術(shù)特征。在此，申請(qǐng)人的答復(fù)策略是從技術(shù)問(wèn)題和對(duì)比文件2給出的教導(dǎo)出發(fā)，還原本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決本申請(qǐng)的技術(shù)問(wèn)題時(shí)可能應(yīng)用的技術(shù)方案。這種僅基于技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)教導(dǎo)的情境還原答復(fù)策略本身具有較強(qiáng)的主觀性。

　　接下來(lái)，審查員也采用了情境還原方法，認(rèn)為在生產(chǎn)流水線上對(duì)每一環(huán)節(jié)的物件進(jìn)行合格檢查以避免后續(xù)的成本和時(shí)間浪費(fèi)是各領(lǐng)域的公知做法，即，認(rèn)為在早期檢測(cè)缺陷以提高產(chǎn)率屬于生產(chǎn)過(guò)程中的普遍技術(shù)問(wèn)題。在對(duì)比文件2公開(kāi)了檢驗(yàn)支承件質(zhì)量的方法的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件2公開(kāi)的電激勵(lì)質(zhì)量檢測(cè)方法應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)以實(shí)現(xiàn)早期檢測(cè)缺陷。在此，審查員也是在技術(shù)問(wèn)題和公開(kāi)的技術(shù)手段的基礎(chǔ)上采用情境還原方法來(lái)判斷是否存在技術(shù)啟示，同樣具有較強(qiáng)的主觀性。

　　此時(shí)，可以發(fā)現(xiàn)，申請(qǐng)人和審查員由于在技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)教導(dǎo)方面的認(rèn)知不同在是否具有技術(shù)啟示方面產(chǎn)生了分歧。后面答復(fù)的關(guān)鍵在于如何處理這種分歧。

　　在實(shí)際操作中，筆者在整體考慮對(duì)比文件2的技術(shù)背景和技術(shù)細(xì)節(jié)的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件2實(shí)際上涉及鋰離子可充電電池中的接合多層組件的缺陷檢測(cè)，與本申請(qǐng)的光電模塊的支承件有所不同。進(jìn)一步研究對(duì)比文件2的技術(shù)細(xì)節(jié)后發(fā)現(xiàn)：對(duì)比文件2中的多層組件本身就接有正負(fù)極，因此相對(duì)容易想到用通電方式進(jìn)行電激勵(lì)來(lái)進(jìn)行缺陷檢測(cè)。然而，而在本申請(qǐng)所屬領(lǐng)域，支承件在使用時(shí)的主要功能為支承并沒(méi)有電極，因此在進(jìn)行電激勵(lì)時(shí)需要額外接電極，這對(duì)于本領(lǐng)域所述技術(shù)人員并不容易想到。在后續(xù)答復(fù)中，申請(qǐng)人采納了該建議，從對(duì)比文件2中的多層組件具有電極這一技術(shù)細(xì)節(jié)出發(fā)，論述了不存在技術(shù)啟示。最后審查員接受了申請(qǐng)人的觀點(diǎn)。

　　通過(guò)該案例可知，是否存在技術(shù)啟示的判斷本身就存在一定的主觀性。如果僅從技術(shù)問(wèn)題以及技術(shù)教導(dǎo)出發(fā)，難以達(dá)成一致的觀點(diǎn)。這時(shí)，整體考慮技術(shù)方案，放大技術(shù)細(xì)節(jié)，從相對(duì)客觀的技術(shù)特征出發(fā)，輔以一定的邏輯分析，更容易得到審查員的認(rèn)同。

　　?案例二

　　專利申請(qǐng)涉及一種雷達(dá)物位計(jì)系統(tǒng)。審查員運(yùn)用三步法判斷該專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性。所確定的相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征為：連接結(jié)構(gòu)從屏蔽結(jié)構(gòu)徑向延伸，將屏蔽結(jié)構(gòu)電連接至罐。審查員引用了對(duì)比文件2，其涉及一種用于測(cè)定和監(jiān)測(cè)容器內(nèi)介質(zhì)的料位高度的裝置。上述區(qū)別技術(shù)特征被對(duì)比文件2公開(kāi)。由于對(duì)比文件2的測(cè)量料位的裝置與本申請(qǐng)同屬料位測(cè)量領(lǐng)域，因此審查員認(rèn)為對(duì)比文件2給出了將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示。

　　在答復(fù)中，申請(qǐng)人重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)上述區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問(wèn)題與對(duì)比文件2所旨在解決的技術(shù)問(wèn)題截然不同。上述區(qū)別技術(shù)特征在本申請(qǐng)中所解決的技術(shù)問(wèn)題是通過(guò)將來(lái)自屏蔽結(jié)構(gòu)的電磁信號(hào)引導(dǎo)至罐來(lái)提高更可靠的物位測(cè)量。而申請(qǐng)人通過(guò)分析對(duì)比文件2的技術(shù)細(xì)節(jié)后認(rèn)為對(duì)比文件2所旨在解決的技術(shù)問(wèn)題是用介電材料代替金屬以降低成本。因而，申請(qǐng)人認(rèn)為：由于所解決的技術(shù)問(wèn)題不同，不存在將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)啟示。

　　審查員對(duì)此有不同看法。審查員認(rèn)為對(duì)比文件2客觀上公開(kāi)了上述區(qū)別技術(shù)特征，也公開(kāi)了用連接件實(shí)現(xiàn)屏蔽結(jié)構(gòu)和罐體的技術(shù)手段，因此存在相應(yīng)的技術(shù)啟示。

　　在此，申請(qǐng)人和審查員關(guān)于是否存在技術(shù)啟示的分歧在于考量層次不同。申請(qǐng)人認(rèn)為在技術(shù)問(wèn)題不同的情況下，不存在應(yīng)用上述區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。而審查員認(rèn)為技術(shù)手段的公開(kāi)給出了技術(shù)啟示。然而，指南中關(guān)于判斷是否存在技術(shù)啟示的規(guī)定本身就比較模糊籠統(tǒng)，而且由于申請(qǐng)人和審查員的考量層次不同，因此難以評(píng)判孰是孰非，感覺(jué)都有一定道理，但結(jié)論卻截然相反。

　　接下來(lái)，申請(qǐng)人進(jìn)一步限定連接件為導(dǎo)電連接件以與對(duì)比文件2中的為介電材料的連接件進(jìn)行區(qū)分，在此基礎(chǔ)上，由于對(duì)比文件2沒(méi)有公開(kāi)導(dǎo)電連接件，因此也就沒(méi)有相應(yīng)的技術(shù)啟示。

　　通過(guò)該案例可知，判斷是否有技術(shù)啟示需從整體技術(shù)特征考慮，僅基于所解決的技術(shù)問(wèn)題不同不能判斷是否存在技術(shù)啟示。從不同角度判斷是否存在技術(shù)啟示可能會(huì)得到截然相反的結(jié)論。

　　結(jié)論：

　　結(jié)合上述案例分析可知，在專利審查實(shí)踐中，在是否存在技術(shù)啟示判斷本身具有模糊性和主觀性的情況下，審查員和申請(qǐng)人雙方都非常容易帶入主觀感覺(jué)。申請(qǐng)人和審查員基于不同的情境還原、不同的考量層次，可能會(huì)得到截然相反的結(jié)論。面對(duì)這類分歧，再繼續(xù)單純以技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)教導(dǎo)、技術(shù)手段以及情境還原來(lái)爭(zhēng)辯論述比較困難，需要仔細(xì)研究技術(shù)方案，回歸實(shí)在的技術(shù)特征，找出區(qū)別或進(jìn)一步限定以產(chǎn)生區(qū)別，輔以嚴(yán)密的邏輯分析來(lái)說(shuō)服審查員。