文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 劉瑾

　　隨著中國科技的騰飛，中國自有品牌的產(chǎn)品日漸走向世界，在越來越多的國家打開市場。為了實現(xiàn)產(chǎn)品在目標市場的獨占性，獲取最大的經(jīng)濟利益，越來越多的中國企業(yè)開始重視專利的申請和布局。美國一直以來都是全球最重要的市場之一，因此，申請美國專利往往成為眾多企業(yè)的優(yōu)先選擇。與申請中國專利相比，申請美國專利的成本很高，包括較高的官方費用（以下簡稱官費）和高昂的美國律師代理費。因此，如何幫助客戶準備申請文件，避免不必要的官費和代理費，是涉外代理人在日常工作中需要考慮的因素之一。筆者結合3個案例談一談美國專利實踐中一個值得注意的問題。

　　美國專利涉及到的官費主要有以下一些方面（來源于USPTO官網(wǎng)）：

　　其中大部分項目的費用是固定的，僅取決于申請人的規(guī)模是大實體、小實體還是微實體。有一定操作空間的是申請?zhí)峤粫r的費用（patent application filing fees），其中與權利要求相關的主要是以下幾條：

（來源于USPTO官網(wǎng)，2020-10-02起實施）

　　可以看出，權利要求的數(shù)目和形式對費用有著相當大的影響，尤其是存在多項引用的權利要求（$860，大實體）和超過3項之后的獨立權利要求（$480/項，大實體）。由于美國允許申請人在審查員準備好發(fā)出第一次審查意見之前提出主動修改，這就為申請人通過修改權利要求來減少官費提供了機會。我們通常都會在提交申請同時提交權利要求的主動修改，相應地，1）將獨立權利要求數(shù)減少至3項以內，2）將總權利要求數(shù)控制在20項以內，3）將多項引用修改為單項引用。

　　對于第1）點，首先涉及到的是什么形式是獨立權利要求，什么形式是從屬權利要求，只有認定清楚了，才能正確地計算獨立權利要求的項數(shù)。

　　美國專利法沒有直接給出獨立權利要求的定義，但給出了關于從屬權利要求的形式的定義：

　　35 U.S.C. 112 Specification

　　(d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS.—Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed.

　　從專利法的這一描述來看，從屬權利要求除了包含其引用權利要求的全部技術特征，還需要對保護主題進行進一步的限定（specify a further limitation）。既然是進一步的限定，可知從屬權利要求的主題與其引用的權利要求應當是相同的，否則談不上進一步的限定。比如，一個權利要求要求保護一種裝置，另一個權利要求要求保護所述裝置的使用方法，盡管后一個方法權利要求引用了前一個裝置權利要求，但我們通常理解為二者是兩個獨立權利要求，保護主題不同，且使用方法不是對裝置的進一步限定，因為裝置的技術特征是由其本身的結構特征表征的，而不是其使用方法。

　　但在美國專利實踐中，提交申請時從屬權利要求的認定與專利法的規(guī)定是不完全相同的。下面以一個已提交申請的權利要求為例（以下稱案例1）：

　　1.一種組合物；

　　2-4.（引用1，對所述組合物的進一步限定）；

　　5.一種制備所述組合物的方法（引用1）；

　　6.一種治療疾病X的方法（引用1）。

　　這樣一組權利要求我們通常會認為包含3個獨立權利要求，屬于典型的產(chǎn)品、產(chǎn)品的制備方法和治療方法權利要求。但在USPTO發(fā)出的受理通知書上，明確顯示申請只包含1個獨立權利要求，參見下圖：

　　以另一個已提交申請的權利要求為例（以下稱案例2）：

　　1.一種抗體；

　　2-5.（引用1，對所述抗體的進一步限定）；

　　6.一種多核苷酸（引用1；

　　7.一種藥物組合物（引用1）；

　　8.一種治療疾病的方法（引用1）；

　　9.一種檢測目標分子的方法（引用1）；

　　10-17.（引用9，對所述方法的進一步限定）。

　　從保護主題和權利要求的撰寫形式看，以上包含5個獨立權利要求，以“一種……”起始。但事實上，美國代理所在提交申請時，獨立權利要求數(shù)計為1，沒有繳納額外費用。參見美國代理所發(fā)回的提交官方的表格：

　　為了理解美國代理所可以這么填寫的原因，明確USPTO的相關規(guī)定，我們查閱了MPEP，發(fā)現(xiàn)以下描述：

　　MPEP 607 Filing Fee [R-07.2015]

　　For purposes of determining the fee due the U.S. Patent and Trademark Office, a claim will be treated as dependent if it contains reference to one or more other claims in the application. A claim determined to be dependent by this test will be entered if the fee paid reflects this determination.

　　也就是說，出于決定費用的目的（for purposes of determining the fee）而不是其它目的，引用了一個或多個其它權利要求的權利要求將被視為從屬權利要求。這里并沒有要求從屬權利要求對所引用的權利要求進行進一步限定。根據(jù)MPEP的這一說明，我們在準備權利要求主動修改時基本可以不考慮有超出3個獨立權利要求的可能，因為對于絕大部分申請，權利要求之間都是有引用關系的，或者可以建立引用關系，比如，產(chǎn)品、產(chǎn)品的制備方法和產(chǎn)品的使用方法。這一規(guī)定對申請人是相當友好的，申請人可以保留不同的權利要求主題而不需要繳納額外的獨立權利要求費用。

　　筆者還碰到過這樣一個申請（以下稱案例3），包括以下9個權利要求：

　　1.一種通過施用化合物X治療冠狀動脈粥樣硬化疾病的方法；

　　2.一種通過施用化合物X抗血小板聚集的方法（沒有任何引用關系）；

　　3.一種通過施用化合物X促進血管新生的方法（沒有任何引用關系）；

　　4.一種通過施用化合物X預防和治療老年血管性癡呆的方法（沒有任何引用關系）；

　　5-9.從屬權利要求，引用1-4之一。

　　以上4個權利要求之間沒有引用關系，是4個不同的治療方法，針對不同的適應癥。美國代理所在提交申請時，并沒有針對權利要求額外繳費。參見美國代理所發(fā)回的提交報告：

　　在USPTO發(fā)出的受理通知書上，可以看到官方認定的獨立權利要求數(shù)為4，同時顯示官方收到的申請人費用（綠色方框），參見下圖：

　　美國代理所補繳費后，收到更新的受理通知書，

　　可以看到，補充繳費為 1020–790 = 230 ，為一項獨立權利要求的費用（2020-10-02之前的收費標準，申請人為小實體）。

　　值得注意的是，以上對從屬權利要求的判定標準僅適用于繳費目的。在審查員進行審查時，這樣的“從屬權利要求”（保護主題不同）不會被認為與其引用的權利要求必然屬于同一發(fā)明。審查員仍然認為這些權利要求可能屬于不同的發(fā)明，不符合單一性要求。

　　對于案例1，審查員發(fā)出了RR，認為權利要求包含3個不同的發(fā)明，發(fā)明1）組合物；2）制備方法；3）治療方法。

　　對于案例2，剛提交不久，尚未收到官方通知。

　　對于案例3，沒有收到RR，申請直接被授權了，包括4個獨立權利要求和5個從屬權利要求。

　　從以上分析和案例可以看出，我們在考慮對美國申請的權利要求進行主動修改時，可以根據(jù)MPEP關于費用的規(guī)定，選擇合適的方案。一方面避免不必要的額外官費，另一方面保留較多的發(fā)明主題，滿足客戶的不同需求。