筆者以往在代理知識產(chǎn)權(quán)案件過程中，比較常見的案件類型是在先字號權(quán)與商標權(quán)的權(quán)利沖突問題、在先著作權(quán)與商標權(quán)的沖突問題，對于專利權(quán)與商標權(quán)的沖突問題接觸較少，近期恰好有一個案例，經(jīng)筆者簡單總結(jié)分析，與讀者分享。

中國A公司與國外B公司合作，該B公司在其本國擁有注冊商標X，C公司在中國擁有注冊商標X。A獲得了B公司的授權(quán)書之后，在中國生產(chǎn)制造某產(chǎn)品，然后出口提供給B公司。后來，A公司設(shè)計了一款該產(chǎn)品的外包裝箱，該外包裝箱上印有產(chǎn)品圖案，并且在箱體表面醒目之處印有商標X，A公司將該外包裝箱的設(shè)計申請了中國外觀專利，經(jīng)過專利局審查，獲得授權(quán)。產(chǎn)品生產(chǎn)加工好之后，在貨物出關(guān)的過程中，被海關(guān)扣貨，A公司的生產(chǎn)出口行為被認為疑似侵犯了C公司在中國的注冊商標專用權(quán)。A公司無奈，提供了反擔保金額，先使得貨物出關(guān)，規(guī)避了與B公司合同違約風險，但A公司仍然面臨商標侵權(quán)訴訟的風險，然而C公司并沒有提起商標侵權(quán)訴訟，卻以其在中國的注冊商標X的注冊商標專用權(quán)，向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會提起了針對A公司已經(jīng)授權(quán)的包裝箱外觀專利無效申請。

C公司在該無效請求書中提到，A公司的外觀包裝箱所標示的X商標，C公司擁有在先商標權(quán)，該外觀包裝箱對于X標識的使用，非常醒目突出，在市場上容易造成消費者混淆誤認，并且X商標在中國早已為消費者廣為知曉。

A公司在無效答辯中提到，X商標本身含義顯著性較弱，商標權(quán)人C公司不應(yīng)當獨占這樣一個顯著性弱的商標，A公司用于外包裝箱是屬于正當使用；A公司擁有B公司的授權(quán)，B公司在其本國擁有注冊商標專用權(quán)，產(chǎn)品均出口，不會在中國市場上銷售，客觀上不會造成消費者的混淆誤認，并且C公司早已自己宣稱放棄X商標在中國的使用，更不會造成混淆誤認；此外，A公司已經(jīng)向商標局提起了撤銷三年不使用申請，結(jié)合C公司放棄商標使用的宣稱，該商標極有可能未來被撤銷。

本案無效決定結(jié)果，專利復審委員會決定，依據(jù)專利法第23條之規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當不屬于現(xiàn)有設(shè)計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當具有明顯區(qū)別。授予專利權(quán)的外觀設(shè)計不得與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。本案中，A公司的在后外觀專利權(quán)，與C公司在先取得的商標權(quán)構(gòu)成沖突，宣告A公司的外觀專利權(quán)無效。

綜合分析本案，筆者建議企業(yè)：

1、企業(yè)在接受國外企業(yè)的OEM訂單的時候，務(wù)必與國外委托方進行確認，要求其擁有中國注冊商標專用權(quán)，同時，注意審核中國注冊商標證書所列的商品內(nèi)容、商標標樣是否與OEM訂單所指定的商品內(nèi)容、商標標樣一致，否則如果該權(quán)利在他人手中，該企業(yè)也容易因為生產(chǎn)加工行為，一并卷入商標侵權(quán)訴訟糾紛中。

2、企業(yè)申請外觀專利時，注意設(shè)計中所包含的文字、圖案，是否會與他人在先的商標權(quán)有沖突。并且在申請外觀專利時，請去掉該文字。因為外觀專利權(quán)并不保護文字內(nèi)容，反而容易與他人在先權(quán)利造成沖突。

3、企業(yè)設(shè)計商標時，請注意選擇顯著性較為強的商標進行設(shè)計并且注冊使用。本案X商標是個英文商標，中文譯文為“本國的”，實際上，這樣的商標是缺乏顯著性，如果不是因為其多年在本國的使用，影響力輻射至了中國，想必商標局很難會批準這樣一個商標獲得注冊。

4、企業(yè)如果有意放棄某個商標的產(chǎn)品線，可以考慮通過商標轉(zhuǎn)讓的方式，盤活無形資產(chǎn)，注意盡量不要向媒體發(fā)布終止使用該商標的聲明，因為在中國，如果注冊商標連續(xù)三年不使用，則可以被商標局撤銷該注冊商標。如果企業(yè)發(fā)布終止使用商標的聲明，容易被他人用作撤銷三年不使用的證據(jù)。