文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　李文紅

引言

眾所周知，專利創(chuàng)造性的評價(jià)對象是權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案。而創(chuàng)造性評價(jià)的過程中，一般都需要針對技術(shù)方案中的技術(shù)特征進(jìn)行分析，以得出技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

通過實(shí)踐，筆者發(fā)現(xiàn)在專利創(chuàng)造性評價(jià)的過程中，經(jīng)常存在的一個(gè)誤區(qū)是不能清楚地把握技術(shù)方案與特征之間的關(guān)聯(lián)，從而導(dǎo)致得出的結(jié)論不具備足夠的說服力。本文中將結(jié)合兩個(gè)案例進(jìn)行闡述。

案例一

申請?zhí)枮?01010163410.X的中國專利申請，其權(quán)利要求1記載的技術(shù)方案為：“一種倒裝焊高散熱球型陣列封裝結(jié)構(gòu)，包括芯片、電互聯(lián)材料、下填充料、基板、塑封料和焊球，其特征在于，所述的封裝結(jié)構(gòu)中還包括彈簧散熱器；所述的芯片正面植有電互聯(lián)材料，并倒裝于所述的基板上，通過所述的電互聯(lián)材料實(shí)現(xiàn)與基板之間的電互聯(lián)；所述的下填充料填補(bǔ)所述的芯片與基板之間的空隙；所述的塑封料塑封所述的彈簧散熱器、芯片、電互聯(lián)材料、下填充料和基板，形成塑封體，所述的彈簧散熱器周圍被所述的塑封料固定，其一端與所述的芯片相連，另一端裸露于所述的塑封體表面；所述的基板下方植有所述的焊球。”

在第一次審查意見通知書中，審查員引用公開號為US7615862B2的美國專利文獻(xiàn)（D1），認(rèn)為權(quán)利要求1相對于D1和公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。在申請人陳述意見后，審查員做出了駁回決定。

在駁回決定中，審查員指出D1公開了一種倒裝芯片封裝結(jié)構(gòu)，權(quán)利要求1與D1的區(qū)別技術(shù)特征在于：所述封裝結(jié)構(gòu)中還包括彈簧散熱器。但是該區(qū)別技術(shù)特征屬于公知常識。

申請人不服該駁回決定，擬提起復(fù)審請求。代理人在分析駁回決定后認(rèn)為，原駁回決定對技術(shù)方案和技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)把握不當(dāng)，導(dǎo)致審查結(jié)論存在爭辯空間。

具體地，該區(qū)別特征彈簧散熱器在權(quán)利要求1記載的技術(shù)方案中不是孤立存在的。技術(shù)方案通常是由多個(gè)技術(shù)特征通過有機(jī)的聯(lián)系組合而成的，不考慮這種有機(jī)聯(lián)系，而將單個(gè)技術(shù)特征從技術(shù)方案中抽取出來是不恰當(dāng)?shù)?。例如，在彈簧散熱器作為區(qū)別技術(shù)特征的前提下，顯然也應(yīng)當(dāng)考察彈簧散熱器在封裝結(jié)構(gòu)中的設(shè)置方式是否與D1中披露的散熱器的設(shè)置方式存在區(qū)別。

代理人經(jīng)過仔細(xì)研究，認(rèn)為將技術(shù)特征置入技術(shù)方案的整體中進(jìn)行考慮，不難發(fā)現(xiàn)除了該區(qū)別技術(shù)特征（1）彈簧散熱器之外，權(quán)利要求與D1還存在以下區(qū)別技術(shù)特征：（2）所述的塑封料塑封所述的彈簧散熱器、芯片、電互連材料、下填充料和基板，形成塑封體；（3）所述的彈簧散熱器周圍被所述的塑封料固定，其一端與所述的芯片相連，另一端裸露于所述的塑封體表面。

基于此，駁回決定指出的技術(shù)方案所實(shí)際解決的技術(shù)問題（選擇何種散熱結(jié)構(gòu)）自然也存在誤差。相應(yīng)地，申請人在復(fù)審意見陳述中提出實(shí)際解決的技術(shù)問題應(yīng)確定為：“如何使得具有彈簧散熱器的封裝結(jié)構(gòu)散熱強(qiáng)、結(jié)構(gòu)簡單且散熱空間利用率高。”

而D1和公知常識中均不存在采用上述區(qū)別技術(shù)特征來解決該技術(shù)問題的技術(shù)啟示，因此該權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。

專利復(fù)審委員會在合議審查后決定撤銷該駁回決定。本申請?jiān)谠瓕彶椴块T繼續(xù)審查后已獲得授權(quán)。

案例二

申請?zhí)枮?00910135314.1的中國專利申請，其公開文本的權(quán)利要求1如下：“一種雙界面SIM卡，其特征在于，包括：卡基、非接觸式天線和芯片，其中，所述芯片和所述非接觸式天線內(nèi)嵌于所述卡基內(nèi)，并且所述芯片通過接觸式卡金屬觸點(diǎn)與所述非接觸式天線相連接；所述非接觸式天線用于接收來自外界的信號并傳輸至所述芯片，以及發(fā)送來自所述芯片的信號；所述芯片用于對從所述非接觸式天線所接收的信號進(jìn)行放大之后再進(jìn)行解調(diào)處理，以及將調(diào)制信號進(jìn)行放大后發(fā)送至所述非接觸式天線。”

在第一次審查意見通知書中，審查員引用公開號為CN101150604A的中國專利文獻(xiàn)（D1）和公開號為CN1348107A的中國專利文獻(xiàn)，認(rèn)為權(quán)利要求1相對于D1和D2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

具體地，審查員認(rèn)為D1公開了一種雙界面SIM卡，權(quán)利要求1與D1的區(qū)別技術(shù)特征在于：“所述芯片還具有下述功能：對從所述非接觸式天線所接受的信號進(jìn)行放大之后再進(jìn)行解調(diào)處理，以及將調(diào)制信號進(jìn)行放大后發(fā)送至所述非接觸式天線。”而D2中公開有：射頻放大濾波電路接收射頻尋找信號并對其進(jìn)行放大，之后才會將其輸入調(diào)制解調(diào)器進(jìn)行解調(diào)處理；激勵電路和射頻攻放器對其射頻信號進(jìn)行功率放大，放大后的信號會被輸出至天線。并且上述區(qū)別特征在對比文件2中所起的作用于其在本權(quán)利要求中為解決其技術(shù)問題所起的作用相同，都是用于增強(qiáng)射頻信號的強(qiáng)度以提高通信質(zhì)量，也就是說D2給出了將上述技術(shù)特征應(yīng)用于對比文件1以解決其技術(shù)問題的啟示。

代理人經(jīng)過仔細(xì)閱讀相關(guān)材料，認(rèn)為存在以下可爭辯的機(jī)會：首先，權(quán)利要求1中芯片對信號進(jìn)行放大不涉及外部信號的強(qiáng)度，而D2中的射頻功放器輸出信號的功率需要在功率控制器的控制下根據(jù)外部信號的強(qiáng)度進(jìn)行調(diào)整，可能放大也可能衰減；其次，D2中是基于單片機(jī)的PCB板級思路來設(shè)計(jì)的，與權(quán)利要求1中芯片級的設(shè)計(jì)是不相同的。

而權(quán)利要求1和D2中這些技術(shù)特征的不同，是由其所服務(wù)的技術(shù)方案整體所要解決的技術(shù)問題不同而導(dǎo)致的。權(quán)利要求1所要解決的技術(shù)問題是不改造現(xiàn)有RFID閱讀器和手機(jī)的情況下，改善RF信號過弱對雙界面SIM卡和RFID閱讀器之間通信質(zhì)量造成的影響，實(shí)現(xiàn)非接觸式近距離射頻識別。而D2解決的技術(shù)問題是提供一種利用移動通信網(wǎng)進(jìn)行定位的定位裝置，D2中的射頻功放器必然需要通過功率控制器與輸入的射頻尋找信號之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

經(jīng)過討論，申請人決定委托代理人依據(jù)上述思路答復(fù)審查意見。同時(shí)為加快審批進(jìn)度，申請人主動將原權(quán)利要求2的技術(shù)特征添加到權(quán)利要求1中，以進(jìn)一步突出上述區(qū)別技術(shù)特征。

在申請人陳述意見的基礎(chǔ)上，該專利申請已被授予專利權(quán)。

分析與評論

從某種意義上講，專利創(chuàng)造性評價(jià)具有一定的主觀性，為盡量將主觀問題客觀化，專利制度在實(shí)踐過程中產(chǎn)生并發(fā)展了相應(yīng)的處理措施。所述措施包括：不考慮發(fā)明人實(shí)際進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造的過程，而是基于現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)從法律上虛擬發(fā)明過程；采用相對標(biāo)準(zhǔn)化的操作步驟來虛擬發(fā)明過程以完成評價(jià)，例如我國《專利審查指南》中記載的“三步法”；創(chuàng)造性評價(jià)主體采用法律上虛擬的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”等。

在“三步法”的實(shí)際應(yīng)用中，需要牢記的是創(chuàng)造性是針對技術(shù)方案整體而言的。如果脫離技術(shù)方案的整體環(huán)境，有意無意地分割技術(shù)方案，將技術(shù)方案中的各個(gè)技術(shù)特征割裂開來，分別與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較，容易導(dǎo)致對于技術(shù)特征的孤立理解，從而容易導(dǎo)致“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤。

下面結(jié)合前述兩個(gè)案例，來探討創(chuàng)造性評價(jià)“三步法”的操作中技術(shù)方案與技術(shù)特征之關(guān)聯(lián)。

確定發(fā)明的區(qū)別特征時(shí)，應(yīng)該注意技術(shù)特征是技術(shù)方案的組成部分，不能忽略在整體技術(shù)方案中不同技術(shù)特征之間所客觀具有的有機(jī)聯(lián)系。

例如，案例一中，容易忽略作為散熱部件的彈簧散熱器與其在封裝結(jié)構(gòu)的設(shè)置方式這兩個(gè)技術(shù)特征之間的聯(lián)系，在割裂二者聯(lián)系的基礎(chǔ)上單獨(dú)得出僅彈簧散熱器是區(qū)別技術(shù)特征的意見。案例二中，容易忽略芯片的放大功能與信號本身的強(qiáng)度之間的聯(lián)系，從而誤以為只有放大信號是區(qū)別技術(shù)特征，而忽視了與放大信號密切相關(guān)的根據(jù)什么條件進(jìn)行放大這一技術(shù)特征的存在。

確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)該注意技術(shù)特征所能解決的技術(shù)方案整體上要解決的技術(shù)問題。不能忽略技術(shù)方案整體所要解決的技術(shù)問題，而單獨(dú)從技術(shù)特征的作用上去定位技術(shù)方案的技術(shù)問題。

例如，案例一中，容易忽略到封裝結(jié)構(gòu)這一技術(shù)方案整體所要解決的問題，而僅從彈簧散熱器本身出發(fā)將技術(shù)問題確定為“如何選擇散熱結(jié)構(gòu)”。案例二中，容易從放大這一技術(shù)特征出發(fā)將技術(shù)問題確定為“增強(qiáng)射頻信號的強(qiáng)度以提高通信質(zhì)量”，而忽略了現(xiàn)有技術(shù)的雙界面卡由于手機(jī)外殼和電路板的存在對射頻信號的屏蔽這一技術(shù)問題的存在。

判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見時(shí)，應(yīng)該注意到現(xiàn)有技術(shù)中與區(qū)別技術(shù)特征相對應(yīng)的技術(shù)特征在其所在技術(shù)方案中的作用，不能脫離開記載該技術(shù)特征的技術(shù)方案而僅僅關(guān)注該技術(shù)特征本身所具有的功能。

例如，案例一中，容易忽略現(xiàn)有技術(shù)中采用彈簧散熱器的技術(shù)方案中，彈簧散熱器在技術(shù)方案整體中所起的作用，而主觀地認(rèn)為在封裝結(jié)構(gòu)中使用彈簧散熱器是公知常識。案例二中，容易忽略D2中射頻功放器與功率控制器之間的關(guān)聯(lián)，將射頻攻放器單獨(dú)所有的功能認(rèn)定為權(quán)利要求1中區(qū)別技術(shù)特征為解決技術(shù)問題所起的作用。

此外，考慮到創(chuàng)造性是針對技術(shù)方案整體來評價(jià)的，在實(shí)踐中還應(yīng)該注意，現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案整體是否存在權(quán)利要求所要解決的技術(shù)問題，現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)特征是否被教導(dǎo)用來解決該技術(shù)問題，以及區(qū)別技術(shù)特征是否可以結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中去。

總之，創(chuàng)造性評價(jià)是專利制度中的重要規(guī)則之一，隨著科技和經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展在不斷發(fā)展，有待于從實(shí)踐中不斷總結(jié)，加深對這一問題的認(rèn)識和共識。