文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 黃霖

　　中國專利法第二十六條第三款規(guī)定：說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。

　　該法條要求申請人/專利權(quán)人在享有一定時間的專利獨占權(quán)的同時，必需向公眾充分公開其發(fā)明創(chuàng)造，使公眾獲得新的技術(shù)信息，避免重復(fù)研究。

　　該法條是對說明書最為基本和重要的要求。這里，“能夠?qū)崿F(xiàn)”是對“清楚”和“完整”的程度的要求，“能夠?qū)崿F(xiàn)”、“清楚”和“完整”不是三個并列的問題。也就是說，說明書的“清楚”和“完整”只有達到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明或者實用新型的程度才算得上是充分公開。更具體地，所謂“能夠?qū)崿F(xiàn)”是指：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的技術(shù)內(nèi)容，在無需再付出創(chuàng)造性勞動的情況下，就能夠?qū)嵤┌l(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案、解決其要解決的技術(shù)問題、產(chǎn)生其預(yù)期的有益效果。

　　對于說明書的公開充分與否，說明書的“完整”應(yīng)當是最重要的方面。通常，一份完整的說明書應(yīng)當包含下列各項內(nèi)容：

　　(1) 幫助理解發(fā)明或者實用新型不可缺少的內(nèi)容。例如，有關(guān)所屬技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)狀況的描述以及說明書有附圖時的附圖說明等。

　　(2) 確定發(fā)明或者實用新型具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性所需的內(nèi)容。例如，發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題，解決其技術(shù)問題采用的技術(shù)方案和發(fā)明或者實用新型的有益效果。

　　(3) 實現(xiàn)發(fā)明或者實用新型所需的內(nèi)容。例如，為解決發(fā)明或者實用新型的技術(shù)問題而采用的技術(shù)方案的具體實施方式。

　　這里面，又以對解決技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案及其具體實施方式的完整和詳細的描述最為重要，因為這是“能夠?qū)崿F(xiàn)”的最基本的保證。實踐中，審查員指出說明書公開不充分的審查意見也大多是針對說明書中沒有清楚地和完整地描述技術(shù)方案，而極少有因為缺乏技術(shù)問題和技術(shù)效果的描述或者技術(shù)方案與技術(shù)問題和技術(shù)效果不相適應(yīng)等而指出說明書公開不充分問題。

　　在這方面，總之，需要注意的是，凡是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的技術(shù)內(nèi)容，而這些技術(shù)內(nèi)容又是實施發(fā)明或者實用新型所必需的，均應(yīng)當在說明書中描述。

　　反過來說，對于那些對實施發(fā)明或者實用新型也是必需的但是能夠從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的技術(shù)內(nèi)容，則可以不必寫在說明書中。由此，在判斷說明書的公開充分與否或者說判斷所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能否實現(xiàn)發(fā)明或者實用新型時，除于依賴于說明書中所具體公開的技術(shù)內(nèi)容之外，也應(yīng)依賴于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員所應(yīng)掌握的本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段。這里，需要注意的是，“能夠?qū)崿F(xiàn)”的主體是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員。該所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員與專利法第二十二條第三款的創(chuàng)造性判斷所提及的所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的含義是一致的。由此，實踐中，當處理說明書公開不充分的審查意見通知書時，代理人不僅需要確定審查意見通知書中指出的某一不可缺少的技術(shù)內(nèi)容的未描述是否真的是未描述，而且還應(yīng)當在確定出該技術(shù)內(nèi)容確實是未描述的情況下進一步確定該未描述的技術(shù)內(nèi)容是否屬于本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段。

　　此外，對于說明書的公開充分與否，在說明書具有附圖的情況下，并非指說明書的文字部分本身應(yīng)當滿足說明書充分公開的要求，而是指說明書的文字部分與說明書附圖部分的結(jié)合應(yīng)當滿足說明書充分公開的要求。換言之，說明書附圖中所示出的技術(shù)內(nèi)容同樣能夠用來支持說明書的充分公開。

　　另外，對于申請文件的撰寫，也可以采用引證的方式。實踐中，如果引證文件滿足以下要求，則一般認為本申請說明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容，從而所引證文件中的內(nèi)容也能夠用來支持說明書的充分公開。在這方面，引證文件應(yīng)當滿足的要求為：

　　(1) 引證文件應(yīng)當是公開出版物，除紙件形式外，還包括電子出版物等形式。

　　(2) 所引證的非專利文件和外國專利文件的公開日應(yīng)當在本申請的申請日之前；所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日。

　　(3) 引證外國專利或非專利文件的，應(yīng)當以所引證文件公布或發(fā)表時的原文所使用的文字寫明引證文件的出處以及相關(guān)信息，必要時給出中文譯文，并將譯文放置在括號內(nèi)。

　　然而，中國專利審查指南（2010）還規(guī)定：應(yīng)當注意的是，為了方便專利審查，也為了幫助公眾更直接地理解發(fā)明或者實用新型，對于那些就滿足專利法第二十六條第三款的要求而言必不可少的內(nèi)容，不能采用引證其他文件的方式撰寫，而應(yīng)當將其具體內(nèi)容寫入說明書。該規(guī)定似乎與前面提及的做法“如果引證文件滿足一定要求，則認為本申請說明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容”不相兼容。因此，即使在實踐中一般情況下所引證文件中的內(nèi)容也能夠用來支持說明書的充分公開，但是作為代理人還是盡量避免在說明書具體實施方式部分中采用引證的方式，尤其是針對那些對實現(xiàn)發(fā)明或者實用新型非常關(guān)鍵的技術(shù)內(nèi)容。

　　另外，實踐中，還存在這樣的情況，即：一件申請的說明書中描述有多項發(fā)明或者實用新型。在這種情況下，是要求說明書充分公開到各項發(fā)明或者實用新型均能夠?qū)崿F(xiàn)的程度還是只要有至少一項發(fā)明或者實用新型能夠?qū)崿F(xiàn)即可。這似乎在當前中國專利法及其實施細則和專利審查指南中都沒有做出明確規(guī)定。目前，較為實際的做法應(yīng)當是要求保護的發(fā)明或者實用新型（即限定在權(quán)利要求書中的發(fā)明或者實用新型）能夠?qū)崿F(xiàn)即可認為說明書符合專利法第二十六條第三款關(guān)于說明書充分公開的規(guī)定。

　　總之，作為代理人，應(yīng)當特別注意的是，說明書公開不充分問題（尤其是由于沒有完整地描述技術(shù)方案而引起的說明書公開不充分問題）是專利申請撰寫的硬傷。一旦提交了專利申請并獲得了申請日，則無論是申請人自己發(fā)現(xiàn)還是經(jīng)審查員審查后發(fā)現(xiàn)說明書存在公開不充分的缺陷，一般均無法予以克服，從而導(dǎo)致已經(jīng)提交的專利申請陷入絕境。這是因為中國專利法第三十三條關(guān)于“對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的規(guī)定杜絕了對這樣的專利申請進行修改以克服上述缺陷的可能性。